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作者：孙思 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部 范丽 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部
发明的技术效果对于发明是否具备创造性具备重要的意义。本文通过案例分析探讨了在发明技术效果的撰写和意见答复时需要注意的一些问题，并给出了相关的建议。
一、引言
关于发明专利申请创造性的审查，《专利审查指南》明确规定：审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有显著的进步，所谓显著的进步是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。另外，《专利审查指南》还规定：当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。从规定可以看出：技术效果是判断发明是否具备创造性的关键因素。
本文通过分析专利审查中的四个案例，就申请人如何撰写发明的技术效果以及有效的通过论证发明的技术效果以答复创造性审查意见做一些简单的探讨，希望能给相关的专利工作者提供一些实际可行的工作思路。
二、实际案例分析
1、通过撰写发明的技术效果以突出发明的创造性
案例1：权利要求1请求保护一种用于合成生物柴油的催化剂制备方法。根据检索得到本申请背景技术提供的文献1可认为是最接近的现有技术，权利要求1与文献1的区别在于特征A，而背景技术提供的文献2已经给出了采用特征A的技术启示。为了提高催化剂的稳定性，本领域技术人员很容易想到将文献2的特征A替换文献1的制备方法以获得催化性能更优的催化剂。
假如申请人在撰写申请文件时，根据自身所检索和掌握的现有技术知识，能有针对性的进行对比实验，对比本申请催化剂与最接近的现有技术文献1的催化剂在催化活性上的差异，找到本申请催化剂较现有技术的催化剂在某些性能上的提高，而这些性能上的改进是本领域技术人员依据现有技术所无法预料的，那么当申请人将这些技术效果和对比试验数据撰写在本申请说明书中，本申请催化剂就由于产生了某些预料不到的技术效果从而使得本申请具备突出的实质性特点和显著的进步，进而具备创造性。
因此，在撰写与现有技术区别较少或改进较小的申请时，首先要充分检索和了解现有技术，尽可能的找到最接近的现有技术，然后要突出对发明技术效果的撰写，重点找出本发明较现有技术，尤其是最接近现有技术所获得的更优或无法预料的技术效果，以更好的印证本发明的创造性，在具体撰写时可以通过对比实验的实施对比例来证明本发明所取得的有益的和预料不到的技术效果。
2、预料不到的技术效果应是明确并具有依据，同时基于区别特征得到的
案例2：权利要求1请求保护一种催化剂。申请人将与对比文件存在区别的载体（该载体是本领域所公知的）补入权利要求1中，并在意见陈述中指出该载体与催化剂各组分中的氧化物之间都具有很强协同效应，具有预料不到的技术效果。而在本申请的说明书中仅记载了催化剂活性好，并没有记载该技术效果是由限定的载体而产生的，也没有记载对比实施例来证明催化剂活性高于现有技术的催化剂。
在争辩发明具有预料不到技术效果时，需要注意的是预料不到的技术效果的描述应当是明确并具有依据的，这里所指的“明确”应当是明确记载区别于现有技术的具体技术效果，并不是含糊的表述“预料不到的性能或效果”，而所谓“有依据”则是指需要记载或提供相应的对比试验证据或者利用现有技术证据（如本领域的普通技术知识）来证明技术效果的预料不到；同时预料不到的技术效果应当是基于发明的区别技术特征和该区别特征结合权利要求的其它已知特征而得到的，具体而言是预料不到技术效果是由区别特征对于现有技术改进后而随之产生的，这是由于如果该技术效果不是区别特征和该区别特征结合权利要求的其它已知特征而得到的，那么该技术效果就可以认为是由现有技术就能达到的，也就是没有产生所属领域技术人员事先无法预测或者推理出来的在技术效果上“质”或者“量”的变化，不能被认定为预料不到的技术效果。具体到本案例，说明书中只是笼统的记载催化剂活性好，并没有记载或提供对比试验或其它证据证明载体与催化剂活性组分产生协同作用，并且取得了较现有技术更优的技术效果。同时本申请既没有记载也没有提供对比试验或其它证据来证明催化剂所取得的技术效果是由于载体的区别特征改进现有技术所获得的，即使本申请的催化剂具有较好的技术效果，那也由于无法证明现有技术获得不到该技术效果而不能将该技术效果认定为预料不到的。
因此，在撰写申请文件时，建议的做法是申请文件中都应当明确记载发明所要解决的技术问题和与之相对应所获得的技术效果，并给出适当的实验数据验证上述技术效果。即使申请人在撰写申请文件时检索的现有技术不同于审查员检索的最接近的现有技术，如果申请人在申请文件中记载了技术效果并提供了相应的效果实验证据，那么申请人在收到审查意见通知书后可以根据审查员提供的最接近的现有技术提供相应的对比实验数据。同时申请人在提供对比试验数据以证明发明技术效果时应注意该技术效果应在申请文件中有明确记载，并且该技术效果是基于发明的区别技术特征和该区别特征结合权利要求的其它已知特征而得到的。
3、预料不到的技术效果应当是在发明要求保护的整个范围内都可以达到的。
案例3：权利要求1请求保护一种分离膜，申请人在意见陈述中列出了对比实验数据，在实验中，对三种分离膜作了实验1、2、3，实验1和实验2的分离膜相当于对比文件1中的分离膜，实验3相当于本发明的分离膜。实验3分离膜的分离效果远远超过实验1和2的分离膜，以证明本发明的分离膜具有预料不到的技术效果。
通过分析本申请和对比文件，审查员发现本申请权利要求1并没有限定实验3分离膜区别于实验1和2的分离膜的特定特征，即实验1和实验2对应的分离膜都在本申请权利要求1的保护范围内，这表明仅有一部分发明要求保护的范围能够达到实验3分离膜的效果，而另一部分范围（对应实验1和2的分离膜）并不能达到该效果，甚至可能相差较大，所以实验3分离膜所产生的预料不到的技术并不是权利要求整个保护范围内都能达到的，如果该效果是创造性的唯一争辩理由，就不能认为发明产生了预料不到的技术效果。
因此，在提供对比试验数据以证明预料不到技术效果时，需要注意的是预料不到的技术效果应当是发明所要保护的整个范围内都可以达到的，在提供对比试验证据时应当与权利要求请求保护的范围相对应。由于用于证明预料不到技术效果的实施例或对比试验数据通常是一个较小的范围，而权利要求保护的范围通常较大，因此权利要求请求保护的技术方案往往是在申请人陈述的产生预料不到技术方案的基础上进行概括得到的，申请人在进行概括时需要充分考虑技术领域的可预见性水平和概括的特征与对预料不到技术效果起作用的特征之间的关系这两个因素。具体而言，对于技术效果可预见性水平相对较高的技术领域，例如机械、电学等领域，通常认为可以根据取得预料不到技术效果的技术方案概括至一个较大的保护范围；对于技术效果可预见水平相对较低的技术领域，例如化学、生物等领域，鉴于这些领域大多属于实验科学，技术效果通常需要实验数据加以验证，通常认为不能根据取得预料不到技术效果的技术方案进行概括，或者仅能进行非常有限的概括。而对于概括的特征与对预料不到技术效果起作用的特征之间的关系，如果概括的技术特征与对预料不到技术效果起作用的技术特征之间相互独立，无相互作用和彼此联系，通常认为可以根据取得预料不到技术效果的技术方案概括至一个较大的保护范围；反之，如果概括的技术特征为对预料不到技术效果起作用的技术特征或者它们之间密不可分，存在相互作用和彼此支持，通常认为不能根据取得预料不到技术效果的技术方案进行概括，或者仅能进行非常有限的概括。
4、通过对比试验证明发明技术效果时应基于相同的比较基准
案例4：权利要求1请求保护一种用于空气净化的催化剂。申请人在意见陈述中提供了本申请和对比文件两者催化剂的对比实验数据，指出本申请的催化剂具有预料不到的技术效果。
审查员通过比较申请人所述的对比试验证据，发现该对比试验的效果数据存在针对反应气体不同，反应原料气组成不同，反应空速也不同，因此该对比试验的比较基准不同，并不具有可比性，不能得到两者催化剂活性不同的结论。
因此，在提供对比试验数据以证明发明技术效果时，应当注意在实验中采用相同的比较基准，具体而言，比较基准应为相同的比较目标，相同的实验条件，相同的效果评价体系。只有通过采用相同的比较基准得到的对比实验数据才能真正的反映对比双方在技术效果上的差异，否则所得到的对比数据并不能证明发明的技术效果。
三、结论
在撰写申请文件时详细有针对性的记载发明的有益技术效果，可以有力地证明发明技术方案的显著的进步；而当在审查过程中受到创造性质疑时，通过对发明技术效果的有效答复，可以加快推进审查过程，提高专利授权的可能性。
结合以上的案例分析，就发明技术效果的撰写和有效意见答复给出下面几点建议：
（1）在撰写申请文件时，尽可能的找到最接近的现有技术，突出本申请较最接近现有技术所获得的更好或无法预料的技术效果的撰写。
（2）预料不到的技术效果的描述应是明确记载并具有依据的，同时基于发明的区别技术特征和该区别特征结合权利要求的其它已知特征而得到的；在撰写申请文件时，申请文件中都应当明确记载发明所要解决的技术问题和与之相对应所获得的技术效果，并给出适当的实验数据验证上述技术效果。
（3）在提供对比试验数据以证明预料不到技术效果时，应证明预料不到的技术效果是发明所要保护的整个范围内都可以达到的；同时由预料不到技术效果概括得到的保护范围应当适度、合理。
（4）在提供对比试验数据以证明发明技术效果时，应当在对比实验中采用相同的比较基准。