合肥知识产权律师网
作者：石必胜
来源：石话石说知识产权
本文是在作者发表在2013年8月9日《中国知识产权报》的文章“商标共存协议只能作为适用商标法第二十八条的考量因素”基础上改编而成。感谢北京市高级人民法院的刘辉法官、陶钧法官在审理相关案件中给予的启发和帮助。
一、裁判要旨
商标共存协议不能突破《商标法》第二十八条的规定，只能作为申请商标是否属于《商标法》第二十八条规定情形的考量因素。如果商品相同或类似而且商标相同或近似程度较高，非常容易导致消费者产生混淆误认，即使有商标共存协议，也不应当准许申请商标注册。
二、简要案情
本案为项目管理协会有限公司（简称项目管理公司）诉国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）商标申请驳回复审行政案，一审案号为（2012）一中知行初字第2490号，二审案号为（2013）高行终字第268号。
2009年7月3日，项目管理公司向商标局申请在35类的部分服务上注册第7518037号图形商标(简称申请商标，见附图)。2010年7月26日，商标局以申请商标与第5634268号Lpmi商标（简称引证商标一，见附图）和第890627号PMI商标（简称引证商标二，见附图）构成类似服务上的近似商标，违反了2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第二十八条的规定（在2013年修正的《商标法》中，相应规定为第三十条）为由，驳回了申请商标的注册申请。项目管理公司不服，向商标评审委员会申请复审。2012年2月20日，商标评审委员会作出商评字〔2012〕第06604号关于第7518037号“PMI及图”商标驳回复审决定（简称第06604号决定），驳回申请商标的注册申请。项目管理公司不服，提起了行政诉讼。
在北京市第一中级人民法院的一审诉讼程序中，项目管理公司补充提交了下列证据：一、经公证认证的引证商标一所有人五金管件产业协会同意项目管理公司在第35类服务上使用和注册申请商标的同意函；二、经公证认证的引证商标二所有人麦盖提经济学有限公司与项目管理公司在第16、35、42类商品和服务上就申请商标的注册订立的《商标共存协议》。上述证据表明引证商标一、二的所有人均同意项目管理公司注册申请商标。
北京市第一中级人民法院认为，申请商标与引证商标一、二构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，不符合《商标法》第二十八条的规定。虽然项目管理公司与引证商标一、二的所有人达成商标共存协议，但申请商标与两个引证商标的近似度较高，共存于类似服务上仍会造成相关公众的混淆，因此共存协议不足以作为申请商标核准注册的依据。项目管理公司提交的证据整体上不足以证明申请商标经过使用足以与引证商标相区分。第06604号决定结论正确，应当予以维持。北京市第一中级人民法院一审判决：维持第06604号决定。
项目管理公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决和第06604号决定，其上诉理由包括：引证商标一的所有人出具同意函，同意申请商标在全部指定服务项目上注册，项目管理公司与引证商标二所有人也达成了全球共存协议，并在诉讼阶段补充提交了该协议的公证认证文件，申请商标与两引证商标共存，不会造成相关公众的混淆、误认，一审法院应当考虑共存协议。商标评审委员会服从一审判决。
北京市高级人民法院判决认为，由于申请商标与引证商标一、二不完全相同，而且引证商标一、二的注册人在共存协议中明确同意申请商标的注册，能够佐证申请商标与两引证商标共存于类似商品上不容易引起相关公众的混淆、误认的主张，因此，本院基于事实的变化而认为申请商标的注册并不违反《商标法》第二十八条的规定。商标评审委员会应当在重新认定事实的基础上重新作出审查决定。北京市高级人民法院二审判决：一、撤销一审判决；二、撤销第06604号决定；三、判令商标评审委员会重新作出复审决定。
三、问题讨论
《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。对于申请商标因违反上述规定被商标局驳回后，申请人在驳回复审程序中与引证商标（在先已经注册或者初步审定的商标）所有人签订申请商标与引证商标的共存协议，申请人据此请求核准申请商标注册的情况，该如何处理，曾经是我国商标授权确权司法实践中的一个难题。
对于商标共存协议的效力，司法实践中主要有三种观点：第一种观点认为，商标权为民事权益，申请商标与引证商标之间是否存在冲突主要是私权性质的民事纠纷，应当允许当事人自由处分相关权益。如果当事人达成了商标共存协议，应当认定其效力，准予申请商标注册。第二种观点认为，商标权虽然是私权，但商标的基本功能是区分商品或服务的来源，如果许可商标共存协议的效力，会导致易使消费者产生混淆的商标在市场上共存，从而损害消费者的利益。因此，不应当认可商标共存协议的效力。第三种观点认为，商标共存协议可以作为认定申请商标与引证商标是否近似、是否会导致相关消费者混淆的考量因素。
虽然上述观点均有各自的道理，但在我国《商标法》背景下讨论这个问题必须强调，在立法机关没有修改《商标法》第二十八条之前，申请商标必须遵守该条规定。是否应当可以采信商标共存协议，必须在不违背《商标法》第二十八条的立法目的和基本原则的前提下进行讨论。结合商标法的基本原理可以知道，《商标法》第二十八条的立法目的不仅仅在于保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突，还在于通过禁止相同或类似商品或服务上出现相同或近似商标注册，从而避免相关消费者产生混淆。只要申请商标与引证商标共存可能导致相关消费者混淆，那就应当认定构成同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似，属于《商标法》第二十八条规定的情形，不得准许注册。
只有在《商标法》第二十八条的制定法背景下才能正确地对上述三种观点进行评判。在私权的冲突中，应当允许当事人以意思自治的方式处分各自的民事权益。因此，在商标授权确权案件中，如果申请人与引证商标所有人达成了共存协议，引证商标所有人已经同意申请商标的注册，表明申请人与引证商标所有人之间的私权冲突已经消除。但是，保护消费者利益亦是《商标法》第二十八条的立法目的之一，也是我国《商标法》的立法宗旨之一，故在决定是否允许商标共存时还应考虑双方的商标在整体上是否能够为相关消费者所区分，商标共存是否容易造成消费者产生混淆误认。因此，在司法实践中，要区分以下两种情况：第一，如果申请商标与引证商标属于相同商品或服务上的相同商标，申请商标与引证商标共存必然会导致相关消费者产生混淆误认，申请商标肯定属于《商标法》第二十八条规定不应核准注册的情形，那么，商标共存协议并不存在参考使用的空间。第二，如果申请商标与引证商标不属于相同商品或服务上的相同商标，那么在判断两者是否构成类似商品或服务上的近似商标，是否属于《商标法》第二十八条规定的情形，是否会导致相关消费者产生混淆误认时，商标共存协议则具有参考使用的空间。因此，前述三种观点中的第三种观点是符合我国制定法现实背景的。
本案中，申请商标指定使用的服务与引证商标一、二核定使用的服务，在目的、内容、方式、对象等方面具有共同性，构成类似服务。但是，申请商标与引证商标一、二的商标标志并不完全相同，有一定的差异，在判断上述商标共存在类似服务上是否会造成相关公众产生混淆误认时，应当考虑商标共存协议。由于申请商标与引证商标一、二并不完全相同，且近似程度并不高，而且引证商标一、二的注册人在共存协议中明确同意申请商标注册，能够佐证申请商标与两引证商标共存于类似商品上不容易引起相关公众产生混淆误认。因此，二审法院在认可共存协议效力的情况下认为申请商标的注册并不属于《商标法》第二十八条规定的情形，商标评审委员会应当在重新认定事实的基础上重新作出审查决定。