在我国专利授权确权司法实践中,关于专利申请文件的修改是否符合《专利法》第三十三条是争议较大的问题之一。笔者以为,技术贡献视角的分析也许能够提供合理的案件,本文尝试从技术贡献的视角来简要分析专利申请文件的修改规则。
一、专利申请文件修改的技术贡献匹配原则
《专利法》第三十三条主要从两个方面来保护专利申请人修改的权利:第一个方面,在程序上,应当给予修改的机会。为什么要给予修改的机会呢,除了弥补撰写的文字瑕疵之外,还有很重要的一点,就是允许专利申请人将已经公开在原说明书和权利要求书中的技术贡献通过适当的方式全部纳入专利权保护范围。为了充分保护专利申请人通过修改将技术贡献纳入保护范围的权利,各国都在法律法规上规定了保障专利申请人修改专利申请文件的程序。《欧洲专利公约》第123条第(1)项规定:“在欧洲专利局的程序中,欧洲专利申请或欧洲专利可以根据实施细则进行修改。在任何程序中,申请人都应当有至少一次按照自己意愿修改的机会。”《欧洲专利公约》保护专利申请人和专利权人修改权利的意图在上述规定中表现得非常明显。在我国,《专利审查指南》规定,在实用新型的形式审查和发明的实质审查过程中,专利申请人都有主动修改权利要求书的机会。
第二个方面,在实体上,只要是原说明书和权利要求书充分公开的技术贡献,在符合专利申请文件修改程序要求的情况下,应当允许专利申请人通过修改专利申请文件将其纳入保护范围。前述的基本规则可以简称为专利申请文件修改的技术贡献匹配原则。对权利要求书的修改是否超范围的判断应当遵守技术贡献匹配原则,主要理由为:如果对权利要求书的修改能够得到原申请文件的支持,表明权利要求书的修改并没有使专利申请人获得与其在原说明书和权利要求书中公开的技术贡献不匹配的保护范围,也不会损害他人合法权益;如果修改以后的权利要求书不能得到原申请文件的支持,表明修改后的权利要求书使专利申请人获得了与其在原说明书和权利要求书中公开的技术贡献不匹配的保护范围,专利申请人获得了不正当的利益,也可能会损害他人合法权益。
前面的分析表明,权利要求书的修改不能适用直接地、毫无疑义地确定标准来判断是否超范围,而应当适用技术贡献匹配原则来评价。“墨盒”案中的“半导体存储装置”能不能修改为“存储装置”,取决于修改后的权利要求是否得到原说明书和权利要求书的支持。
二、专利申请文件修改的影响因素
在专利授权之前,影响专利申请文件修改是否超范围的主要因素有:第一,修改对象。权利要求书和说明书的作用不同,法律地位不同,修改规则也不完全相同。在专利授权之前,说明书的修改应当严格遵守先申请原则,不允许增加原说明书和权利要求书没有公开的技术信息,架空先申请原则。说明书的修改,如果产生了本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的技术内容,这样的修改应当被认定为超范围。权利要求书的修改,只要能够得到原说明书和权利要求书的支持,表明其意图获得的保护范围与其在原说明书和权利要求书中的技术贡献是匹配的,既不会获得不正当的利益,也不会损害他人合法权益,因此应当予以允许。在目前的专利审查实践中,国家知识产权局按照直接地、毫无疑义地确定标准来评价专利申请文件的修改是否超范围,并没有区分说明书和权利要求书。国家知识产权局对于法律性质并不完全相同的对象,适用相同的修改规则,是明显不合理的。
第二,修改时机。主动修改和被动修改的规则也不完全相同,如果是主动修改,只要符合先申请原则,没有增加与原说明书和权利要求公开的技术内容之外的技术信息,而且符合技术贡献匹配原则,能够得到原说明书和权利要求书公开的技术内容的支持,就不会获得不正当的利益,又不会损害社会公众的利益,应当予以准许。如果是被动修改,除上述限制外,应当遵守国家知识产权局的相关要求。如果不遵守国家知识产权局规定的限制条件,可能导致专利审查程序的不适当拖延,浪费审查成本。
三、专利申请文件修改的依据
为了确保专利申请人获得的专利权保护范围与其技术贡献相匹配,必须确保专利申请人能够将其在原说明书和权利要求书中公开的所有技术信息作为修改基础。专利申请文件修改的参照对象不仅仅限于原说明书,还包括原权利要求书。1984年《专利法》规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书记载的范围。这一规定意味着,修改权利要求书确定专利权保护范围时,只能依据说明书的技术信息来确定专利权保护范围,这是明显不合理的,因为原权利要求书公开的技术贡献不能被纳入专利权保护范围。为了克服1984年《专利法》这一规定的缺陷,1992年《专利法》规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。相对于1984年《专利法》,修改的原始范围不仅仅限于原说明书,还增加了权利要求书。这样一来,就使得专利申请人可以在其原申请文件公开的所有技术贡献基础之上确定其专利权保护范围。1992年《专利法》的该处修改,体现了技术贡献匹配原则。国家知识产权局在《专利审查指南》中更加细化了该原则,规定原权利要求书中记载而原说明书中没有描述的技术特征可以补入说明书。 在美国,联邦巡回上诉法院的判例特别强调,原权利要求书公开的技术信息应当作为申请文件公开的技术信息的一部分。如果原权利要求书公开的技术信息没有记载在说明书中,专利申请人也可以修改说明书以补入该技术信息。 上述判例规则还被美国专利商标局收入了美国《专利审查指南》之中。
四、权利要求书修改的二次概括
在北京市高级人民法院审理的(2014)高行终字第66号“计算机监控防误装置专用电磁锁”的实用新型专利权无效行政纠纷案中,专利申请人在专利审查阶段将原权利要求1中的“一对常闭常开双接点的微开关” 修改为“微开关”。本案在二审诉讼中的争议焦点之一为对“微开关”的二次概括是否符合《专利法》第三十三条的规定。本专利权利要求书对“微开关”的修改,相对于原权利要求书而言扩大了保护范围,将所有微开关均纳入修改后的权利要求保护范围。对本领域技术人员而言,使用其他微开关或者多对微开关,是否能够实现本专利权利要求1所要解决的技术问题,是判断权利要求书修改时的二次概括是否得到原说明书和权利要求书的支持的关键。如果能够得到支持,表明概括为“微开关”并没有使专利申请人获得与其在原说明书和权利要求书中公开的技术贡献不匹配的保护范围,也不会损害他人合法权益;如果不能得到支持,表明对“微开关”的概括使专利申请人获得了与其已经公开的技术贡献不匹配的保护范围,专利申请人获得了不正当的利益,也可能会损害他人合法权益。
在本案中,原说明书只是公开了使用一双常闭常开微开关能够实现技术方案所要解决的技术问题,没有公开本领域技术人员使用其他微开关或多对微开关是否能够实现技术方案、解决相应技术问题,因此北京市高级人民法院二审判决认为,根据本案现有证据应当认定修改后涵盖各种类型和数量的微开关得不到原说明书和权利要求书的支持,修改以后的权利要求与专利权人在原说明书和权利要求公开的技术贡献不匹配,因此应当认定该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条的规定。反过来说,如果在本案中对微开关的二次概括能够得到原说明书和权利要求书的支持,则这样的修改是应当允许的。
五、小结
从技术贡献的视角来看,专利申请文件修改的主要规则为:第一,专利申请人有权进行修改,使权利要求书确定的保护范围与其在原说明书和权利要求书中公开的技术贡献的范围相匹配。第二,权利要求书的修改只要得到原申请文件支持就应当允许,只要修改后的权利要求书确定的保护范围没有超出原申请议论公开的技术贡献的范围,这样的修改就没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。第三,修改权利要求书时应当允许对权利要求的二次概括,只要二次概括以后的权利要求书能够得到原申请文件的支持,这样的概括符合技术贡献匹配原则。