合肥知识产权律师网
作 者 | 阮开欣 华东政法大学知识产权专业博士研究生
一、我国商标法引入“商标使用意图”规则的必要性
商标权的价值在于商标的使用，美国商标法采用“使用主义”更符合商标法的立法本意，更有利于抵制商标的抢注和耗费商标资源的现象。在《1988年商标法修改法案》之后，美国商标法还增加了“使用意图”（intent-to-use）的商标申请路径，即在商标申请时要求申请人既可以依据其真实使用商标，也可以依据其具有善意的商标使用①，从而获得注册商标申请的资格。②
我国商标法并不要求申请人在提交商标申请时候具有善意的商标使用意图，这一缺失不利于充分实现商标的使用价值，而且还会滋生消耗商标资源的弊病。因此我国商标法有必要借鉴美国的“商标使用意图”规则，从而满足商标法的立法目的。我国现行商标立法是无法完全规制商标抢注现象的，特别是在没有商标使用意图情况下申请人大量抢注商标，法院在司法实践中只能迫于适用兜底条款予以规制。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条规定：“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。如在“海棠湾”商标争议案、“ERE”商标争议案、“蜡笔小新”系列商标争议案中，法院均适用兜底条款驳回了商标申请。
可见，引入“商标使用意图”规则为解决抢注现象提供了完善的法律依据。新《商标法》第19条第4款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”该规定在于规制商标代理机构没有使用意图下大量申请商标的现象，但该规定对于何为“代理服务”没有予以明确，该限定在实务操作中过于严苛甚至还导致一些知识产权代理机构在其所实际实施的相关业务上无法申请商标。因此，采用“商标使用意图”规则才能从本质上解决问题。
然而，“商标使用意图”属于申请人的主观状态，其似乎存在难以适用的问题。但在美国商标申请实践中，“商标使用意图”的缺失是美国专利商标局支持商标异议的常见理由。美国联邦巡回上诉法院在2015年6月4日判决的M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG案③（以下简称“Berger案”）首次对“商标使用意图”的问题作出司法判例，该规则的适用分析具有启示意义。
二、Berger案基本情况
Berger公司主要从事生产和销售手表、时钟和个人护理用品，其在2007年7月5日向美国专利商标局在提起了“iWatch”的商标申请，其对应的30多个商品名称都属于三种类别：手表、时钟和与之相关的商品（如钟面、表带）。由于该申请是采取“使用意图”路径，因此Berger公司在申请文件中提交了一份申明，即其具有“善意的意图在贸易中或在指定的商品或服务中使用或通过关联公司或被许可人使用该商标”。
专利商标局在2008年5月21日对“iWatch”标识初步审定公告。而在2008年10月22日，Swatch公司对其提起商标异议，其中一个理由则是Berger公司没有善意的商标使用意图。专利商标局的复审委员会（以下简称“复审委”）对该标识的异议进行审理。“iWatch”标识是由Berger公司的总裁Bernard Mermelstein先生想到，也是在他的指示下Berger公司进行了商标申请。他坦言，Berger公司只打算在手表的商品类别上使用“iWatch”标识，并没有在其他类别上使用该标识的计划。复审委在综合考虑该案的书面证据和证人证言之后，认定Berger公司没有使用“iWatch”标识的意图，从而支持了Swatch公司的商标异议。在Berger公司上诉之后，联邦巡回上诉法院最终维持了复审委的裁定。
三、“善意的使用意图”存在一定客观的标准
“善意的使用意图”似乎是非常主观化的概念，但申请人仅仅在提起商标申请时表达其具有使用的意向是不够的，联邦巡回上诉法院在Berger案中明确“善意的使用意图”存在一定客观的标准。法院还引用了商标法的立法资料予以解释，在参议院报告④和众议院报告⑤中均指明“善意”需要客观的判断。
法院也指出，“善意的使用意图”的客观证据要求也并不高，但商标申请人至少需证明其具有实际使用商标的意图，不仅仅只是为了预留一个标识的权利。复审委会对此享有一定的自由裁量权，其可以根据个案的综合情况对“善意的使用意图”作出认定。
四、仅仅存在商标申请方面的材料不符合客观的标准
Berger公司仅提交了三份书面证据：1、法律助理做的商标检索报告；2、关于法律助理与商标审查员对商标申请进行讨论的内部邮件；3、转发带有“iWatch”标识的手表和时钟图片的一系列内部邮件。这些材料都是依据“使用意图”路径进行商标申请所必需的。另外，Berger公司的雇员称其在公司内部例会中讨论过涉案标识的使用，但Berger公司无法提供相关的会议记录。
复审委和联邦巡回上诉法院都一致认为，这些材料仅仅是为了实施商标申请而必要的常规文件，不符合“善意的使用意图”的客观标准。如果仅仅这些商标申请方面的材料可以证明申请人具有善意的商标使用意图，这几乎等同于架空了“善意的使用意图”要求。
五、相关证言的矛盾对“善意的使用意图”的影响
复审委对于相关证人证言的才信享有自由裁量权，如果相关证言无法统一或存在矛盾，复审委有理由怀疑“善意的使用意图”的真实性。在Berger案中，相关证人证言之间的矛盾对于Berger公司不具有“善意的使用意图”的认定存在重要的影响，其矛盾之处主要在于三个方面：1、手表是否具有交互性功能，销售部副经理Brenda Russo女士称其手表会具有交互性功能，但Mermelstein先生却曾想专利商标局称其不具有交互性功能；2、是否存在实际的物理样品，一些雇员声称存在实际的样品，但Mermelstein先生却称从未生产过实际样品；3、是否与顾客提及涉案标识，Russo女士称其与顾客提到过涉案标识，但Mermelstein先生称Berger公司从未对外透露过涉案标识。
六、申请人的行业实力与“善意的使用意图”之间的联系
新的商标通常会被用于新的产品，如果企业在其行业中具有较强的实力，那么通常有利于认定其具有在新产品上使用商标的善意意图，但这种联系也并不是必然的。Berger公司从事多年的手表生产和销售，在手表行业具有一定的实力。“iWatch”标识被声称会用于智能手表，但是Berger公司没有实际从事过智能手表的研发或生产。复审委和联邦巡回上诉法院一致认为，Berger公司在手表行业的实力与其是否有能力生产智能手表没有关系，因此也不能证明“iWatch”标识会被用于智能手表的善意使用意图。
注 释：
① 依据“使用意图”路径的申请人需要在核准注册前存在商标的实际使用。
② 黄武双 阮开欣《商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡》，《知识产权》2015年第4期。
③ M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG, No. 2014-1219, 2015 U.S. App. LEXIS 9276 (Fed. Cir. 2015).
④ S. REP. NO. 100-515 (“Senate Report”), at 24(1988), reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 5577, 5582. ( “Although “bona fide” is an accepted legal term, it can be read broadly or narrowly, subjectively or objectively, by a court or the Patent and Trademark Office. In connection with this bill, “bona fide” should be read to mean a fair, objective determination of the applicant’s intent based on all the circumstances.”).
⑤ H.R. REP. NO. 100-1028 (“House Report”), at 8–9 (1988). (“Bona fide intent is measured by objective factors.”).