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摘要：等同原则做为专利侵权判定的重要标准之一，不论是在我国立法方面还是在司法实践方面，均对该原则给予了认可。但考虑到我国实行专利制度时间较短，该等同原则在我国的适用尚不成熟性，笔者在结合国外尤其是美国成熟的等同原则理论基础之上，针对此进行剖析，进而提出一些建议。
关键词：等同原则 判定标准 抗辩
等同原则是专利侵权判定中的核心内容，然而，等同原则天生具有的不确定性和主观性让等同原则的适用也并不容易。等同原则在美国的发展已经有近两百多年的历史了，然而，美国法院对等同原则始终持谨慎态度，每一个等同理论的诞生都是对无数案例的总结和提炼的结果。我国实行专利制度至今只有二十几年，等同原则在我国立法上几乎还是空白。然而没有等同原则的专利侵权判断是不可想象的，因此在司法实践中，我国法院在进行侵权判断时，往往以我国民法中有关公平、诚实信用等原则为理论依托，借鉴国外尤其是美国的等同原则相关理论和实践作出裁决。在结合现有国外尤其是美国成熟的等同原则理论基础之上，笔者就当前我国在等同原则专利侵权判定立法及司法实践中所存在的问题进行剖析，进而提出合理的建议。
一、等同原则在专利侵权判定中的应用
（一）等同原则的定义及适用必要性
等同原则是世界各国在专利侵权判定司法实践中所普遍使用的一项原则，该原则是相对于全面覆盖原则 而言。等同原则与全面覆盖原则理论的分类将专利侵权被分为等同侵权和相同侵权 (又称“字面侵权”)。一般来说，专利侵权判断分为两个步骤：首先，运用全面覆盖原则，把被控侵权的产品或者方法（以下简称“被控侵权物”）与某一专利的权利要求相比，如果被控侵权物具备了权利要求书中的每一个技术特征 ，或者说权利要求书中的每一个技术特征都可以在被控侵权物中找到，即侵权物落入专利权的保护范围，构成相同侵权 。全面覆盖原则是在判定专利侵权时最简单、最基本的原则。紧接着，如果被控侵权物缺少了权利要求书中的某一或某几个技术特征，即在不构成相同侵权的情况下，法官还需要更进一步的运用等同原则进行判断。
在专利侵权的技术判断中，确立等同原则，其目的在于防止侵权人采用显然等同的要件或步骤，取代专利权利要求中的技术特征，从而避免在字面上直接与专利权利要求中记载的技术特征相同，以达到逃避侵权责任的目的 。也就是说，等同原则的适用，其实质是防止侵权人窃取发明专利的利益。
（二）专利侵权等同原则的判定标准
1．等同原则目前在中国的立法及司法实践现状
（1）立法现状
2001年6月最高人民法院颁布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称“《规定》”）第一次以司法解释的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项原则。同时最高人民法院民三庭在《如何理解最高人民法院关于专利法（2001）法释字第21号司法解释（17）》中明确了以下几个问题：
一是明确了适用等同原则是专利侵权判断中的一项原则。法院在进行侵权判定时，不但要考虑被控侵权物是不是落入专利权利要求的字面含义范围，还要考虑按照等同原则是不是构成侵权。
二是明确了等同指的是技术特征的等同，而不是专利技术的整体等同。上述规定使用了“等同特征”这一术语，说明等同原则必须落实到权利要求的各项具体技术特征上，而不能适用于发明创造的整体。
三是明确了认定等同特征的条件，即“方式—功能—效果”判定标准。从该司法解释的规定可以看出，认定等同特征的条件主要有两个：第一个是被控侵权物中的技术特征与权利要求记载的技术特征以基本上相同的手段，实现基本上相同的功能，达到基本上相同的效果。第二个是被控侵权物中的不同技术特征是本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。
(2)司法实践现状
在上述最高人民法院的司法解释颁布后不久，最高人民法院于2002年3月6日对“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”方法专利侵权纠纷案 作出了判决，该案是最高人民法院判决的第一起专利侵权纠纷案件。最高人民法院选在此时提审这一专利侵权纠纷案，其用意显然是为等同原则的适用提供一个示范。在本案的判决中，最高人民法院按照司法解释中关于等同原则的判断标准进行了判断。首先认定被控侵权物与专利技术的不同之处，是具有机械专业知识的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的。然后从手段、功能、效果三个方面分别进行分析比较，认为被控侵权物以和专利技术基本上相同的手段，实现基本上相同的功能，达到基本上相同的效果，最后最高人民法院认定专利侵权成立。
2．适用等同原则进行专利侵权判定的建议
笔者认为，到目前为止，“方式－功能－效果”判定标准仍是一种判定等同的较好标准，我们应该继续适用和完善这种标准。但是在具体适用这一标准时，应该注意以下几个问题：
（1）等同原则判定标准适用的前提――全部技术特征原则
美国联邦巡回上诉法院在1987年Pennwalt Co. v. Durand-Wayland, Inc. 案的判决中明确提出了全部技术特征原则，其是指在适用等同原则时，不能忽略权利要求中记载的任何一个限定性特征，应该将等同原则适用于权利要求中的每一个技术特征，而不是将权利要求保护的技术方案和被控侵权物的客体分别看作一个整体。与全部技术特征原则相对的是整体等同原则，该原则是在美国联邦巡回上诉法院对Hughes Aircraft Co. v. Unite States 案的判决中确立起来的，其是指在适用等同原则判断专利侵权时，把权利要求所要保护的专利作为一个整体，如果被控侵权物在整体上满足“方式－功能－效果”判定标准，则构成侵权。
同样是“方式－功能－效果”判定标准，但是对于不同的对象适用该标准产生的结果是完全不一样的。把整个专利看成一个整体适用“方式－功能－效果”标准和仅对单个技术特征适用“方式－功能－效果”标准，在等同范围上显然是不一样的，前者比后者要宽得多。前者之所以造成等同范围较宽泛的后果，原因是把整个专利看成一个整体意味着对整个专利进行抽象概括，这实际上已经忽略了权利要求的某些技术特征，扩大了专利权的保护范围，赋予了判断者更大的自由裁量权。这与专利法通过权利要求界定专利权范围的规定是相悖的。根据专利法，权利要求的作用就是界定专利权的保护范围，向公众公示其范围，让公众认识到哪些权利受到专利权的保护，而哪些不是。因此整体等同原则模糊了专利权的保护范围，弱化了权利要求的公示作用，对公众来说是不公平的。
因此在适用等同原则时，应该是把被控侵权物中某一技术特征与专利权利要求中记载的相应的某一技术特征相比较，通过运用“方式－功能－效果”标准来判断等同是否成立，而不是将被控侵权物的整体技术方案和专利权的整体技术方案进行比较。
（2）等同判定的主体标准――本领域普通技术人员
对于同样一个问题，站在不同的角度，结果可能完全不一样。在适用等同原则的时候，应该以谁的角度为标准去判断，很大程度上决定着侵权成立与否。
美国最高法院在Graver Tank案的判决中确立了等同原则的主体标准：“确定等同原则的一个重要因素是所属领域的普通技术人员是不是认识到了这两种技术特征可以互相替换”。
在《规定》第十七条规定，我国判定等同原则的主体标准也是“本领域普通技术人员”。然而，“本领域普通技术人员”是一个非常抽象的概念，欲给其一个精确的定义是很难的，这也是等同原则适用过程中的一个不确定因素。笔者认为，要减少这种不确定因素，应该从法官的综合素质着手，要求从事专利侵权纠纷案件审理的法官具有相应的理工科背景，达到“本领域普通技术人员”的水平，这样对于统一等同原则适用标准是很有好处的。当然，要达到这样的要求绝非易事，需要对现行的法官任职资格制度以及法院设置格局进行相应的调整，故在此不作深入讨论。
（3）等同判定的时间标准――侵权日
美国最高法院在Warner-Jenkinson案中，把判定等同的时间标准确定为侵权日，而且从那以后，美国一直都沿用这一标准。笔者认为判定等同的时间应以侵权日为准，理由有如下几点：
首先，不论发明人自己是否真正预见到将来技术进步所产生的新的替换方案，只要本领域普通技术人员通过阅读该技术说明书，无需创造性劳动就能联想到的替换方案，就应当给予保护。
其次，现代社会科学技术飞速发展，在长达二十年的专利保护期限内，随着科学技术的发展必然会出现一些在专利申请或专利公开时还未认识到的替换手段，如果允许他人利用新技术代替专利权利要求中的某项技术特征，就可以无偿使用该专利发明，这对专利权人来说显然是不公平的，也会让很多专利权实际上失去了专利法律制度的保护。
再次，WIPO的《专利法协调公约》草案第20（2）条规定的判定等同的时间标准是专利侵权日，我国将来是要加入该专利法协调公约的，因此应以侵权日作为等同的时间标准，与该公约协调一致。
二、等同原则适用的抗辩
等同原则的适用无疑是有利于专利权人的利益保护，但该等同原则的适用也应受到一定的限制，否则有矫枉过正之嫌。在认可等同原则的前提下，如何去平衡专利权人权益与公众利益，禁止反悔原则、现有技术抗辩原则及捐献原则的适用似指出了这个平衡点的位置。
（一）禁止反悔原则
所谓禁止反悔原则，是指在专利审批过程中专利权人为确保其专利的新颖性和创造性，通过书面声明或者文件修改，对权利要求的保护范围作了限制或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，那么在专利侵权程序中法院适用等同原则确定保护范围时，禁止将己被限制排除或者己经放弃的内容重新纳入专利保护范围。这一原则是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现，并且已为多数国家专利审判实践所采用。
1.禁止反悔原则目前在中国的立法及司法实践现状
（1）立法现状
虽然我国《专利法》及《规定》中均未对禁止反悔原则作出规定，但是司法实践中我国法院是一贯承认这一原则的，从这个意义上讲，禁止反悔原则在我国是由法官创造出来的一项原则。当然，法院适用这一原则有其理论依托：知识产权法属于民法法律部门的一个分支，而“诚实信用”则是民法的一项基本原则，堪称民法的“帝王原则”，该原则同样适用于《专利法》，因此法院在审理专利侵权案件时适用禁止反悔原则的法律依据就是民法中的诚实信用原则。
（2）司法实践现状
在我国，主要在两种情形下适用禁止反悔原则：一是在专利申请或无效审查过程中对权利要求作出的修改；二是在专利申请或无效审查过程中向专利局作出的意见陈述。但是由于我国还没有关于禁止反悔原则的立法，因此，这些修改或意见陈述到底应该符合什么条件才导致禁止反悔原则的适用目前尚无统一的标准。同时由于我国不是判例法国家，法院的判例对其后案件并没有约束力。从法院有关判决的情况看，禁止反悔产生的条件主要是专利权人为了获得专利授权或者维持专利有效而进行的限制性修改或陈述。例如“一种毛绒动物玩具的生产方法”专利侵权纠纷案 、“一种抽油烟机”专利侵权纠纷案 等，都是在上述条件下适用禁止反悔原则的。
2．禁止反悔原则适用的建议
笔者认为，在借鉴美国司法实践经验的基础上，结合我国的实际情况，可以从以下几个方面把握禁止反悔原则在我国的适用：
（1）禁止反悔原则的适用，应该是在专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，出于为了满足《专利法》及其实施细则关于授予专利权的实质性条件要求的原因，而对权利要求中的技术特征进行了限制性修改或者作了限制性陈述的情形。应该注意到，在适用禁止反悔原则判断专利侵权时，首先应该弄清楚专利权人修改权利要求的原因是否与获得专利有关。如果为克服原权利要求相对于现有技术缺乏新颖性或非显而易见性的缺陷所放弃的范围，不得在侵权判断时通过解释而扩大到这些范围，但是如果放弃的范围不涉及现有技术所披露的内容或者放弃该范围是基于除权利要求缺乏新颖性或非显而易见性以外的其他理由如权利要求不清楚，则不能以此原则来阻止将权利要求解释到合理的等同范围。其次，只有“限定性”修改或陈述才适用禁止反悔原则，如果修改并没有缩小权利要求的范围，则不适用禁止反悔原则。
（2）当法院无法确定专利申请人或者专利权人对权利要求作出修改的原因时，可推定修改是为了满足《专利法》授予专利权的实质性条件而进行修改，适用禁止反悔原则。
（二）现有技术抗辩原则
所谓现有技术，是指在专利侵权诉讼所涉及该项专利权的申请日之前（有优先权的，在优先权日之前）已经为公众所能得知的技术。现有技术抗辩，就是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人提出自己实施的技术是与现有技术相同或等同的技术，这时，即使被控侵权物落入专利权的保护范围内，也不构成专利侵权的一种抗辩原则。
1．现有技术抗辩原则目前在中国的立法及司法实践现状
（1）立法现状
我国《专利法》没有关于现有技术抗辩原则的规定，在《规定》第九条中规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知时可以不中止诉讼。这意味着在专利侵权诉讼中，法院可以不管专利权人的实用新型、外观设计专利是否具备授予专利权的条件，被告只要能够举证证明其使用的技术是现有技术，人民法院就可以根据现有技术抗辩原则直接判决被告侵权不成立，而不必考虑专利权的有效性问题。
（2）司法实践现状
我国实行专利有效性审查权和专利侵权判断权分司的制度框架，在我国司法实践中，对现有技术抗辩的认识存在过不同的意见和做法。大部分法院一直承认现有技术抗辩原则，但是，“在个别案件的判决书中，少数法院不予审查认定，认为这些已有技术证据只能作为专利无效的证据，与专利侵权诉讼无关，故对被告的该抗辩事实和理由以‘与本案无关’为由不予审查认定 。”例如，在“封闭式家用太阳能热水器”专利侵权纠纷案 中，被告提出自己适用的技术是原告专利申请日以前的现有公知技术，但是法院认为，被告实施的是否现有公知技术不属于本案审理的范围，最后认定侵权成立。
2．现有技术抗辩原则适用的建议
现有技术抗辩已经普遍为各国专利制度所采用。尤其对于实行专利有效性审查权和专利侵权判断权分司的立法模式的我国，现有技术抗辩更是一种对原、被告均有好处的司法制度。对于被告而言，利用现有技术抗辩可以有效保护其合法权益，避免明明是采用现有技术却落入他人专利权相同或等同的保护范围内，无端对他人作出赔偿；对于原告而言，当被告提出现有技术抗辩时，法院不必中止诉讼以等待专利复审委员会的审查决定，缩短了诉讼期限，避免了恶意被告采用“拖延战术”，维护了自己的利益。
可见，我们应该借鉴国外的司法实践经验，结合我国的实际情况，尽快完善相应立法，统一适用现有技术抗辩规则的标准。笔者认为，在统一现有技术抗辩规则标准时，应该着重把握如下几个方面的内容：
（1）明确界定现有技术的范围
笔者认为现有技术抗辩中现有技术的范围不仅包括在专利申请日或优先权日以前已经进入公有领域，为公众所公知公用的技术，还包括他人享有专利权的现有技术。因为根据专利法的规定，专利权的授予需要具备比专利申请日或者优先权日以前的现有技术更“新”的新颖性，若不具备新颖性，专利权就不应被授予，而这也是被控侵权人对抗专利权人的根本理由。因此即便被控侵权人用于抗辩的技术属于案外人享有专有权的现有专利技术，仍然不妨碍其抗辩的有效性，至于被控侵权人是否侵犯他人的专利并不在本案讨论的范围之内。
（2）明确比较是“被控侵权物和现有技术”之间的比较
在适用现有技术抗辩原则时，在比较对象的问题上，笔者认为目前我国学术界或多或少陷入了一个误区，即把现有技术与涉案专利技术和被控侵权技术逐一进行比较或在三者之间进行混合比较，以确定现有技术在专利技术和被控侵权技术两者之间到底与谁更相似，最后确定是否构成侵权。这种三种技术同时比较的方法实质是把专利有效性审查与专利侵权审查合而为一的方法。不可否认，这种方法正是美国法院在适用现有技术抗辩时所采用的方法。然而我国学术界在引进这一方法时没有注意到这种方法其实并不符合我国实际国情。正如前文所述，美国法院在诉讼中有权审查专利权的有效性。美国法院在作侵权审查之前通常都先进行专利权有效性的审查，只有在专利有效的前提下才进一步审查专利侵权问题。因此上述三者比较的方法无疑是适合美国法院实际的一种方法。但是，和美国不同，我国法院没有专利有效性审查权利，而现有技术抗辩规则在我国适用的根本目的恰好就是绕开这个问题，赋予法院直接依据现有技术抗辩规则，比较被控侵权技术和现有技术的区别，在单独的一个诉讼中尽快解决单独的一项纠纷。
因此，正确的方法应该是将被控侵权技术与现有技术进行比较，如果被控侵权技术相比现有技术没有新颖性，则可以判断抗辩成立，而不必考虑专利权的有效性问题。
（3）明确现有技术抗辩优先适用
在专利侵权诉讼中，如果被控侵权人提出了现有技术抗辩，则现有技术抗辩应该优先于相同（字面）侵权或等同侵权适用。因为现有技术抗辩本身是对等同原则适用的限制，在适用等同原则之前，应该先把不应纳入等同范围内的那部分内容排除在外。法院不应强求被控侵权人向专利复审委员会提出专利无效审查程序，是否提出由被控侵权人自行决定，而应就被控侵权人提出的现有技术抗辩继续进行审理。如果根据被控侵权人提供现有技术证据成立，即可径直作出侵权判决。如果被控侵权人提出的现有技术抗辩不成立，则说明被控侵权技术不属于现有技术，有可能落入专利权的保护范围内，故进行下一步相同（字面）侵权或等同侵权的判断。
（三）捐献原则
捐献原则是1996年美国联邦巡回上诉法院在Maxwell案中提出来的。该原则作为限制等同原则的适用而提出，其含义是指专利权人在专利说明书中作了披露，却没有在权利要求中要求给予保护的技术方案，推定为捐献给了社会，不能再被纳入专利权的保护范围内。虽然，美国联邦巡回上诉法院曾在其后两年的YBM案中否定过该原则，但是最终美国联邦巡回上诉法院在Johnson & Johnston案中确立了该原则，使之成为一个普遍适用的原则。目前我国不仅没有关于捐献原则的立法，而且司法实践中也没有适用捐献原则的案例。
笔者认为，我国应该适用捐献原则。首先，适用捐献原则可以使专利权的保护范围更加明确，强化了权利要求的公示作用，避免因为范围不明而产生的侵权纠纷，从而产生更加公平的结果。因为如果不适用捐献原则，则意味着允许专利权人通过提交范围狭窄的权利要求的方式来规避专利局的审查，在授予专利权之后再以“说明书中披露了等同物”为理由，试图通过适用等同原则来认定侵权。这样会鼓励专利申请人提交内容广泛的说明书和保护范围狭窄的权利要求，以此来规避专利局对申请人本来可以提交的较宽权利要求的审查。这直接违背了权利要求用来定义专利权保护范围的基本原则，让专利权的保护范围变得模糊不清，损害了公众的利益；其次，适用捐献原则不但不会造成专利权得不到充分保护的后果，而且可以促使专利权人提高撰写权利要求的水平，对专利制度的长远发展是有好处的。