侵犯专利权的抗辩事由

  在侵犯专利权纠纷案件的审理中,被告往往提出各种抗辩事由以证明自己并不构成侵权或者不应当承担赔偿责任。因此前期进行技术对比的结果只能判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权的保护范围,而不能直接得出被告的行为构成对原告专利权侵犯的结论。侵权结论的做出,还必须建立在审查被告抗辩事由能否成立的基础之上。

  需注意的是,为准确作出侵权判定,应当允许被告提出多种不侵权抗辩事由,如被告提出技术特征不相同抗辩,同时又提出先用权抗辩,法院应逐一审查抗辩事由是否成立,不能以被告提出的抗辩事由相互矛盾而责令其必须择一进行抗辩。

  (一)现有技术(设计)抗辩

  在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

  1、现有技术(设计)

  现有技术(设计)是指申请日以前在国内外为公众所知的技术(设计)。判断技术(设计)公开的原则是判断公众中的任何人想要得知该技术(设计)就能够得知的状态存在。

  处于保密状态的技术(设计)内容不属于现有技术(设计)。所谓保密状态,不仅包括受保密规定或协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术(设计)内容公开,使公众能够得知相应技术(设计),则该技术(设计)构成现有技术(设计)。

  现有技术(设计)的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。现有技术的地域界限是全世界范围。

  需注意的是,2000年8月25日第二次修正的专利法对现有技术未作定义,且对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围,其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的;以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内,即对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式公开的技术,不作为现有技术。而2008年12月27日第三次修正的专利法取消了对现有技术的地域性限制,采用了绝对新颖性标准。因此,在审查现有技术抗辩时,应特别注意修正前后专利法的不同规定。

  2、现有技术的公开方式

  现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种。

  专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体,并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等,也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料,例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等,还可以是以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

  出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制,也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出版物。

  出版物的印刷日视为公开日,有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。

  由于使用而导致技术方案的公开,或者导致技术方案处于公众可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。

  使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态,就构成使用公开,而不取决于是否有公众得知。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于使用公开。

  如果使用公开的是一种产品,即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。此外,使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料,例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

  使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

  为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。例如,口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视或电影的报道,以其播放日为公开日。

  2、对比文件

  专利申请日前,记载技术方案和设计的任何专利文件或者非专利文件,往往在侵犯专利权诉讼中被引用作为现有技术(设计)抗辩的证据,并与被控侵权方案进行对比,统称为对比文件。

  对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断现有技术抗辩是否成立时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,虽然隐含但可直接、毫无疑义地确定的技术内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外,对比文件中包括附图的,也可以引用附图。但是,只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容,由附图中推测的内容,或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系,不应当作为已公开的内容。

  3、对比原则

  发明或者实用新型专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有技术抗辩,被控侵权技术方案中被控落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术”。

  外观设计专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有设计抗辩,被控侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被控侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

  4、对比方法

  发明或者实用新型专利侵权诉讼中,应当将被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征单独进行比较,一般不得将其与两项以上现有技术方案进行组合对比。但在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下,应当允许其进行现有技术抗辩。

  现有技术抗辩对比是一种建立在技术特征逐个对比基础上的总体性判断,即经过对比后,如果被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征相同或者等同的,可以得出现有技术抗辩成立的结论。如果现有技术方案仅仅揭示了被控侵权物中的部分技术特征,则不能认为该部分技术特征与现有技术方案相同或者等同。

  (二)抵触申请

  根据专利法第二十三条的规定,在发明或者实用新型新颖性的判断中,由任何单位或个人在该申请的申请日以前向国家知识产权局提出并且在申请日以后(含申请日)公布或公告的同样的发明或者实用新型专利申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便,在判断新颖性时,将这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。需注意的是,2008年12月27日第三次修正的专利法,在外观设计专利权的授权标准中也引入抵触申请的规定(23条)。

  被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的,人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。

  (三)先用权抗辩

  在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。

  1、必要准备

  有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的“已经作好制造、使用的必要准备”:

  (1)已经完成实施发明创造所需的主要技术图纸或者工艺文件;

  (2)已经制造或者购买实施发明创造所需的主要设备、模具或者原材料。

  所谓主要技术图纸或者工艺文件应当是指完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或者工艺文件,而非草图、简图、示意图等仍然需要进一步细化的工艺文件。

  所谓主要设备、模具,应当是指为实施发明创造所需要的特种设备或者模具,而非进行一般加工或者生产的通用设备。

  提出先用权抗辩的当事人应当对其已经作好制造、使用的必要准备的事实负举证责任。

  2、原有范围

  专利法第六十九条第(二)项规定的“原有范围”,包括专利申请日前的已有生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

  已有生产规模应当是指现有的实际生产规模。

  利用已有的生产设备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备可以达到的极限生产规模。

  利用已有的生产准备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备和生产资料,以及专利申请日前已经规划、制造、购买的但尚未实际投入使用的生产设备、生产资料可以达到的极限生产规模。

  3、先用权的限制

  被控侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。非法获得的技术或者设计的行为包括:盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获得技术方案的;负有保密义务的员工或者负有保密义务的合同相对方擅自披露、使用该技术方案的;第三人明知或者应当知道前款所列违法行为,仍然获取、使用该技术方案的。

  先用权人在专利申请日后将其已经实施或者作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被控侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或者设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

  (四)权利用尽抗辩

  专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。

  (五)临时过境抗辩

  临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

  (六)科学研究抗辩

  专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

  (七)药品或者医疗器械审批抗辩

  为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权。

  需注意的是,该抗辩系2008年12月27日第三次专利法修正中新增加的事由。

  (八)实施标准抗辩

  经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中,且标准未披露该专利的,人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利,但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的,人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额,但专利权人承诺放弃使用费的除外。

  (九)非生产经营目的抗辩

  未经专利权人许可,但不是以生产经营为目的实施专利的,不应当认定为侵犯专利权。

  (十)使用外观设计专利侵权产品的抗辩

  为生产经营目的使用外观设计专利侵权产品的,不应当认为侵犯专利权。

  需注意的是,将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当以销售行为认定侵犯专利权,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

  (十一)合法来源抗辩

  为生产经营目的使用、许诺销售或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,只承担停止侵权责任,不承担赔偿责任。

  合法来源,应当是指符合合同法要件的来源,即使用、许诺销售或者销售人对于被控侵权产品存在符合《合同法》规定的

  合同关系,而不是指被控侵权产品是经过专利权人许可制造的。合法来源认定的基本要件包括:正当的合同关系、正当的进货渠道、合理对价等因素。