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案号：（2013）鄂武汉中知初字第03551号
【裁判要旨】
专利方法所生产的产品在组分、结构等方面同既有产品相比没有区别，仅是在质量、性能等方面有所改进时，不应认定该方法生产的产品为新产品，不能适用举证责任倒置规则。但如被控侵权人主动就其生产产品的方法进行举证作不侵权抗辩时，应遵循“禁止反言”的规则，即使专利方法生产的产品并非新产品，人民法院仍可根据先前举证证据进行侵权比对并作出裁判。
【案情介绍】
原告中山市百事顺业塑料电器有限公司（下称百事公司）的法定代表人毕某系“一种装饰塑料异型材及其生产方法”发明专利的发明人和专利权人，百事公司系该专利的独占实施被许可人。2013年9月，百事公司以武汉正浩环保新材料科技有限公司（下称正浩公司）未经许可实施本案专利方法为由提起诉讼，要求正浩公司停止使用本案专利方法并赔偿经济损失。
在本案庭前证据交换过程中，正浩公司辩称其生产塑料异型材产品使用的是现有技术，与本案专利方法并不相同，并就其生产方法进行了举证。在征得正浩公司同意的情况下，法院组织双方代理人对正浩公司生产被控侵权产品的方法及设备进行了现场勘验。但在正式庭审时，正浩公司又辩称本案专利方法生产的产品并非新产品，要求撤回之前所举的全部证据，并反对将法院现场勘验制作的录像和笔录作为证据使用。百事公司则认为现场勘验录像表明正浩公司生产塑料异型材产品的步骤和设备与权利要求1记载的技术特征构成等同。
武汉市中级人民法院经审理认为：据专利说明书记载，在本案专利申请之前既已存在塑料异型材产品，只是本案专利方法所生产的产品相较之前的产品在质量上更优。在产品内部结构、组分材料等方面未有创新，仅是功能特点更优的情况下，不能认定专利方法生产的产品为新产品。但非新产品制造方法发明专利不适用举证责任倒置的规则并不妨碍被控侵权人主动就其生产产品的方法进行举证并作不侵权抗辩。在被控侵权人主动就其生产被控侵权产品的方法进行举证说明的情况下，法院可以根据被控侵权人的举证和现场勘验核实的情况作出侵权与否的判定。因正浩公司使用的生产模具的特征与本案专利权利要求1记载的模具特征既不相同也不等同，法院认定正浩公司采用的方法未落入本案专利权保护范围，遂判决驳回百事公司的诉讼请求。判决后，百事公司未提出上诉。
【法官评析】
本案系侵害产品制造方法发明专利权案件，该类案件中如何分配当事人应负担的举证责任，向来是知识产权审判领域最具争议也最难把握的问题。
一、专利方法生产的产品在组分、结构上同既有产品未有区别，仅是质量、性能等有不确定的改进时，不应认定为新产品
在产品制造方法专利侵权案件中，权利人往往会依据专利法第61条第一款的规定要求由被控侵权人承担举证责任。但对如何判断专利方法生产的产品为新产品，专利法和专利法实施细则都未作进一步的规定。
当然，在诉讼中可以由被控侵权人就专利方法生产的产品不是新产品提出反证，只要被控侵权人提出一份证据证明该产品在申请日之前已为国内外公众所知，则不适用举证责任倒置的规定。但如果被控侵权人未就此进行举证或者其举证明显不能达到证明目的时，法院能否径行认定专利方法生产的产品为新产品？就此，笔者认为不能直接做出该种推定，否则相当于在判断专利方法生产的产品是否为新产品时又要实行举证责任倒置，加重被控侵权人负担的举证责任。此时，法院应综合权利人和被控侵权人的举证情况进行全面判断，即首先审查有无直接证明专利方法生产的产品并非新产品的证据；如无相关证据，可以审查权利人提交的有关证明专利方法生产的产品为新产品的证据，同时根据证据的来源、内容等判断其是否具有证明专利方法生产的产品为新产品的证明力。在相关证明系由行业主管部门、全国性行业组织或者相关科技查新检索机构出具，且证明能完整反映专利方法生产产品的技术特征时，一般可以确认其证明力。如果仅系专利产品个别用户出具的证明，因个别用户的认知并不能代表行业内的普遍认识并全面反映相关市场的实际情况，对其证明力一般应不予确认。同时，专利审查档案作为最能反映专利发明创造内容的文献资料，在判断专利方法生产的产品是否为新产品时应给予特别考虑。
虽然不能因产品技术方案缺乏创造性而直接得出该产品为非新产品的结论，但如果该产品的组分、结构同既有产品相比没有明显区别，仅是在性能上具有更多优点，而该优点又缺乏客观的判断衡量标准时，不能认定该方法生产的产品为新产品。否则将降低新产品的认定标准，扩大专利法第61条第1款规定的举证责任倒置适用情形。因此，在涉诉专利并非有关新产品制造方法的发明创造或被控侵权产品与专利方法生产的产品不同时，权利人仍应就被控侵权人存在侵权行为进行举证。
二、被控侵权人主动就产品生产方法进行举证作不侵权抗辩时，应受“禁止反言”规则的约束
从诉讼策略上分析，被控侵权人在受到侵权指控之后，首先可以从程序上抗辩专利方法生产的产品不是新产品，或抗辩被控侵权产品与专利方法生产的产品不同，待这两个问题有确定结论之后，再行决定是否有必要主张其他抗辩事由。但如果被控侵权人在提交答辩状期间并未提出上述两项抗辩，相反在证据交换时主动就其生产被控侵权产品的方法进行了举证并作现有技术抗辩或不侵权抗辩时，就会产生是否有必要再行考虑专利方法生产的产品为新产品的问题。
笔者认为，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第74条之规定，当事人在起诉状、答辩状或陈述中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认。对被控侵权人主动就生产被控侵权产品的方法进行举证的行为，人民法院原则上不应加以引导或制止，也不宜向被控侵权人主动释明可以主张前述两项抗辩。因为被控侵权人在收到人民法院送达的起诉状和证据材料后，有确定采用何种抗辩来应对侵权指控的自由和权利，其主动举证作现有技术抗辩或不侵权抗辩时，应合理预见到因此而可能带来的诉讼风险。一旦选择作不侵权抗辩并举证，就应遵循“禁止反言”的规则，非有充足证据不得推翻先前的答辩或陈述意见。被控侵权人在自己举证或人民法院就相关生产现场勘验结束之后再行主张撤回先前所举证据的，不影响权利人援用该证据主张被控侵权人未经许可使用了专利方法。
三、人民法院可以就专利方法生产的产品是否为新产品的问题组织当事人进行先期举证和辩论
鉴于方法专利侵权案件举证责任划分难，当事人矛盾冲突大的实际情况，为避免诉讼程序中出现争议，在向当事人送达举证通知书时，可以明确要求权利人就专利方法生产的产品为新产品以及被控侵权产品与专利方法生产的产品相同进行举证。
如安排有庭前证据交换环节，在证据交换时可以要求被控侵权人对此发表意见。在听取双方意见之后，再行决定本案应否由被控侵权方提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。如认定专利方法生产的产品不是新产品，应要求权利人在指定期限内就被控侵权人存在侵权行为继续举证，权利人逾期不能举证的，可以依据现有证据判决驳回其诉讼请求。如确定由被控侵权人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，则同样要求其在指定期限内进行举证，被控侵权人逾期不举证的，则承担拒不举证的不利后果。
另外，考虑到权利人证明被控侵权人使用了专利方法面临的实际困难，参照TRIPS第34条（b）项的规定，在被控侵权人生产的相同产品有相当大可能是使用专利方法制造，而权利人尽合理努力后仍未确定被控侵权人确实使用了该专利方法，人民法院可以应权利人的申请采取证据保全措施，对被控侵权人生产侵权产品的方法进行固定。在采取保全措施时，应考虑到被控侵权人保护商业秘密的合理需求，为此可以要求权利人及其诉讼参与人签署保密承诺书，对因参加诉讼所知悉的被控侵权人的商业秘密承担保密责任，维持双方之间的利益平衡。（赵千喜 作者单位：湖北省武汉市中级人民法院）