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作者:朱丹
出处:赢在IP
【裁判要旨】:当外观设计专利产品不仅是组装关系唯一的组件产品,而且是其他产品的组成部分,并且是其他产品中可拆卸的组成部分时,该组件产品外观设计专利的保护范围仍应当以表示在组合状态图中的该产品的外观设计为准.当被控侵权产品也是组件产品时,可以将被控侵权产品中可拆卸的组成部分的外观设计作为被诉侵权设计,要求法院判定该被诉侵权设计构成专利侵权.如果该被诉侵权设计所适用的产品与外观设计专利产品是相同或者相近种类产品,且该被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上相同或者实质性相同,则该被诉侵权设计落入授权外观设计的专利保护范围,构成专利侵权.
案号 一审:(2010)沪一中民五(知)初字第87号 二审:(2012)沪高民三(知)终字第7号
【案情】
原告上海稚宜乐商贸有限公司是名称为”玩具(甜点组合)”外观设计专利的专利权人.该专利的组件视图显示,该专利有件1、件2、件3共3个不同的组件.该专利的简要说明记载,件1、件2、件3分别为8件,经插接组合而成.该专利的组合状态立体图也显示,每3个不同的组件经插接组合成玩具蛋糕的1/8扇形块体,8块完全相同的1/8扇形块体即组合成整体呈圆柱形的本玩具蛋糕外观设计专利.该玩具蛋糕外观设计专利产品的顶面和圆周侧面上具有与上述8个扇形块体相对应的分割线,在玩具蛋糕顶面上密布有小孔并且沿着顶面外周具有外凸的波浪形边缘,在玩具蛋糕的整个圆周侧面上沿高度方向具有波浪形的凹凸形状.
原告认为,由被告广东五星玩具有限公司生产、销售的,由被告杨磊真销售的”会唱歌的蛋糕”音乐玩具产品已落入其上述外观设计专利的保护范围,构成侵权,故向法院起诉,请求判令两被告停止侵权、第一被告赔偿原告经济损失及合理费用50万元、第二被告对上述赔偿金中的10万元承担连带责任.两被告认为,其生产、销售的被控侵权产品的外观设计与原告专利外观设计既不相同,又不近似,不构成侵权,故请求判决驳回原告的诉讼请求.
在本案一审期间,广东五星玩具有限公司向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告原告的上述外观设计专利无效.专利复审委员会经过审查,作出维持上述外观设计专利权有效的决定.
以下是原告外观设计专利授权文件中的部分照片:
以下是被控侵权产品的照片
【审判】
上海市第一中级人民法院经审理认为:原告系”玩具(甜点组合)”外观设计的专利权人,其依法享有的专利权应当受到法律保护,任何单位或者个人未经原告许可,不得为生产经营目的制造、销售该专利产品,否则应承担相应的法律责任.《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定,”外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准.”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第三款规定,”被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似.”对于组装关系唯一的组件产品,一般消费者会对各构件组合后的整体外观设计留下印象,故应当以组合状态下的整体外观设计为对象,而不是以所有单个构件的外观为对象确定外观设计专利的保护范围,并据此进行侵权判断.
本案中,原告外观设计专利是由8组组件构成的整个玩具蛋糕的外观设计,同时该专利并未要求保护色彩,该专利组合状态立体图上也并无水果等构件.因此,色彩以及蛋糕上面所插的水果等构件并不属于原告外观设计专利权的保护范围.被控侵权产品的外观设计与原告专利的组合状态立体图的整体视觉效果相同,故被控侵权产品的外观设计落入了原告外观设计专利的保护范围.由于被告杨磊真提供的证据能够证明其销售的被控侵权产品具有合法来源,故可以免除其赔偿责任.据此,上海市第一中级人民法院依法判决:两被告停止侵权;第一被告赔偿原告经济损失及合理费用15万元;驳回原告的其他诉讼请求.
一审判决后,广东五星玩具有限公司不服,提起上诉.二审期间,经上海市高级人民法院主持调解,本案最终以调解方式结案,各方当事人达成了主要内容如下的调解协议:1.广东五星玩具有限公司、杨磊真停止侵害上海稚宜乐商贸有限公司的涉案外观设计专利权.2.广东五星玩具有限公司赔偿上海稚宜乐商贸有限公司经济损失及合理费用10万元.
【评析】
本案是一起较为特殊的组件产品外观设计专利侵权纠纷案件,其特殊性主要体现在以下两个方面:第一,相对于被控侵权产品来说,本案外观设计专利产品并非最终产品,而是最终产品中可拆卸的组成部分.因此,授权外观设计是最终产品中可拆卸的组成部分的外观设计.这可以从授权外观设计的组合状态立体图与使用状态参考图的区别,以及授权外观设计的顶面密布有插接其他部件的小孔等事实得到确认.第二,相对于外观设计专利产品来说,本案被控侵权产品不仅是最终产品,而且外观设计专利产品是被控侵权产品中可拆卸的组成部分.由于本案外观设计专利产品与被控侵权产品存在以上两方面特殊性,导致本案比一般的组件产品外观设计专利侵权案件的侵权判定难度更大.下面主要就本案涉及的侵权判定问题展开讨论.
一、如何确定本案特殊组件产品外观设计专利的保护范围?
本案中,准确确定原告”玩具(甜点组合)”的外观设计专利保护范围是正确审理本案的基础.我国《专利法》第五十九条第二款明确规定,”外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计.”根据这一规定,应当主要根据原告专利授权文件中的图片或者照片确定本案外观设计专利的保护范围.本案中,原告专利授权文件中的照片较多,包括:组件1、组件2、组件3的视图;组合状态立体图;使用状态参考图等.这些照片是否都是确定原告外观设计专利保护范围的照片?对此,笔者认为,本案应当以组合状态立体图作为确定原告外观设计专利保护范围的照片,原告外观设计专利的保护范围应当以表示在组合状态立体图中的该产品的外观设计为准,理由如下:
第一,涉案专利产品”玩具(甜点组合)”属于组装关系唯一的组件产品.《专利审查指南2010》在”第一部分第三章4.2.1视图名称及其标注”中指出,”组件产品,是指由多个构件相结合构成的一件产品.分为无组装关系、组装关系唯一或者组装关系不唯一的组件产品.”[1]涉案专利产品”玩具(甜点组合)”包含8组组件,每组组件包含件1、件2、件3各一件,每组3个不同的组件经插接组合成玩具蛋糕的1/8扇形块体,再由8块完全相同的扇形块体组合成圆柱形蛋糕.就涉案专利产品各组件的组装关系来看,各组件的组装关系是唯一的,因为各组件经组装后,最终形成的是具有相同外观的圆柱形蛋糕.可见,涉案专利产品属于组装关系唯一的组件产品.
第二,涉案专利的组合状态立体图是申请涉案专利必须提交的视图.《专利审查指南2010》对申请组件产品外观设计专利应当提交的图片或者照片作出了明确的要求.《专利审查指南2010》在”第一部分第三章4.2.1视图名称及其标注”中指出,”对于组装关系唯一的组件产品,应当提交组合状态的产品视图;对于无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品,应当提交各构件的视图.”[2]由此可见,申请涉案专利必须提交组合状态的产品视图.在涉案专利的授权文件中,只有一张组合状态的产品视图,即涉案专利的组合状态立体图.因此,本案中,涉案专利的组合状态立体图是申请涉案专利并且获得授权的必要视图,而涉案专利中的组件视图、使用状态参考图都不是申请涉案专利必须提交的视图.因此,组件视图、使用状态参考图均不是确定涉案外观设计专利保护范围的视图.此外,《专利审查指南2010》在”第一部分第三章4.2外观设计图片或者照片”中指出,申请外观设计专利时,”申请人可以提交参考图,参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等.”[3]可见,从《专利审查指南2010》对参考图的功能定位来看,参考图并不具有确定外观设计专利保护范围的作用.
第三,涉案专利的组合状态立体图是无效宣告程序中进行新颖性、创造性判断的对象.《专利审查指南2010》在”第四部分第五章5.2.5.1组件产品”中指出,在进行涉案专利与对比设计之间的新颖性、创造性判断时,”对于组装关系唯一的组件产品,一般消费者会对各构件组合后的整体外观设计留下印象,所以,应当以组合状态下的整体外观设计为对象,而不是以所有单个构件的外观为对象进行判断.”[4]因此,本案中,应当将涉案专利的组合状态立体图,而不是各组件的视图等其它视图,作为判断涉案专利外观设计是否具有新颖性、创造性的依据.可见,本案中,只有涉案专利的组合状态立体图是确定涉案外观设计专利保护范围的视图.
综上所述,涉案外观设计专利的保护范围应当以表示在组合状态立体图中的该产品的外观设计为准,涉案专利中的各组件视图、使用状态参考图均不是确定涉案外观设计专利保护范围的视图.由于涉案专利并未请求保护色彩,因此在确定涉案外观设计专利的保护范围时,不能将涉案专利组合状态立体图中的色彩用于限定涉案专利的保护范围.由于涉案专利组合状态立体图中并无水果、蜡烛等插件,因此,在确定涉案外观设计专利的保护范围时,也不能将涉案专利使用状态参考图中的各种插件用于限定涉案专利的保护范围.
二、如何确定本案被诉侵权设计?
被诉侵权设计,是指被原告指控的落入了原告外观设计专利保护范围的产品外观设计.被诉侵权设计不同,则原告指控的对象不同,法院侵权判断的对象也就不同,因而审判结果也就可能完全不同.所以,正确界定被诉侵权设计是正确审理外观设计专利侵权纠纷案件的基础.
本案中,原告指控两被告生产、销售的”会唱歌的蛋糕”音乐玩具产品落入其外观设计专利保护范围,构成侵权.但是,原告没有进一步明确被诉侵权设计是什么,法院也没有向当事人释明并加以确认.这里就涉及到如何确定原告指控的被诉侵权设计的问题.是否可以将本案被诉侵权设计仅仅理解为组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计?对此,笔者认为,不能这样理解,理由如下:
第一,原告并没有将被诉侵权设计限定为组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计.本案中,虽然原告指控两被告生产、销售的”会唱歌的蛋糕”音乐玩具侵害其外观设计专利,但是原告既没有明确被诉侵权设计的具体内容,又没有明确表示,其将被诉侵权设计限定为组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计.原告只是将被控侵权产品确定为两被告生产、销售的”会唱歌的蛋糕”音乐玩具产品.在外观设计专利侵权纠纷案件中,被控侵权产品的外观设计与被诉侵权设计并不能划等号.因为当被控侵权产品是包含有专利产品的组件产品时,原告可以将整个被控侵权产品的外观设计作为被诉侵权设计,也可以只将整个被控侵权产品中可拆卸的组成部分的外观设计作为被诉侵权设计.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第三款规定,”被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似.”根据该司法解释的规定可知,在外观设计专利的侵权判定中,应当将被诉侵权设计与授权外观设计进行比对,而不是将被控侵权产品的外观设计与授权外观设计进行比对.可见,上述司法解释也赞同被控侵权产品的外观设计可能不同于被诉侵权设计的观点.
第二,为依法加强对外观设计专利的保护,有效制止侵害外观设计专利的行为,应当从宽界定本案被诉侵权设计.本案被控侵权产品也是由多个构件组合而成的组件产品.被控侵权产品的组装可以分为两个阶段.第一个阶段是将8块完全相同的扇形块体组合成整体呈圆柱形的玩具蛋糕.此时,玩具蛋糕的顶面还没有接插各种水果、蜡烛等插件.第二个阶段是在第一阶段的组装完成后,将各种水果、蜡烛等插件组装到玩具蛋糕上,形成最终组装完毕的玩具蛋糕.两个阶段的玩具蛋糕由儿童在游戏的过程中完成,这两个阶段分别形成的产品并非是固定的、不可拆卸的,而是可以相互分离、独立存在的,儿童也可以玩第一阶段形成的圆柱形的玩具蛋糕.因此,无论从原告诉请保护其外观设计专利的主观诉求来看,还是从依法制止侵害外观设计专利的客观效果来看,本案被诉侵权设计不仅可以包括上述第二阶段形成的最终产品的外观设计,还可以包括上述第一阶段形成的圆柱形玩具蛋糕的外观设计.
第三,受诉法院已将上述第一阶段形成的圆柱形玩具蛋糕的外观设计纳入了被诉侵权设计的范围.本案中,虽然法院没有明确认定本案被诉侵权设计为上述第一阶段形成的玩具蛋糕的外观设计,但法院在进行原告专利外观设计与侵权产品外观设计的比对中,实际上已将被诉侵权设计限定为上述第一阶段形成的玩具蛋糕的外观设计.如果被诉侵权设计仅仅是上述第二阶段形成的最终产品的外观设计,则由于上述第二阶段形成的玩具蛋糕插接了各种水果、蜡烛等插件,因此上述第二阶段形成的玩具蛋糕与原告外观设计专利的组合状态立体图所表示的产品的外观设计的整体视觉效果既不相同,又不近似.这样就会得出两被告不构成侵权的裁判结果.受诉法院正是将上述第一阶段形成的圆柱形玩具蛋糕的外观设计纳入了被诉侵权设计的范围,并且基于该被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上明显相同,以及使用被诉侵权设计的产品与原告专利产品均是玩具蛋糕这一相同产品的理由,判定被控侵权产品落入了原告外观设计专利的保护范围,构成侵权.
综上,在外观设计专利侵权纠纷案件中,应当注意被控侵权产品的外观设计与被诉侵权设计的区别.当被控侵权产品也是组件产品时,被诉侵权设计可以是被控侵权产品中可拆卸部分的外观设计.如果该被诉侵权设计所适用的产品与外观设计专利产品是相同或者相近种类产品,且该被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异或者无实质性差异,则该被诉侵权设计落入授权外观设计的专利保护范围,构成专利侵权.
三、法院应当如何引导原告明确被诉侵权设计?
司法实践中,由于外观设计专利权人往往并不熟悉《专利法》、《民事诉讼法》等法律制度的具体规定,因此,他们在外观设计专利侵权诉讼中往往不能准确确定被诉侵权设计.如果原告不能准确确定被诉侵权设计,则原告的专利权就难以获得司法保护.为确保专利侵权诉讼的顺利进行,同时依法保护专利权人的实体权利和诉讼权利,受诉法院应当依法引导原告明确被诉侵权设计.本案中,原告在诉讼中没有明确被诉侵权设计的具体内容,法院也没有向当事人释明有关法律规定并引导原告明确被诉侵权设计,这确实是本案存在的遗憾和不足.
在外观设计专利侵权纠纷案件中,法院应当审查原告是否明确了被诉侵权设计.如果原告没有明确被诉侵权设计,法院应当向其释明有关法律制度的规定,要求其明确被诉侵权设计.如果原告对被诉侵权设计把握不准,难以准确确定被诉侵权设计的,法院应当告知原告通过提起”预备的诉的合并”的方式,在一个案件中提出多个被诉侵权设计,以充分行使自己的诉讼权利,从而维护自己的实体权利.预备的诉的合并,”是指原告为了预防诉讼因无理由而遭受败诉的后果,同时提出理论上完全不相容的两个以上的不同的诉讼标的,准备在第一位的诉讼标的(称为本位之诉)无理由时,请求对第二位的诉讼标的(称为备位之诉)进行判决,在第二位的诉讼标的无理由时,请求对第三位的诉讼标的进行判决.”[5]诉讼标的,简单地说,就是原告请求法院裁判的发生争议的实体法律关系.通常,有提起预备的诉的合并的必要的情形之一就是,”法律效果判断不明的.即事实虽然非常明显,而根据这些事实,所产生的法律上的效果究竟应当是怎样,原告判断不明.”[6]正如在本案中,虽然事实非常简单、明显,但两被告生产、销售涉嫌侵权产品的法律效果并不容易判断.因此,本案原告可以提出以下预备的诉的合并,即在起诉状中提出,请求法院确认组装完毕的被控侵权产品的整体外观设计侵害了原告的外观设计专利权(即第一位的诉讼标的);如果前述请求不能成立,则请求法院确认被控侵权产品中尚未插接各种水果、蜡烛的圆柱形蛋糕的外观设计侵害了原告的外观设计专利权(即第二位的诉讼标的).如果被告没有提出上述预备的诉的合并,则法院应当向原告进行释明,引导原告提出上述预备的诉的合并,从而既确保本案诉讼的顺利进行,又有效维护原告的诉讼权利和实体权利.