合肥知识产权律师网
作 者：王梨华 专利律师
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前言
专利律师从接洽到接手专利侵权被告案件，该从哪几个方面入手，有没有一套标准动作呢，结合笔者这几年的专利案件代理经验做一些总结，供同行参考。
动作一：快速阅读起诉状及证据，迅速获得重要信息
根据专利侵权被告案件特点，专利律师在接到起诉材料后，应围绕起诉材料如下信息点进行关注
1、案件的赔偿标的
通常情况下，案件赔偿标的代表案件的重要或重大程度。
2、原被告实力和规模
原告实力和规模越大，对案件越慎重，一旦提起专利侵权诉讼，一般情况下前期做了充足准备，对案件有一定胜诉预期和把握，此时被告代理律师不宜轻易下能抗辩成功的承诺。
被告的实力和规模，通常可看出被告在此案中将可能动用的人力、物力和各种资源的程度，同时代表了被告选择律师的一定门槛标准，如果大企业找你，恭喜你，你已经进入某个行列梯队了。
3、专利类型
涉案专利属于发明、实用新型、还是外观设计，不同类型对于抗辩思路有一定差异。如发明稳定性强，提专利无效的可能性低。实用新型和外观设计未经过实质审查，提出无效宣告成功几率高。再如侵权行为的类型也不完全相同，外观设计不存在使用侵权。发明的法定赔偿额高、其他赔偿低。
4、被告数量和身份类型
专利侵权行为主体主要有制造者、销售者、许诺销售者、使用者、进口者，不同主体承担的侵权责任大不相同，如销售者和使用者提供产品合法来源的只承担侵权责任但不承担赔偿责任。有些被告的列出主要是原告为方便选择管辖法院和形成证据链，醉翁之意不在销售者和使用者，往往在制造者身上。
5、管辖法院和主审法官
是否是在专利律师熟悉的法院和常接触的法官，不同法院和法官在审理专利案件的程序和实体上存在一些差异。
6、有无法院主导的证据保全和财产保全
法院证据保全的证据证明力较高，证据直接且证据链完整。法院财产保全对被告的生产经营造成一定经济影响，同时法院主导的证据和财产保全对被告的诉讼心理压力和负担比一般案件要高。
7、三大类证据是否基本齐全
专利侵权案件一般具备三大类证据，第一类是权利（权属）类证据，主要有专利证书、专利内容等。第二类是侵权行为类证据，如制造、销售、使用侵权产品的证据。第三类是损害赔偿类证据，如原告因被侵权受到损失额、被告因侵权获利额，原告维权支出的合理费用。当然前两类证据缺一不可，第三类证据若没有，原告可以选用法定赔偿方式。
动作二：专利权利（权属）类证据的审查
专利权利类证据主要包括权利人和权利内容两部分。
1、权利人的审查
通常情况下，这类证据原告一般不会有差错，即使有小瑕疵，通常也可在举证期限内补强，因此这类证据不是审查重点。即便审查也主要关注，专利证书（专利登记薄副本）记载的专利权人是否与原告完全相符，多个权利人是否共同起诉或其他主体放弃诉讼或授权诉讼，普通实施许可的被许可人是否获得专利权人的维权授权。
2、阅读专利权的内容和确定专利权保护范围
主要审查专利权保护范围的文本，其中发明专利审查是授权文本还是申请文本，同时也要检索出申请文本，对比申请文本和授权文本进一步确定专利权保护范围。
如果确定代理后，可向知识产权局流程管理处申请调取该专利审查程序的各种中间文件，是否存在对保护范围进行限制的特殊说明，为之后的禁止反悔原则提供证据支持，是否修改超范围，以便启动无效程序，审查意见所使用的对比文献可以更好地确定现有技术范围，有时会有意想不到的收获。
3、专利是否经历无效宣告程序
在知识产权局检索该专利是否经历无效宣告程序，若有审查决定，则专利权的保护范围应以无效决定记载的维持专利权有效的那部分权利范围进行主张。
同时，通过检索无效宣告程序，通过无效中专利权人的陈述和审查决定确定的事实，可以更好地理解权利要求中技术特征的含义，进而确定技术方案的保护范围。
动作三：判断是否落入专利权保护范围（形式上是否侵权）
该问题最能体现专利案件技术性特点，最能体现与其他民事案件区别，最能体现专利律师水平，也是最难把握和最难判断的问题，也是案件是否往下推进的火车头。那么如何判断是否侵权，发明和实用新型应遵循全面覆盖原则（相同侵权、等同侵权），还需要结合禁止反悔原则、捐献原则、权利要求是否清楚等做出全面判断，几个原则之间互相藕断丝连。
在进行侵权判断时，要充分考虑技术特征的划分方法，不同的划分方法对于比对的结果有时产生重要影响。
对比时，还需要考虑被控产品是否侵犯所有独立权利要求，甚至有些权利要求形式上看属于从属权利要求而实质上是独立权利要求（我们称为假从属）。确定代理关系后，还需要判断是否侵犯所有的从属权利要求（特别是当独立权利要求有效性较差时）。
外观设计遵循产品相同或类似，外观相同或相似原则。比对是将侵权产品与专利比，而不要进入将侵权产品与原告产品进行比较的误区，因为有时候原告产品相比原告专利已经更新换代很多次了。
在确定外观设计是否侵权时，不能简单地以两者相近似程度来进行唯一判断，80%、90%还是95%以上近似才构成侵权，还是说有5、10、15个点（处）相同就构成侵权，都不科学。在判断外观设计是否近似时，还要充分考虑产品的设计空间大小、现有设计的内容和发展水平，外观设计的创新设计要素（区别设计特征），而不能简单地观察来判断是否构成侵权，也不是按照商标的混淆理论来进行判断。
由于专利侵权判断非常专业，因此一般被告对是否侵权的预判能力明显不高，这也给专利律师留下了很大的掌控案件与掌控客户的空间。
动作四：被告抗辩是否成立（实质上不侵权）
形式上落入专利权保护范围不必然构成专利侵权，需要考虑被告的抗辩的理由是否成立。主要抗辩理由如下。
1、专利权不稳定，为无效专利（下节将重点阐述）
因专利不符合专利法要求的实质要求但却又被授予专利权，被告可以提起无效宣告程序，请求宣告该专利无效，专利无效后该专利视为自始不存在，无效理由目前主要集中在创造性、新颖性、实用性、公开不充分、权利要求未得到说明书支持、权利要求不清楚、修改超范围等等。
2、现有技术（设计）抗辩
能证明被控产品使用的是现有技术（设计），现有技术（设计）一般包括公开出版物（多为在先国内外专利技术），以及使用公开的现有技术（设计），最近由于网络购物的兴起，现在越来越多的网络在先销售记录作为公开的现有技术（设计）。
3、不视为侵犯专利权的行为
如不以生产经营为目的、临时过境等等。
4、合法来源抗辩
销售者、使用者不知道为侵权产品且提供合法来源的，承担停止侵权但不赔偿的民事责任。
动作五：宣告专利无效及中止审理
专利权是否有效稳定往往容易被忽略，很多人（大部分客户和一部分律师）认为既然专利证书上都盖了国家知识产权局的大红章，怎么还会没用无效呢，那么就是对中国专利制度没有完全理解，中国三十年专利历史（美国欧洲有两百多年的专利历史）基本上抄袭德国的，专利局一半老局长或部长级干部在德国专利局混过，发明需要经过实质审查，实用新型和外观设计基本上是来一个发一本证，现在每年中国的专利申请量都200多万件发明专利基本不要怀疑其有效和稳定性（当然也有发明被无效掉的情况），而实用新型和外观就需要分析专利技术特点，“感觉”下是否与现有技术接近，经常做专利申请代理的诉讼律师有时候一眼就能“感觉”出，当然也可以要求专利局出具专利权评价报告看看这专利是真老虎还是假老虎。
专利侵权案件有一个绕不过去的坎是无效宣告程序，专利无效宣告是专利侵权诉讼的姐妹花，可见专利无效在专利侵权诉讼中的重要地位，是因为若专利不具有专利性，属于无效专利，被告无效宣告成功的话，则意味着釜底抽薪，彻底推翻专利权，专利侵权诉讼皮之不存毛将焉附。
即使专利未全部无效成功，也有可能在无效程序中要求专利权人澄清专利权内容、修改和缩小专利权保护范围，为侵权诉讼做一些准备，同时为调解争取筹码。
提出无效宣告程序后被告往往会向法院提出中止审理，目前法院对中止审理的处理方式更注重实体内容的审查，即不严格限定提出无效的时间节点，如不严格要求答辩期内提出无效宣告请求，即使在后续如二审中提出无效仍然有可能被中止，，也不严格限定专利类型，如不一刀切地规定发明专利不中止审理，实用新型和外观设计一律中止审理，需要审查无效理由和证据的，判断无效的可能性，认为无效可能性高的，则优先考虑中止审理，无效可能性低的则优先不中止审理。当然也有法院在第一次开庭前即决定是否中止审理，也有法院开庭后将是否中止审理作为全案争议焦点之一进行辩论后决定。
动作六：侵权证据是否确定（取证是否成功）
专利案件侵权大多比较隐蔽，且法院对证据要求较高，有80%以上专利案件都需要经过公证或法院查封保全的方式进行，客户自行购买或者到侵权企业拍照摄影的证据哪怕是真实的，也很难被法院采纳，这就是现状与游戏规则，知识产权案件是一个西方国家玩过几百年的游戏，只有适应这个规则才能同台竞技。
那么取证成功的要点又是什么呢，发明和实用新型案件要取到其权利要求书记载的全部技术特征的产品或工艺方法，缺一个特征直接面临败诉，笔者有一次取证到一个侵权产品出大门躲到车里立马将侵权产品与专利权利要求全部特征比对，发现少了一个配件又杀回马枪补齐配件后法院才认定侵权。外观设计就是照着图片去取证。
那么是否所有案件均需要提供侵权产品的实物以便在庭审中进行侵权比对呢，我们给出的答案是，大部分案件需要提供实物，但下列情况除外。
被控产品的图片能全面再现发明或实用的所有技术特征，或者能再现外观设计的所有设计内容（对于外观设计实际操作中没有那么严格，主要原因是只要图片能基本主要反映产品的内容，且能够认定相同或相似外观即可）。如现在的淘宝、天猫上的销售商品由于公开的图片非常详细，则有些情况下可以不用提供侵权实物。
未提供实物，但被告认可技术特征与发明和实用新型相同，或产品外观与外观设计相同或相似，当然大多数案件被告是不认可的，认可的那部分有时候会残酷地被当成老实人吃亏的教材。
动作七：损害赔偿类证据
对于损害赔偿额的确定主要有原告损失、被告获利、专利许可费倍数、法定赔偿、酌定赔偿。对于这类证据的审查，主要围绕计算方法是否科学合理，证据的关联性程度展开研究。目前有90%以上案件选择法定赔偿，那么每个法院内部一般都有针对各种情况下不同类型的专利的法定赔偿数额的“量刑”标准，一般不会超过这个标准范围，可以通过检索在先判决书来参考和预计可能的判赔金额。