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自1950年美国最高法院在Graver Tank v. Linde Air Products案中确立等同原则以来,等同原则在美国专利侵权诉讼中的适用就始终处于争议漩涡之中.在适用等同原则的情况下,专利权的保护范围会超出权利要求文字记载的范围,虽然这有利于对专利权进行有效保护,防止其他人以显而易见的方式对专利技术进行改变,轻松逃避专利侵权;但另一方面亦损害了权利要求书的公示作用,一旦使用不当,极易导致专利权的保护范围被过度扩张,损害社会公众的利益.因此,美国法院在审判实践中,始终对等同原则的适用采取十分审慎的态度.
自1997年以来,美国最高法院以及CAFC通过一些列重要案件的判决,确立了一系列针对等同原则的限制性规则,力求维护专利权人与社会公众之间的利益平衡.这些限制性规则主要包括:
1、全部技术特征原则.美国最高法院在1997年的Warner Jenkison案中明确,等同原则是指技术特征的等同,而不包括技术方案的整体等同,只有被诉侵权技术方案具有与涉案专利中全部技术特征相同或者等同的技术特征,才可以认定等同侵权成立.对此问题,CAFC在2007年的Freedman Seating,420 F.3d 1350, 1358案中进一步指出,如果被诉侵权产品有效地改变或者省略了专利权利要求中的一项技术特征,则被诉侵权产品不能被认为构成等同侵权.
2、审查历史禁止反悔原则.美国最高法院在2002年的FESTO案中明确,申请人如果在审批历史中修改权利要求,应推定为是为了获得专利而进行的修改,根据禁止反悔原则,对该修改后的技术特征应排除等同原则的适用.禁止反悔原则不仅适用于为了避开现有技术所做的修改,也包括任何与专利授权相关的修改.美国最高法院在FESTO案中纠正了CAFC在二审中采取的完全排除规则(completely bar),而确立了一个相对灵活,更有利于权利人的弹性排除规则(flexible bar).
根据弹性排除规则,禁止反悔的适用存在以下三种例外:
(1)本领域普通技术人员在修改时无法合理地预见到该等同特征,因此无法将该特征写入权利要求的文字保护范围内;
(2)修改的原因与等同特征并不相关;
(3)由于其他的原因,导致权利人无法对该非实质性的变化进行描述.2007年,CAFC在SciMed Life Sys., 242 F.3d 1337,1347案中进一步指出,不能将申请过程中明确放弃的主题,重新纳入专利权的保护范围.
3、不得覆盖现有技术原则.CAFC在1990年的Wilson Sporting Goods, 904 F.2d 677, 683-84案中指出,权利人不能通过等同原则的使用,将现有技术纳入专利权的保护范围.
4、捐献原则(Public Dedication Rule).CAFC在2002年的Johnson & Johnston v. R.E. Service, 285 F.3d 1046案中指出,对于权利人在说明书中披露但没有纳入权利要求的技术方案,不能适用等同原则来认定侵.
在专利权的审查过程中,由于权利人一开始很难撰写出完全符合授权标准的申请文件,因此经常需要对权利要求和说明书进行修改完善,或者就专利权的可专利性陈述意见.虽然FESTO案中明确了禁止反悔的三项例外情形,但由于所述例外的适用条件都很苛刻,因此,从FESTO案确立的禁止反悔弹性排除规则来看,等同原则在专利侵权诉讼中的适用仍受到了严格的限制.再加上全部技术特征规则、捐献规则以及不得覆盖现有技术规则,等同原则的适用空间已经非常小了.因此,美国专利界甚至有人发出”等同原则已经死掉”的感叹.
等同原则所受到的限制,在数据统计上也得到了印证.根据斯坦福大学Mark Lemley教授和John R.Allison所做的研究,在对1999年5月28日至2005年8月31日之间判决的涉及等同原则的413件案件(CAFC判决196件,地区法院判决217件)进行分析的基础上,得出如下结论:
(1)专利权人仅赢得了其中的99件案件,胜诉率为24%.其中在CAFC胜诉33件,胜诉率16.8%,地区法院胜诉66件,胜诉率为30.6%.
(2)一共有156件案件涉及禁止反悔原则,专利权人赢得了其中的42件,胜诉率为26.9%.
(3)共有151件案件涉及全部技术特征规则,专利权人赢得了其中的27件,胜诉率为17.9%.
(4)共有12件案件涉及捐献规则,专利权人胜诉3件.胜诉率为25%.
(5)共有75件案件涉及功能性限定技术特征的等同,专利权人仅胜诉4件,胜诉率为5.3%.
来源:最高人民法院知识产权庭杜微科《美国专利审判相关情况介绍及若干思考》