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导读:在专利授权确权审判实践中,是否具备创造性无疑是争议焦点.关于专利创造性判断,绝对可以说”一言难尽”.从不同的角度来看,专利创造性判断有不同的”相貌”.从某个角度来看,专利创造性的本质就是技术贡献,因此,有必要从技术贡献的视角来分析专利创造性判断中的一些问题.
一、技术贡献视角下创造性的本质
技术贡献的本质是什么,有技术进步就有技术贡献,还是非显而易见的技术进步才有技术贡献.这个问题涉及到我国《专利法》第二十二条第三款规定中的实质性特点与进步的关系,对此可能有几种观点.观点一,实质性特点和进步是两个独立的条件,需要同时满足才具备创造性.这种观点认为,具备创造性包括以下情形:情形一,非显而易见且有更好技术效果;情形二,非显而易见性但技术效果相同,也满足进步.观点二,实质性特点和进步是两个独立的条件,但只满足一个就具备创造性.这种观点认为具备创造性包括以下几种情形:情形一,虽然技术方案是显而易见的,但有显著的进步;情形二,虽然没有显著的进步,但技术方案是非显而易见的.观点三,实质性特点和显著的进步是互补的两个条件,在非显而易见性较强的情况下,即使没有进步,也具备创造性;在有显著的进步的情况下,对显而易见性的要求可以降低,甚至于在取得意料不到的技术效果的情况下,即使技术方案是显而易见的,也具备创造性.观点四,有实质性条件就有进步,只要技术方案是非显而易见的,技术方案有具备创造性.
单就从技术贡献视角来看,对本领域技术人员显而易见的技术进步不能认定为有技术贡献,技术进步必须以对本领域技术人员而言具有非显而易见性为前提.如果只是本领域技术人员基本知识和技能的应用,无论取得的技术效果有多大,都不应当授予专利权.换一个角度来看,显而易见的技术方案取得的技术进步越大,越不应当获得专利权的保护,因为专利权的保护意味着排他性的权利.显而易见的技术进步,没有授予排他性权利的正当性.
按照观点二,即使技术方案没有实质性特点,但只要具有显著的进步,也是具备创造性的.这就意味着,即使是显而易见的技术方案取得显著的技术进步也具备创造性.在这种观点基础上,有人认为,只要取得了意料不到的技术效果,有必然具备创造性.换言之,意料不到的技术效果是具备创造性的充分条件.这种观点是错误的,在下列情形中,即使发明取得了意料不到的技术效果,也不能当然认定其具备创造性:第一,如果技术进步能够依照技术启示进行改进而自然得出,由于没有技术贡献,无论是否取得意料不到的技术效果,都不具备创造性.第二,如果缺乏选择而构成一个”单行道”的情形,本领域技术人员在现有技术上基础上没有付出任何努力不可避免地取得了意料不到的技术效果,也因为没有作出技术贡献而不具备创造性.
在(2011)高行终字第1704号”治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”发明专利权无效行政纠纷案中,本专利权利要求1为”一种治疗乳腺增生性疾病的药物组合物”,与证据1即《中华人民共和国药典(2000年版一部)》公开的一种乳块消片相比,功能主治相同,组成成分相同,各组分配比相同,主要制备步骤相同,区别仅在于:1、二者的剂型不同,由此导致制剂步骤(3)有所不同,不同之处在于与证据1相比,本专利权利要求1在制备颗粒剂的过程中在加入辅料之前省去了”减压干燥成干浸膏,粉碎”的步骤,并具体规定了加入的辅料为蔗糖500g以及淀粉和糊精适量;2、与证据1规定的相对密度为1.25-1.30相比,本专利权利要求1将其进一步限定为1.28.
本案的争议焦点在于区别技术特征1能不能使本专利权利要求1具备创造性.专利复审委员会认为本专利权利要求1不具备创造性,但北京市第一中级人民法院撤销了专利复审委员会的无效决定,认为本专利权利要求1的技术方案取得了意料不到的技术效果,因此具备创造性.北京市高级人民法院认为,在本案中,本专利是将证据1中的片剂改换成了颗粒剂,将某种处方已知的药物由某常规剂型改换成另一种常规剂型,是本领域技术人员的常见做法,且本专利的颗粒剂制法也是《中华人民共和国药典》中的两种常规颗粒剂制法中的一种,之所以相对于证据1省去了”减压干燥成干浸膏,粉碎”的步骤,是因为采用了《药典》中记载的颗粒剂的两种常规制法中的一种.因此,本专利权利要求1相对于证据1和证据3的结合不具备创造性.
本案可以这样解读,使用药典记载的配方、制药方法,无论是否取得意料不到的技术效果,都不应当授予专利权,因为这样的技术方案如何给予排他性权利,实质上就排除了不需要付出创造性劳动即可以转换中成药剂型的本领域技术人员使用该技术方案的机会,显然不具有正当性,也不符合专利制度的本意.对于显而易见的技术方案,无论其在技术效果上如何,都不应当授予专利权.
二、技术贡献视角下的发明点
从技术贡献的角度来看,发明人作出技术贡献的发明点可能体现在技术问题、技术手段或者技术效果任何一个方面,并不需要同时都具有技术贡献.由于技术贡献可能体现在技术问题、技术手段和技术效果的任何一个方面,所以要求专利创造性判断遵守立体原则.专利创造性判断的立体原则或综合原则是指,在进行专利创造性判断时,应当将技术手段、技术问题和技术效果结合起来进行立体的判断.
有些技术方案的技术贡献或发明点体现在揭示技术问题的原因上,例如在Sponnoble案(In re Wiseman, 596F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658 (CCPA 1979))中,美国法院认为,揭示技术问题的原因是专利创造性”综合评价”要求的一部分.揭示技术问题的原因的发明可能具有创造性,即使一旦问题的原因被明确了,解决的办法是显而易见的.在Sponnoble案中,发明人发现潮气是通过中间的自然橡胶中间塞进入,就选择用一种包裹着硅树脂丁基合成橡胶做的塞来防止潮气泄露,美国法院认为发明人发现了问题的原因,而且现有技术中没有教导申请人选择比自然橡胶更能防止渗透的本发明中的材料的技术启示,因此认定本发明有创造性.当然需要注意的是,技术问题的原因的揭示并不一定总是产生具有专利性的发明.现在技术中存在对同样技术问题的同样解决方案时,解决方案相于对现有技术是显而易见是不具备创造性.
有些技术方案的技术贡献或发明点主要体现在其能够实现的功能上,例如,在(2013)高行终字第1264号”运行通信系统的方法”发明专利申请驳回复审行政纠纷案中,本申请权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的技术内容相比,区别技术特征是:本申请权利要求1中,无线资源若不满足同时建立呼叫,则由所述终端选择一种呼叫方式;对比文件1中,在无线资源充足时,直接同时建立两种呼叫.本申请权利要求1的实际所要解决的技术问题是,在无线资源不充足时,如何提高终端选择连接方式的灵活性.需要强调的是,本申请权利要求1并没有具体描述在无线资源不满足同时建立呼叫时如何通过所述终端选择一种呼叫方式,只是描述了该方法具有这样一种功能.实质区别是功能性的,而非实现该功能的具体技术手段.在本案中,北京高院认为,就功能性技术方案的创造性判断而言,首先要分析体现技术贡献的发明点是功能本身还是实现功能的技术手段.如果功能本身是容易想到的,实现功能的技术手段也是容易想到的,则技术方案整体上是显而易见的;如果功能是不容易想到的,虽然实现功能的技术手段是容易想到的,则技术方案在整体上也可能是非显而易见的.
有些技术方案的技术贡献或发明点体现在解决技术问题的技术手段上,例如,在(2013)高行终字第2289号”用于互联网搜索引擎的信息发布方法及其系统”的发明专利申请驳回复审行政纠纷案中,本申请权利要求1实际解决的问题是:(1)实现系统各模块间的数据通信;(2)使得在固定的时间段或者单位检索次数内,客户的显示信息出现的概率由某一权重参数决定,而同时实现在每一次搜索时,客户的显示信息的出现随机.为了现实上述第二项功能,本专利采取了以下技术手段:一,在固定的时间段或者单位检索次数内,客户的显示信息在指定位置出现的概率由某一权重参数决定;二,每一次搜索时,客户的显示信息的出现是随机的.正因为本专利采取了这样的技术手段,而且这两个技术手段之间是相互配合起作用的,没有被现有技术公开而本领域技术人员不容易想到,因此北京市高级人民法院认为,正因为本申请具有了上述特征,使其相对于对比文件1在整体上具备创造性.
来源:《中国知识产权》总第92期
作者:石必胜