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来 源 | 知产力
作 者 | 张 弢 美国FISH & RICHARDSON合伙人 专利律师
John S. Goetz 美国FISH & RICHARDSON诉讼律师
编 译 | 北京林达刘知识产权代理事务所
在美国，诱导侵权受美国专利法第271(b)条管辖，该法条对主动诱导其他人进行直接侵权作了规定。美国专利法第271(b)条要求诱导侵权需具备一种知情要素，即，潜在的诱导者必须实际知晓被行使权利的专利并意图使其行为导致第三方侵害该专利（即：特定意图）。2015年5月26日，美国最高法院就Commil v. Cisco, 135 S.Ct. 1920 (2015) 一案作出判决，进一步阐明了该诱导侵权法条中的知情要素。
作为背景，在DSU Medical v. JMS et al., 471 F.3d 1293一案中（联邦巡回上诉法院，相关部分全体出庭法官共同审理，2006年），法院认为第271(b)条必然地包括了侵权者知晓该专利的规定。此外，第271(b)条中的知情规定要求故意地诱导直接侵权，而非仅仅故意地诱导构成直接侵权的行为。在DSU一案中，被告依赖于律师的意见，成功地展示出其不相信其产品侵权，因此不满足第271(b)条中的知情规定。
在之后的Global-Tech Appliances v. SEB, 131 S.Ct. 2060 (2011)一案中，针对诱导所要求的特定意图，美国最高法院得出了与联邦巡回上诉法院在DSU一案中相同的结论：“我们现在认为在第271(b)条所规定的诱导侵权中，要求具有对诱导的行为会构成专利侵权的知情要素。”法院进一步认为“在这个（独特的）案件中，证据明显足够”支持在刑法“故意视而不见”原则下认定所要求的知情要素，在该原则中：“(1)被告必须主观相信一项事实的存在具有很高的可能性”以及“(2)被告必须采取蓄意行为以避免知道该事实”。因为该“故意视而不见”原则，在Global-Tech一案之后，要避免对专利的知情变得更加困难了。
2015年5月26日，最高法院作出了Commil一案的判决，进一步阐述了诱导侵权的知情要求。在Commil一案中，被告试图利用律师的专利无效意见作为对诱导侵权的抗辩理由。最高法院认为：“法院今天面对的问题关系到被告关于专利有效性的信赖是否可以成为对于诱导侵权的诉讼主张的抗辩理由。答案是不可以。诱导侵权中的故意要素关系到侵权；而侵权与有效性相比是不同的问题。”法院进一步阐明：“无效性不是对于侵权的抗辩理由，而是对于责任的抗辩理由。”法院解释，侵权和有效性是专利法所规定的不同的问题，一项新的“关于无效性的信赖”的抗辩理由会破坏专利有效的推定。另外，事实上，“相信专利无效的被诉诱导者有许多合适的获得具有该效果的裁定的方式”，如确认不侵权之诉(Declaratory Judgment)、双方复核程序(Inter Partes Review)以及积极性抗辩(affirmative defenses)。
对Commil一案意见的分析表明，“侵权”这个术语实际上有两层含义：(1)事实上满足专利权利要求要素，或者(2)被认为对满足权利要求要素负有责任。在第271(b)条中，“侵权”仅仅是指满足权利要求要素。因此，专利无效尽管是对侵权责任的抗辩理由，但不是对侵权的抗辩理由。
在Commil一案后，针对无效性的善意信赖的证据不再是对诱导侵权的抗辩理由。为了避免诱导侵权的风险，可以：
1）避免知晓该专利（这可能是Global-Tech一案之后的做法），或者
2）获得表明对于不侵权的善意信赖的证据，即，相信相关活动并不侵权（如，通过依赖合理的权利要求解释论据）。
请注意，尽管针对无效性的善意信赖不是诱导侵权的抗辩理由，但律师的专利无效意见对于故意的诉讼主张的抗辩、以及在最终认定故意后减少损害赔偿的增加来说，仍然是非常重要的。参见In re Seagate, 497 F.3d 1360一案（联邦巡回上诉法院，2007年）。