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作者单位：北京市高级人民法院民三庭
文章来源：《中华商标》杂志2015年第9期
要旨：《商标法》中“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”的规定，实质含义就是申请注册商标不得侵害他人现有的在先权利。即使申请注册商标的行为不属于《专利法》上规定的侵犯外观设计专利权的侵权行为类型，但并不意味着不构成《侵权责任法》上的侵权行为，也不能由此得出未构成《商标法》上损害在先权利的行为。平面标贴类外观设计主要是起到标识商品来源的作用，与商标的功能无本质区别，判断是否侵害其外观设计专利权时，对于类似商品的认定，不宜将外观设计专利商品认定为是标贴，而是应当根据在案证据，考虑实际使用标贴的容器内的商品类别。若诉争商标指定使用的商品与容器内商品相同或者类似，可能导致消费者混淆误认，则应认定为违反《商标法》不得损害他人现有的在先权利的规定，不应予以核准注册。
当事人：原告（上诉人）中国绍兴黄酒集团有限公司
被告（被上诉人）国家工商行政管理总局商标评审委员会
第三人（被上诉人）中粮酒业公司
案由：商标异议复审行政纠纷
案 情
00530003251.7号外观设计专利（见下图）被授权公告，使用该外观设计的产品名称为瓶贴。
2008年3月31日，中国绍兴黄酒集团有限公司（简称绍兴黄酒公司）向商标局申请注册被异议商标（见下图），申请号为6630010，指定使用商品为第33类果酒（含酒精）、烧酒、黄酒等。
被异议商标经初步审定公告后，在法定异议期内，中粮酒业公司向商标局提出商标异议申请，请求不予核准被异议商标注册。商标局裁定被异议商标予以核准注册。中粮酒业公司不服该裁定，向商标评审委员会提出异议复审请求。中粮酒业公司在异议复审阶段提交了使用该外观设计专利的实物照片、销售合同、广告合同及外观设计专利权证书等证据。2013年10月9日，商标评审委员会作出裁定，认为：被异议商标侵犯了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了2001年《商标法》第三十一条有关保护在先权利的规定，裁定：被异议商标在复审商品上不予核准注册。绍兴黄酒公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
审 判
北京市第一中级人民法院审理认为，绍兴黄酒公司未经许可，在同一种或类似商品上，将中粮酒业公司享有专利权的外观设计申请注册为商标，损害了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，判决：维持商标评审委员会的裁定。绍兴黄酒公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。
评 析
（一）“损害他人现有的在先权利”的解读
有观点认为，《商标法》规定的“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”是一个类似冲突规范的规定，即判断是否构成损害他人现有的在先权利时，应根据在先权利类型先转致相应的部门法，再在相应部门法之下判断是否构成侵权行为。依照该观点，在先权利为外观设计专利权时，诉争商标是否损害他人在先权利应在《专利法》体系下判断是否构成侵权。《专利法》第十一条第二款规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。《专利法》第六十条规定，“未经权利人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”。上述法条的文义清楚表明，《专利法》上侵犯外观设计专利权的行为并不包括使用行为。在《专利法》无其他侵犯专利权行为的兜底性条款存在的情况下，申请注册商标的行为不属于制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的侵权行为，故不构成《专利法》上的侵权行为，进而不构成《商标法》规定的“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”的情形。显然，这种推论是有问题的，其后果即是任何人可以在未经许可的情况下将他人已获得授权的外观设计专利申请注册为商标。
如何理解《商标法》规定的“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”，或者说《商标法》上“损害他人在先权利”与其他部门法上的侵权行为是何种关系？笔者认为，上述观点的思路是没有问题的，其推论错误的关键点在于虽然注意到了《商标法》与其他部门法之间的联系，但是却忽略了知识产权法和民法之间的关系。知识产权法是民法的特别法，对于《商标法》条款的解释应置于民法的整个体系之中。在特别法没有规定时，仍然可以适用一般法的规定。具体论述如下：
第一，《商标法》上“损害他人现有的在先权利” 就是指侵害他人现有的在先权利。“损害”一词在《侵权责任法》中基本上是作为名词使用，“损害”是侵权行为的后果，是侵权赔偿责任的必备要件。《侵权责任法》在对侵权行为进行规制时使用的是“侵害”一词，仅在《侵权责任法》第七条“行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定”，该条作为无过错责任原则条款，其中“损害”作为动词使用。根据《侵权责任法》的相关释义，无过错责任的构成要件有四个：一是行为； 二是受害人的损害；三是行为与损害之间具有因果关系；四是不存在法定的不承担责任的情形。[1]因此，《侵权责任法》第七条虽然是将“损害” 作为动词使用， 其含义仍然是结果意义上的损害，之所以不使用“ 侵害” 而使用“ 损害” ， 是因为无过错责任原则下行为人从事的并非法律禁止的活动，而是基于政策目的考虑使行为人对特定行为产生的损害承担侵权损害赔偿责任。《商标法》上“损害他人在先权利”的“损害”作为动词使用，不应理解为结果意义的“损害”，而应理解为指向行为的“侵害”。首先，现行《商标法》第三十二条（即2001年《商标法》第三十一条）解决的问题与《侵权责任法》第七条完全不同。其次，如果理解为结果意义上的“损害”，通常而言申请注册商标的行为不会给在先权利人造成现实损害，申请注册商标的行为主要表现为向商标行政主管机关申请获得授权的过程，只有将申请注册的商标进行商标性使用，才会造成对他人在先权利的现实损害。最后，现行《商标法》第三十二条的立法目的是为了解决商标权和在先合法权利的冲突，而权利冲突的表现形式通常即是对他人权利或者权益的侵害。类似条款可见《专利法》第二十三条第三款规定，“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突”。
第二，申请注册商标的行为不是《专利法》上规定的侵犯外观设计专利权的侵权行为，但可以依据《侵权责任法》判断是否构成侵权。《专利法》对于侵犯专利权的行为是一种封闭式立法例，有别于《著作权法》和《商标法》，对《专利法》规定之外的行为是否构成侵犯专利权，若不依据《侵权责任法》进行判断则会出现法律漏洞。根据《侵权责任法》第二条，侵权责任法的调整范围为侵害民事权益的行为。未经许可将他人合法授权的外观设计专利申请注册商标的行为，根据《侵权责任法》的相关规定可以认定为侵害外观设计专利权的行为。
第三，从民法请求权的角度看，《商标法》规定“损害”他人在先外观设计专利权的商标不予注册的请求权基础在于专利权作为绝对权而产生的支配权请求权。申请注册商标的行为虽然不会对专利权人造成实际损害，但是一旦申请注册的商标开始使用，则必然会对专利权人造成损害，对于存在造成损害或者妨害的现实之危险，专利权人可以行使其支配权请求权要求消除危险，而要求消除危险在《商标法》上最直接的表现即为申请注册的商标不予核准注册。
第四，根据在先权利的类型，包括著作权、商号权益、姓名权、肖像权、知名商品特有名称或包装装潢、外观设计专利权等，可以区分为标识性权利、智力成果性权利和人身性权利。作为标识性权利，比如商号权益、知名商品特有名称或包装装潢和外观设计专利权，商标法解决与其冲突的目的在于避免混淆。换句话说，如果将他人的外观设计专利注册为商标，可能导致相关公众误认为与外观设计专利权人之间有特定联系，《商标法》为避免混淆故禁止注册。
综上，《商标法》“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”的规定，实质含义就是申请注册商标不得侵害他人现有的在先权利，即使申请注册商标的行为不属于《专利法》上规定的侵权行为类型，但不意味着不构成《侵权责任法》上的侵权行为，也不能由此得出未构成《商标法》上损害在先权利的行为。未经许可将他人外观专利申请注册为商标的行为可以成为侵害专利权的行为，《商标法》禁止注册的目的在于避免相关公众对使用诉争商标的商品的提供者和外观设计产品的提供者产生混淆，此种禁止注册也体现出专利权作为绝对权产生的支配权请求权，即对造成损害或妨害的现实之危险可以请求消除危险。
（二）诉争商标侵害瓶贴类外观设计专利权的判断
本案争议焦点是诉争商标是否侵害瓶贴外观设计专利权。判断诉争商标是否损害其专利权时，从避免混淆的角度来看，仍应判断诉争商标指定使用的商品与外观设计专利权的商品是否构成相同或类似商品。有观点认为瓶贴作为在先外观设计，其商品即为瓶贴，若诉争商标不是指定使用在平面标贴或类似商品上，则不构成损害外观设计专利权。另有观点认为，判断诉争商标指定使用的商品与瓶贴外观设计商品是否类似时，应当考虑使用容器内的商品类别。笔者认为采用后一种观点更为恰当。平面标贴类外观设计作为标识性的在先权利，客观上就是起到标识商品来源的作用，2008年《专利法》修法之后对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计不再授予专利权，原因在于其与商标的功能并无实质性差别。平面标贴类外观设计在发挥标识商品来源的功能时，消费者识别的不是标贴本身，而是标贴所在容器内的商品。因此，即使外观设计专利授权产品是瓶贴，判断诉争商标是否侵害瓶贴外观设计专利权时，对于商品类似的判断，应当在《商标法》的体系下，考虑瓶贴外观设计专利的特殊性以及《商标法》设置不得损害在先权利规定的立法目的，对诉争商标指定使用的商品与容器内的商品进行类似商品的判断。
具体本案而言，异议申请人中粮酒业公司在异议复审阶段提供的证据可以证明其在瓶贴外观设计实际使用在黄酒商品的外包装上，被异议商标指定使用的商品与黄酒构成相同或者类似商品，被异议商标标志与在先外观设计整体比较亦相近似，因此，被异议商标侵害了中粮酒业公司的在先外观设计专利权。
注释：
[1] 王胜明：《中华人民共和国侵权责任法释义》，法律出版社2013年版，第53页。