同日申请实用新型与发明的利弊

  我国专利法第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”

  既然法律已经规定了,那我们就要用把法律用起来。由于发明的创造性要求比实用新型的高,当发明人对一项发明创造是否能授予发明专利不确定时,或者想在发明专利申请依法公布后到授权前,能尽早保护发明专利的主题,可以采用实用新型专利申请和发明专利申请同日提出,使两者具有同一申请日。也就是既申请发明专利又申请实用新型专利来为自己争取到更多的便利,这就是发明与实用新型“双申请”。

  实用新型专利和发明专利的区别

同日申请实用新型与发明的利弊

  注: 根据专利法第61条第2款 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

  评价报告是用来证明专利诉讼中涉及的实用新型专利是否具有专利性的报告,假如该报告显示实用新型专利没有新颖性或创造性,则对专利权人不利;反之,则对专利权人有利。

  实用新型专利对创造性的要求如发明专利高,而实用性较强,是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。如果发明专利包括产品的形状、构造,便可以大胆写成实用新型专利,而如果是方法发明,那就只能申请发明专利,不能同时申请实用新型专利了。当发明专利满足授权条件并且实用新型和发明具有同样的保护范围时,审查员会通知您在实用新型专利权和发明专利权之间任择其一。申请人以书面方式声明放弃在先获得的实用新型专利权,则可以对该发明专利申请授予专利权。

  专利法实施细则规定:“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”也就是您只能为一项技术保留一种专利权,“双申请”虽好,可不能贪心喔!您在同时做两种申请的时候务必要记得作出说明,也就是需要在发明专利请求书第二页第21项和实用新型专利请求书第二页第18项上分别标示说明。

  双申请有哪些优点和缺点呢?

  ·优点:

  1.灵活

  这就看您的具体需要啦,如果您只是需要一张证书,而这个证书越早到手越好,那就最好选择实用新型专利,无需实审,尽快授权是它的特点!但是快速获得证书也会为之后的维权留下隐患,由于实用新型专利只经初审就授权,稳定性不强,在诉讼过程中不占优势,并且在侵权纠纷时您还需要请求相关部门出具一份专利权评价报告 (专利权评价报告是无法复议和诉讼的喔)。而经实质审查后授权的发明专利稳定性较强,经过与审查员一来二去的答辩对整个专利的技术要点也能做到心中更加有数,在将来可能出现的专利纠纷中胜算更大一些。 如果实审不能通过,通过与审查员的交流陈述意见,也可以判断实用新型专利的稳定性,做到心中有数。在考虑好两种申请的区别与联系后,是不是当审查员通知您选择保留何种申请时,选择就更灵活了呢?

  2.经济

  国务院专利行政部门作出一份实用新型的评价报告要交2400元,并且不能减缓费用。发明专利申请实质审查费虽然是2500元,但可以减缓呀。

  《专利费用减缓办法》规定:申请人或者专利权人为个人的,可以请求减缓缴纳85%的申请费、发明专利申请审查费和年费及80%的发明专利申请复审费。

  申请人或者专利权人为单位的,可以请求减缓缴纳70%的申请费、发明专利申请审查费和年费及60%的发明专利申请复审费。

  如果你是自己申请一项发明专利,那么我们来算一算:发明专利申请费用为135元,实质审查费为375元,印刷费为50元,合计为560元,比2400元的实用新型专利评价报告费还少很多呢。如果您在接到审查意见通知后选择实用新型专利,就相当于只用560元就知道了实用新型专利的稳定性,如果在通知后选择发明专利,也只是多花了实用新型专利申请费75元,专利登记、印刷、印花费205元,前三年的年费90元,合计370元呢!

  另外,在发明专利授权前,还能依在先获得的实用新型专利保护发明专利申请的主题。

  缺点:

  1.要多花费其中一项专利的费用。

  2.要保证在发明专利授权前实用新型专利一直处在有效阶段,否则发明专利不能授权。

  如果实用新型专利到10年保护期满而发明专利实审还没结果时,则出现发明专利无法授权的结果,从而影响到发明专利的授权,不能使发明创造保护到20年。不过现在国家知识产权局的审查力度在逐渐加大,发明专利的审查速度也快了不少,10年后授权的情况也基本不会发生,所以您大可不必在这一点上费太多心思啦。

  编辑:北京三友