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作者：蒋强
来源：中国知识产权报
评析李叶飞、韩燕明诉北京新浪互联信息服务有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案
—本案要旨—
注册商标专用权的效力以商标性使用为限。判断是否属于商标性使用，应以商标标识是否用于识别商品来源为标准。如果作为注册商标的文字本身具有一定含义，则该含义属于社会公共资源，商标权利人无权禁止他人在原有第一含义范围内正常使用该文字。
—-案情—-
2007年9月7日，国家工商行政管理总局商标局核准李叶飞、韩燕明二人共同申请注册的第4441141号“拍客”商标，核定使用在第9类计算机软件等商品上。2014年，北京新浪互联信息服务有限公司（下称新浪公司）在新浪网、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客户端软件，供用户免费下载。“新浪拍客”是一款视频上传分享应用软件，提供特效、美化视频服务，并可将视频上传至新浪微博、腾讯微博、人人网等社交平台。该软件下载之前以及下载之后，客户端上均有“拍客”二字。
李叶飞、韩燕明认为，新浪公司在软件客户端上使用“拍客”字样，属于在同一种商品上使用与其注册商标相同的标识，侵犯了其注册商标专用权，据此请求法院判令新浪公司停止侵权、赔偿其经济损失360万元、公证费1000元。
新浪公司辩称：“拍客”是对特定人群和行为的描述性词汇，是指在互联网时代下，将自己拍摄的图片或视频上传至网络平台与他人共享的一群人，也指该群体的上述行为方式，该词汇本身已进入公共领域，李叶飞、韩燕明无权垄断该词汇禁止他人合理使用；新浪网是知名网站，新浪公司是在自己的网站上描述性使用“拍客”，主观上没有搭便车的目的和必要，不存在攀附他人商誉的侵权意图；新浪公司未将“拍客”作为商标使用，新浪公司拥有大量“新浪”图形及文字等商标，“新浪”文字及图形等商标比“拍客”更有知名度和显著性；新浪公司对“拍客”的使用是描述性使用，没有混淆可能性；李叶飞、韩燕明未实际使用涉案“拍客”注册商标，新浪公司不应承担赔偿责任。
—-判决—-
北京市海淀区人民法院经审理认为，涉案商标虽然难以认定属于商品的通用名称，但却是来源于网络社会中人们常用的代表一定文化特征的词汇符号，具有一定的通用化特征，商标权利人不能禁止他人善意地、非商标意义上的使用。新浪公司在应用软件上使用“拍客”一词，其目的是直接告知消费者该款APP移动应用程序的用途，这种使用系对“拍客”一词汇本意的使用，并非商标意义上的使用，属于描述性使用“拍客”一词，应视为商业上的自由表达，属于商业活动允许的正常范围。故依照我国现行商标法第五十七条第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》（下称《民事诉讼法》）第六十四条第一款之规定，判决：驳回李叶飞、韩燕明的全部诉讼请求。
李叶飞、韩燕明不服一审判决，提起上诉。
北京知识产权法院经审理认为，无论从法定还是约定俗成的角度来看，“拍客”一词均不能被认定在计算机软件产品（手机客服端）上，已成为通用名称。新浪公司的使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用，而并非发挥表彰和区分其服务来源作用的商标性使用。新浪公司对“拍客”的使用，是在专门供“拍客”群体使用的一款软件上作为描述该款软件的作用或使用群体，且其使用均与该公司的“新浪”或相应图标结合使用，能够使得用户清晰地认识到软件产品或服务来源于新浪公司，“拍客”本身并没有发挥区分商品来源的商标性作用，且其并无故意误导公众的主观意图，客观上也不会导致消费者混淆和误认，因此，依照《民事诉讼法》第一百七十条第一款，判决：驳回上诉，维持原判。
—-评析—-
我国现行商标法第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。该案中，“拍客”一词可以指代互联网时代下，将自己所拍的图片或者视频上传到网络平台与他人共享的人群以及该类人群的这种行为方式。“拍客”一词仅指代特定人群及其特定行为，并非涉案软件手机客户端的商品名称，亦非涉案软件手机客户端产品上的通用名称。因此，不能认定“拍客”一词在计算机软件产品（手机客户端）上已成为通用名称。
作为注册商标的文字如果本身具有一定含义，注册商标专用权人无权禁止他人在原有第一含义的范围内正常使用该文字。该案中，虽然双方当事人对于“拍客”具体所指的内容存在分歧，但都一致认可，在互联网飞速发展的情况下，“拍客”一词已经能够指代利用各类相机、手机或DV摄像机等数码设备拍摄的图像或视频，通过计算机编辑处理后，上传网络并分享、传播影像的一类人群。随着“拍客”一词的使用与普及，“拍客”商标在涉案APP移动应用程序上作为商标的显著性程度大大减弱，其发挥商品来源功能的效果明显低于其第一含义的指代作用。消费者在涉案APP移动应用程序上看到“拍客”二字更可能想到的是该款软件的用途或者适用的人群，而非商品的提供者。商标本身具有的第一含义属于社会公共资源，注册商标专用权的保护仅限于商标性使用而不应当作扩张性解释，否则将会导致商标权利人不当的侵占公共资源。该款APP移动应用程序系为提供“拍客”用途的专用软件，其针对的目标消费者为“拍客”，实现的功能亦是拍摄照片或视频上传至网络。鉴于该款软件与“拍客”第一含义所指代的特定人群具有天然的紧密联系，此时“拍客”一词在该软件上起到的作用是表明该款软件的用途，其目的是直接告知消费者该款APP移动应用程序的用途及适用人群，该种使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用，而并非发挥表彰和区分其商品及服务来源作用的商标性使用。新浪公司在专门服务拍客的软件上使用“拍客”二字是直接借助了该词汇的第一含义，这种使用方式应视为商业上的自由表达，属于正常商业活动范围，不构成商标侵权。（蒋强 作者单位：北京市高级人民法院）