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作者：徐晶律师
1、独占性、分许可的约定
许可交易谈判中最具争议也是最重要的问题之一，即关于许可的独占性和非独占性问题。所有的许可合同都可以被归为独占许可、排他许可（被许可人被授予的权利上存在着专利权人使用专利技术的负担，或者说专利权人保留了自己实施专利技术的权利或资格，也称独家许可，也可归为广义独占许可的一种）或一般许可（也称非独占许可），事实上一般许可仅仅是获得了免于被起诉的保险而以，而对专利运用的主要目的即市场份额的占有并没有多少帮助。
实践中可以采取折中的办法，在许可费不是一次性预支的情况下，把独占的许可授予相关的地域或细分市场，如果被许可人未满足议定的绩效要求其独占性将会终止。依照我国相关司法解释的规定，独占许可的被许可人可以单独对侵犯行为向法院提起诉讼，而排他许可的被许可人可以和许可人共同起诉，也可以在许可人不起诉的情况下自行提起诉讼。
对于许可方来说，许可合同中最好进一步明确被许可方保证将任何潜在的专利侵权告知许可人，并承诺在未获许可人书面要求的情况下不采取任何行动。究之原因，以诉讼作为营销的手段乃是专利的特色，而什么时机、什么样的打击力度、具体维权方式都需要根据市场的竞争态势进行具体的战略部署，专利权人应当尽可能地把这种主动权掌握在自己手中。被许可人是否有分许可的权利也必须要在许可合同中明确，以及分许可的被许可人的报备、勤勉义务、保密义务等可能对专利权产生实质影响的内容同样要在许可合同中约定。
另外，委托第三人制造、使用、销售专利产品（常表现为OEM）和第三人自己设计相关产品后委托被许可人加工含有专利技术的产品（常表现为ODM），在这两种情况下，都是基于为了被许可人的利益而进行的分许可，第三人不构成侵权。鉴于司法实践中各法院的判决不一致，以及为当事人减少诉累，最好在合同中将此两种情形予以明确，得到许可人的认可。
2、权利人瑕疵保证条款
专利权的有效与稳定是专利许可合同得以生效、存续及合同得以履行的前提与基础。因此保证专利权无瑕疵具有极其重要的意义。
第一，许可人保证享有许可处分权
即被许可的专利权权属清晰，发明人与专利权人或者受让来的专利的受让人与让与人之间权利义务清楚不会发生争议。并且约定一旦发生权属纠纷的情况下如何保障被许可人的权利以及如何弥补被许可人的损失。
第二，许可人维持专利权真实有效义务。
专利权人有义务按期缴纳专利年费，这仅是形式上的维持义务，专利权人实质上的维持义务在于，对于第三人向专利复审委员会提出的无效宣告之诉应积极应诉，并承担维持权利有效所发生的费用。
如果专利权被宣告无效，无效部分是发明的实质性部分或主要部分，如独立权利要求被宣告无效，此时被许可人签订合同的根本目的就无法实现，被许可人可以行使法定解除权。如果无效部分对被许可人的影响不大，如部分从属权利要求被宣告无效，此时会因标的质量下降而应适当减少许可使用费。
实践中，优质的专利为了实现有梯度的保护大多包含许多权项，在无效程序中可以删除或合并、修改，那么众多权项中各自的价值如何，相应的权项被无效掉后如何计算减少许可使用费的多少就很有必要在许可合同中予以明确。
第三，技术实施效果的保证义务。
从专利法来看，与其他合同不同的是，专利权人并无保证技术实施效果或技术能够商业性实施的默示义务，这与存在大量阻却性专利、专利技术本身的完善程度、商业化的可行性程度有关外，更与专利权的本质在于排除有关。
因此，即使许可合同签订的目的中明确许可的目的在于被许可人实现某种技术效果，专利许可合同也不能保证被许可人能够商业化实施被许可的专利，除非许可合同中明确约定专利权人应当保证技术实施效果。也正因此，许可合同中常见的约定不是专利权人保证技术能够实施或实施的技术效果，而是当被许可人无法实现目的时专利权人收回许可，或者当事人可以解除许可合同。这一点与技术秘密的许可有很大差别。
3、许可的期限、地域、产品领域
如果被许可人将要投入大量资金来有效地实施或利用该许可，那么一个较长的许可期限对其而言是十分重要的。而从许可人的角度看，最安全的做法是一个固定的但可以续展的期限，续展可酌情而定或者仅在完成预定目标之时再定。许可人最好避免设定自动续展的条款，因为这样的设计很可能会令许可人陷入无利可图的尴尬境地。
许可的范围通常被限制在一个特定的地域上，或者限制在一个特定的细分市场和分销渠道上。这样才能使得许可方能够通过理顺不同渠道和地域的被许可方来实现销售额的最大化。为了避免发生争议，许可人必须在许可合同中清晰界定所许可的地域。直接列出所有相关国家或地区的名称，就比仅说明是“亚洲范围”要好得多。
许可合同中也应明确约定是否包括地域内的求售和/或送货。也就是说，有人在许可约定的地域内打电话订货，但希望在该地域以外的地点交货，这种情况能否得到许可人的允许。同样的，产品领域需要清晰地界定，不同的产业对产品领域的划分会有不同的特点，需要具体问题具体分析。
4、许可使用费
许可使用费可以是一次性费用，也可以是基于整体收益或单位销量约定提成比例的特许使用费、平摊的定期费用，其中提成比例可以采取固定比例也可以逐年递增比例或者逐年递减比例。还可以是以上这些费用形式的组合。
对许可人来说，无论专利实施或产品销售的情况如何设定每期支付的最低许可使用费是上策。事实上，最低许可使用费的目的在于鼓励被许可方利用许可。如果没有利用许可的积极性，有价值的专利也会被白白浪费，不能产生任何效益。设计许可使用费有许多灵活的方式，比如，如果许可使用费在一特定时期内降至某一水平以下，就可能丧失独占性许可权或者对许可使用费方案的修改。
许可使用费率通常是基于净销售额，基于“利润”的许可使用费率在利润这一术语没有做出明确界定的情况下应予避免，因为被许可方可能制造某一特定项目利润低的假象。
获取被许可人的账薄和记录、查证所应得的特许使用费金额对许可人也是至关重要的。获取和查证的时间和方式、途径要约定清楚并易于操作。
5、保密义务
专利许可合同常常与技术秘密许可捆绑在一起，因此被许可人对在合同履行过程中获悉的未在专利文献中公开的技术秘密、商业秘密都负有保密义务，相应的许可人应当将这些有价值的信息固定在相应的载体上并标注秘密和密级并妥善管理，在许可合同中体现出相关的内容将更好得约束被许可人遵守保密义务，并可以在一旦发生侵权的情况下减轻或免除许可人举证的责任。
同样的，也应该明确许可人的保密义务，因为查阅或被许可人交付的账目中存在诸多经营秘密，如产品价格、客户名单、销售渠道等。
6、勤勉义务
尽可能对被许可人如何履行勤勉义务加以约定或许可人如何监督加以约定。许可合同中应尽可能约定许可人如何监督被许可人尽最大努力进行商业化。但是，由于许可人对被许可人的勤勉义务很难监督执行，最低许可使用费或许就成为解决这一难点的兜底方案。
许可人希望专利在最短的时间内得到最多的推广，就有必要约定被许可人相应的配合义务即推广的义务。很多的许可会包含一个不予退还的预付款，并约定在达到什么样的销售或推广的水平时予以返还给被许可方，也能够起到鼓励被许可方履行勤勉义务、尽快将专利商业化的目的。返还可以分阶段进行，且返还比例不宜过高，以便许可人可以监督许可的发展。
7、限制性条款
专利许可合同中的限制性条款是非常重要的内容，这些限制性条款的有效性问题常导致较大的争议。由于限制性条款常常是专利权人用来扩大专利权效力范围的具体表现，并具有导致专利权滥用、不法垄断之可能。因此，应结合合同法和反垄断法的规定来设置专利许可合同中的限制性条款。
许可合同中附限制条件，其目的即为了排除第三人参与竞争的条款系违反反不正当竞争法的行为。无论专利权人提出违约之诉还是侵权之诉，被许可人或第三人可依据技术合同司法解释或我国反不正当竞争法认定许可合同中相关限制性条款无效，从而使得专利权人超出专利权保护范围部分而丧失法律基础，从而间接规制专利权滥用。
由于搭售条款具有取得、维持、扩大不法垄断之效果从而构成垄断时，专利许可合同也会因这些搭售条款的存在而无效。如果专利权人要求被许可人接受许可时附加要求被许可人接受实施专利非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等等，专利许可合同部分无效。无论是积极搭售还是消极搭售，都可能会导致许可合同的部分无效。
限制性条款是否实质有效要综合专利法、合同法、反不正当竞争法、反垄断法关于对专利权滥用的相关规定来予以考查。
8、专利许可合同登记
一般许可合同不能对抗在先独占许可，一般许可合同可以直接对抗专利受让人或在后独占被许可人，因此专利许可合同并无登记的必要。
实践中，当独占许可合同、排他许可合同（也适用于一般许可合同）进行登记后，第三人会意识到被许可专利技术具有实际商业价值，为此会以专利无效为由进行讹诈。
专利许可合同登记虽然给公众带来查阅方便，但同时也给当事人，尤其是专利权人带来了更大的风险。由于专利能够进行许可进而实际商业化运用的比例极小，相比较而言，专利许可合同登记的负面效果更大，建议签订许可合同的当事人根据自己的目的考量是否有对许可合同进行登记的必要。
9、关于专利无效宣告的的约定
受专利审查模式及审查过程本身不完善的影响，专利权本身具有不稳定性。因此，在许可合同中对专利无效后双方当事人权利义务的约定条款显得尤其重要。不稳定性是世界各国专利制度的共性，不稳定性是专利权的常态，这一常态对专利许可合同的签订、履行、合同后果等各个环节都产生了极深刻的影响。在合同签订阶段，专利被许可人期望关于专利权有效性是确定无疑的答案本身就是不切实际的。
第一，许可合同中许可人对于被许可人不能够对许可的专利权提起无效请求的限制性约定是无效的。我国专利法规定的任何人都可提出专利无效宣告之诉，最高法院技术合同司法解释还特别规定，“禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件”属于合同法第329条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”情形，合同条款无效。
第二，专利无效后，被许可人仅能主张无效后不履行合同义务，之前已经缴纳的许可费不能主张退回。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有有追溯力。
但是因专利权人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。专利法第47条第2款规定专利许可合同终止，而非专利许可合同无效或不成立。专利许可合同本身属于“风险行为”，这一风险源自于技术本身的复杂性，还源自于智力成果的无形性的特征，导致权利人发现或预计瑕疵困难。
第三，专利被许可人在专利无效宣告期间对许可使用费缴纳的约定。
由于专利无效宣告的审查持续时间较长，在此期间，支付还是不支付使用费对被许可人来说是一个两难的选择。如果被许可人选择停止支付使用费的，专利权人将因许可合同的目的难以实现而行使解除权。这样就对被许可人产生了严重的威胁：如果专利权继续有效，或专利权部分有效的，原被许可人将承担禁令的风险。
如果被许可人选择支付使用费的，专利权一旦最终认定为无效，根据我国专利法第47条第2款的规定，专利权人无需返还无效宣告（该期间相对较长）的使用费。根据该款的规定，被许可人无法要求返还的仅仅是“已经履行”的使用费，即被许可人已经实际将会专利权人的专利许可使用费。“已经履行”的结果是许可使用费（金钱）的所有权已实际发生转移。如果许可使用费的所有权未发生转移时，即不构成“已经履行”之结果。
因此，被许可人可以选择将许可使用费交第三人保管与支付就能很好的解决这一问题。许可合同中应当约定被许可人要交付第三方保管与支付的条款。第三人保管与支付的该费用等专利权的确定后再予处分。
如果专利权被认定有效的，该使用费完全归许可人；如果专利权被认定为无效或部分无效的，应根据一系列因素在当事人之间进行分配，如被许可的专利数量、许可的期间、已过期间与剩余期间的比例、相关产业的结构与规模、市场上有无替代产品或被许可人或许可人对相关产业的控制程度、被许可人在无效宣告审查期间的商业利用程度、提出无效宣告的主体身份、使用被无效宣告的技术所生产出来的产品的市场饱和程度等等，都应一并在许可合同中约定清楚。
10、退出策略
能够在特定情形下立即终止许可合同对于许可人而言是至关重要的。例如，许可人已经开发一个特定商标名称，而被许可人的行为威胁到了与该商标名称相关联的商誉，再如，被许可人开始生产产品质量低劣的商品，还有未按时支付许可费、未达到规定的绩效目标等。因此，合同解除和终止条款的设计也是非常重要的。
最后但并非最不重要的一条Tips，专利分为发明、实用新型、外观设计专利具有不同的特点，不同产业要求的合同义务也不尽相同，知识产权商业模式及交易条件的千变万化，使得专利许可合同设计的复杂程度颇高，合同当事人双方应当聘请专业的专利律师设计专利许可合同并参与谈判，绝非一般律师、专利代理人、法务、专利工程师可轻易取代。
参考书目：
1、《技术转移改变世界》,[美]拉希德·卡思著,李跃然 张立译,经济科学出版社,2014年3月出版；
2、《专利许可合同的构造:判例、规则及中国的展望》,董美根著,上海人民出版社,2012年6月出版；
3、《知识产权——全球营销获利圣经》,周延鹏著,知识产权出版社,2015年2月出版。