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作者：张华松 华东政法大学经济法博士研究生 上海市第一中级人民法院法官
来源：《中国知识产权》总第102期
商标法规定销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。然而，关于进口商在我国境内销售侵权商品是否免赔问题，争议颇大。
关键词：
商标地域性 合法来源抗辩 商标使用行为
【裁判要旨】
商标法规定了销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。然而，关于进口商在我国境内销售侵权商品是否免赔问题，争议颇大。根据商标的地域性，外国公司在国外生产制造侵权商品应适用外国法，进口商在我国境内销售的行为应适用我国法律，致使受我国商标法司法审查的法域从无到有。进口商销售侵权商品是该商品在商标注册国市场的初始流通，其行为与生产商的行为后果相一致，故应承担与生产商同样的侵权责任，包括赔偿责任。较一般销售者而言，进口商对进口商品是否侵犯他人商标权应负有较高的注意义务，不能以“不知道”而免赔。专利法条文和专利侵权诉讼也明确了能够提出合法来源抗辩的，不包括侵权商品的进口商，商标权保护的原理与此相同。
案号 一审：（2013）徐民三(知)初字第1102号
二审：（2014）沪一中民五（知）终字第78号
【案情】
原告（被上诉人）赵元鸿。
被告1（上诉人）丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（以下简称丹纳赫西特公司）。被告2上海贝赫流体控制设备有限公司（以下简称贝赫公司）。
2003年10月28日，赵元鸿经国家商标局核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第9类物位仪等。2013年8月14日，赵元鸿作为商标专用权人与上海平迪凯特仪器仪表有限公司（以下简称平迪凯特公司）签订商标许可使用合同，授权平迪凯特公司使用该商标，授权性质为普通许可。
2013年9月20日，贝赫公司与丹纳赫西特公司签订买卖合同，向丹纳赫西特公司购买LAR101060型阻旋料位仪一台、LAR101020型阻旋料位仪一台及叶片两个（总价格5,400元）。同年9月23日，上海市东方公证处至贝赫公司所在地对丹纳赫西特公司从天津快递的包裹进行证据保全。封箱带上有巨大的“genuine BINDICATOR”标识（以下简称被控侵权标识），其中“BINDICATOR”字体明显大于“genuine”，内部包装纸盒的封箱带上亦有被控侵权标识。同年10月15日，贝赫公司与平迪凯特公司签订产品采购合同，将被控侵权商品以6,300元的价格出售给平迪凯特公司。
原告赵元鸿向上海市徐汇区人民法院诉称，被告丹纳赫西特公司作为同行业的竞争者在其生产销售的物位仪商品上恶意使用“Genuine Bindicator”标识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，造成了相关公众对使用原告商标生产的商品严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨大经济损失。请求法院判令丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告注册商标专用权的商品；贝赫公司立即停止销售被控侵权商品；丹纳赫西特公司赔偿原告相应的经济损失和合理开支。
被告1丹纳赫西特公司经法院传票传唤，未到庭应诉。
被告2贝赫公司同意停止销售被控侵权商品。
【审判】
上海市徐汇区人民法院经审理认为：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权；销售侵犯注册商标专用权的商品的，亦属侵犯注册商标专用权。原告赵元鸿是第3334895号“BINDICATOR”商标的专用权人，核定使用商品为第9类物位仪等。被控侵权料位仪与请求被保护商标核定使用商品物位仪属于相同商品。丹纳赫西特公司在其生产、销售的被控侵权料位仪外包装纸盒的封箱带上、料位仪产品及说明书上均存在突出使用“genuine BINDICATOR”标识的行为，其中“BINDICATOR”字体明显大于“Genuine”。“BINDICATOR”与原告请求保护的商标内容完全一致，基本无差别，而“genuine”翻译成中文即“真正的”、“纯正的”的意思，被控侵权标识整体上与涉案注册商标构成近似，一般消费者施以普通注意力，难以分辨被控侵权标识与原告请求保护商标的区别，极易造成混淆和误认。法院综合考量丹纳赫西特公司侵权行为的性质、情节、主观过错程度、涉案产品市场价值等因素酌情确定原告经济损失金额和合理开支费用。
一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第二款、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条第二款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决：一、丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害赵元鸿第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权商品；二、贝赫公司立即停止销售侵害赵元鸿第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；三、丹纳赫西特公司赔偿赵元鸿经济损失20万元；四、丹纳赫西特公司赔偿赵元鸿合理费用3万元。
宣判后，被告丹纳赫西特公司不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉，主要理由是：被控侵权产品实为美国万确测量仪器有限公司（以下简称美国万确公司）在境外生产，丹纳赫西特公司仅实施了进口销售被控侵权产品的行为，不存在侵权恶意，被控侵权产品有合法来源，故不应承担赔偿责任。请求撤销原判，驳回赵元鸿全部诉请。
上海市第一中级人民法院另查明：赵元鸿第3334895号“BINDICATOR”商标申请注册时，美国万确公司曾提出异议，后经国家商标评审委员会复审裁定予以核准注册。2013年9月3日，丹纳赫西特公司向美国万确公司购买被控侵权产品。同年9月11日，丹纳赫西特公司向我国海关申报货物。后丹纳赫西特公司将被控侵权产品销售给贝赫公司。被控侵权产品上印有“genuine BINDICATOR@”标识，铭牌载明“VENTURE MEASUREMENT COMPANY LLC”（即美国万确公司）、“MADE IN U.S.A”等字样。丹纳赫西特公司在其官网上突出显示了被控侵权标识，并简要介绍Bindicator@品牌等。
上海市第一中级人民法院经审理认为：首先，基于商标保护的地域性，外国公司在我国境外生产制造被控侵权产品本身并不侵犯我国注册商标专用权，但丹纳赫西特公司作为进口商进口被控侵权产品至我国并在境内销售直接导致该产品在涉案商标受保护的法域内从无到有；其次，丹纳赫西特公司虽然未直接从事生产制造被控侵权产品行为，但实际上是在我国境内首先使用被控侵权产品的主体，从商标法保护的意义上，本案丹纳赫西特公司作为进口商的行为后果与生产者的行为后果是一致的；再次，丹纳赫西特公司当庭陈述其系美国万确公司在中国的代理商，与美国万确公司同为美国母公司的子公司，其网站上突出显示被控侵权标识并简要介绍Bindicator@品牌，且赵元鸿、美国万确公司在申请各自“BINDICATOR”注册商标及美国万确公司申请“genuine BINDICATOR”过程中，彼此间均曾有异议，故难以认定丹纳赫西特公司不知情销售被控侵权产品。综上，商标法中合法来源抗辩应受地域性规则的限制，能够提出合法来源抗辩仅是不知产品侵权而销售的被控侵权方，不应包括产品的进口方，且不能认定丹纳赫西特公司对销售被控侵权产品不知情，故丹纳赫西特公司的合法来源抗辩于法无据，且与事实不符，不予采信。但一审关于丹纳赫西特公司生产被控侵权产品的相关认定有误，予以纠正。二审法院遂撤销一审判决第一项，改判为丹纳赫西特公司立即停止销售侵害被上诉人赵元鸿第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；维持判决第二三四项。
【评析】
商标法第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”该条款一般被称为合法来源抗辩。在现实经济生活中，有的商品销售者通过合法渠道获得某商品，由于自身不具有相关专业知识，不知道该商品为侵犯注册商标专用权的商品，而在市场销售。在这种情况下，要求销售者承担赔偿责任，不符合民法保护善意第三人的精神。销售者如能证明其满足法定的考察要件“不知道+合法取得+说明提供者”即可免除赔偿责任。然而，侵犯注册商标专用权商品的进口商可否适用销售商的赔偿责任豁免，司法实践中一直争议较大。本案从商标的地域性、商标使用行为、进口商的注意义务和专利法相关规定的比较等多种角度，解析了进口商销售侵权商品行为不得适用合法来源抗辩免除赔偿责任，希望能为以后审理类似案件提供一些审判参考。
一、商标权的地域性决定了进口商销售侵权商品受我国商标法司法审查的法域从无到有
商标权具有地域性（territoriality），即商标仅在其注册的地域范围内具有效力。当然，地域性有时还包括在商标知名或者驰名的地域范围内具有效力。这里主要从前一种意义上讨论商标权的地域性。商标权的地域性至少包括两方面内容。首先，商标权的获得是以国与国之间的相互独立为基础的。如果企业欲以特定商标在多个国家销售商品或者提供服务，就需要按照这些国家各自的法律获取商标权。一国的商标只能在该国有效。其次，商标权的保护是以各国国内法为基础的。在特定国家的商标权保护，必须以该国的国内法为基础。迄今为止，除知识产权一体化进程极快的地区（如西欧经济共同体、法语非洲国家）外，包括商标权在内的传统知识产权，均只能依一定国家的法律产生，也只在其依法产生的地域内有效。
商标权的地域性是与独立性密切相关的，独立性是商标权地域性的结果和表现。《巴黎公约》第6条确立了商标独立性原则（the principle of the independence of trademark），即商标在各成员国之间的申请、注册和保护，由各成员国的该国法律决定，各自独立。在一个成员国正式注册的商标与在其它成员国-包括申请人所在国-注册的商标无关。这就是说，商标在一成员国取得注册之后，就独立于原商标，不受在包括原属国在内的其他国家类似注册的命运的影响。特别是，该条第（3）项指出一项商标一旦获准注册，并不当然受其他国家对于相同商标的类似注册作出的决定的影响。对于这种类似注册的放弃或者撤销并不当然影响在其他国家获准的注册。该商标的有效性只能依据各成员国的立法确定。根据地域性原则，商标在其获得注册或者在法律上被承认为商标的各个主权地域内，被视为各自独立的存在。
我国司法政策和判例明确承认商标权的地域性。在我国商标司法实践中，经常遇到商标权地域性与独立性原则的适用问题。无论是在商标授权还是商标侵权认定中，我国司法一直坚持商标权的地域性与独立性原则。在原告费列罗有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审决定一案中，原告申请的商标系在意大利核准注册，其通过世界知识产权组织国际局向我国提出领土延伸保护，我国商标局以其缺乏显著性而予以驳回，商标评审委员会维持该驳回决定。原告诉讼理由之一是 “申请商标已在他国注册，其可注册性已经得到认可”。对此，一审判决指出：“对于原告所提申请商标已经获得注册故亦应当为我国核准注册的理由，本院认为，知识产权的独立保护原则允许各国依据其本国法对于申请商标是否应当注册进行审查，亦允许各国在商标的审查和授权标准上存在一定的差异。就此，申请商标在其他国家是否可以被核准注册与能否在我国取得注册商标的地位并无关联性，被告依照我国的法律规定对于申请商标的注册申请予以驳回并无不当，本院对此不持异议。”
本案中，侵权商品为美国万确公司在美国生产制造，使用了“genuine BINDICATOR”商品标识，依据商标权的地域性，美国万确公司在美国生产制造侵权商品应适用美国的国内法，显然不属于我国商标法审查的法域。但进口商将侵权商品在我国境内销售，其行为无疑适用我国的相关法律，导致了我国商标法司法审查的法域从无到有。就立法初衷而言，合法来源抗辩虽然免除了销售商的赔偿责任，但是商标权人仍然有权追究由销售者说明或披露的生产商的责任来弥补自身的损失，由此实现保护商标权人和促进商品流通的两全。而本案的商标权人赵元鸿无法在我国基于我国法律追究美国万确公司在美国生产制造侵权商品的赔偿责任，也无法在美国起诉美国万确公司追究其依据中国法律应承担的赔偿责任，原因在于美国法院不支持旨在行使只是根据外国法律而存在的商标权的诉讼。如果由此免除销售商（即进口商）的赔偿责任，商标权人将无法获得损害赔偿的救济，这无疑是失去了商标法保护的意义。
二、进口商销售侵权商品是商标法意义上的商标使用行为
商标的生命在于使用，商标只有用于生产经营活动中才会真正发挥其应有的功能。商标法修订之前，司法实践中已认识到商标法中的商标使用必须是商标意义上的使用或者商业标识意义上的使用。新商标法采纳了司法实践已有认识和做法，对“使用”做出了界定。新商标法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。仔细审视该条款，应认识到“商标法意义上的使用”形式是多样的，但其基本点都是为了识别商品来源，同时需限定在商业活动中，将非商业性的合理使用行为（如新闻报道）排除于商标侵权行为之外。
商标法意义上的商标使用应当结合商标地域性以及是否发生在市场流通过程中进行综合认定。商标权的地域性决定了商标权仅能控制商标注册国范围内的商品流通。因此，商标法意义上的商标使用存在一个隐含的前提，即应是“在商标注册国范围内的商品流通过程中或为了促进在上述范围内的市场流通，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。在此种意义上，在商标注册国以外的使用及市场流通范畴以外的使用均不是商标法意义上的商标使用。如涉外定牌加工中的加工人将商标标识贴附于商品上，因此种贴附并非为了促进商品在我国市场流通过程中的销售，不属于我国商标权可控范围；又如假冒商品的最终使用者无论是在经营过程中使用抑或自用，均不构成商标侵权，因为此种使用已经退出了商品流通领域，例如装修公司在为客户装修过程中使用了假冒商品，商标权人无权追究装修公司的侵权责任。
进口商销售侵权商品是侵权商品在商标注册国市场的初始流通。从商品流通的整个过程看，“生产者”-“销售者”-“消费者”是一种最为典型的商品流通过程。但在商标注册国法域，进口商销售侵权商品的行为，其实质是对侵权商品的生产和销售。正是进口商促使了侵权商品的首次商品流通。进口商虽然未直接从事生产制造侵权商品的行为，但其实际上是在我国境内首先“使用”侵权商标的主体，没有其把侵权商品进口到我国，也就不可能有后续的销售，亦不会有后续的混淆，故进口商不仅仅是“销售商”，其将生产商、销售商两个角色融为一体。在商标法保护的意义上，本案中进口商的行为后果与生产商的行为后果是一致的。因此，进口商应该承担和制造商一样的侵权责任，即停止进口、销售行为，赔偿损失。虽然我国对进口侵权商品是否构成使用商标行为没有明文规定，但Trips成员国的商标立法已做出相关规定。如欧盟《商标指令》和《商标条例》规定了可以构成商标侵权行为的使用方式，包括：（1）将标识使用在商品或包装上；（2）…；（3）进口或出口带有该标识的商品。法院可以根据具体情况认定其他的使用行为。
三、进口商相比一般销售者而言就进口商品是否侵犯他人商标权负有较高的注意义务，不能以“不知道”而免赔
知识产权侵权和一般的民事侵权在中文中都表述为侵权，但其实这两种侵权在本质上并不相同。在英美国家，一般侵权使用的是“tort”，而知识产权侵权使用的则是“infringement”，虽然这两个单词都被翻译为“侵权”，但这更多的是因为语言翻译上的障碍。实际上，这两个概念存在着实质性的差别。在一定意义上讲，“tort”的范围要稍窄些。它只覆盖负有损害赔偿责任的侵权行为。而“infringement”的范围面较宽。它除了把“tort”涵盖在内之外，还涵盖了一切侵入他人权利或利益范围的行为。从字面上看，你只要进入“in”他人的圈“fringe”，即只要有了“侵入”事实，“infringement”即可以确定。用英文讲就是“establishing”你的“infringement”行为了。这绝不是以什么主观状态、实际损害为前提，而可以立即予以制止、要求恢复原状等。至于进一步探究“infringement”之下包含的“tort”是否能构成后者，则要符合过失、实际损害等要件。从这一点上来说，在知识产权领域，侵权的成立一般并不以主观过错为条件。即使行为人在主观上不存在过失，同样可以构成知识产权侵权。具体到商标领域，销售侵犯注册商标专用权的行为构成侵权并不以明知为构成要件，只要行为人销售了侵犯注册商标权的产品，就构成商标侵权。
“不知道”是销售者合法来源抗辩的免除赔偿责任的主观要件，并非侵权构成要件。 “不知道”，对其反向解释就是“知道”。按照司法实践中对于“知道”的通常解释，“知道”包括实际知道和应当知道，即“明知”和“应知”。“明知”对应的过错表现是“故意”，“应知”对应的过错表现是“过失”。“不知道”是指销售者在事实上确实不知道所售商品是侵权商品，即排除了“明知”和“应知”。故如果能认定销售者是“明知”或“应知”，则不属于“不知道”的要件，也就无法适用合法来源抗辩免除赔偿责任。对于“明知”，销售者明知所购商品系侵权商品仍购进并销售的，表明其主观恶意明显，理应承担赔偿责任，不存异议。对于“应知”，即如何认定销售者“应知”所售商品为侵权商品，司法实践中依然要根据案件的具体情况和销售者的注意义务等综合认定。销售者作为商品流通的中间环节，法律出于保护商标权人和消费者合法权益的需要，鼓励其从合法、正规渠道购进货物，销售者应尽到一定的注意义务；但如对其注意义务的要求过高，则会不当地增加其交易成本，影响商品流通的效率。故考量销售者的注意义务，是认定“不知道”和“知道”（应知）的关键因素，亦是承担赔偿责任的主观要件。
具体考量销售者是否尽到了应尽的注意义务，可从主体、客体和其他方面进行综合考虑。从主体方面看，根据销售者的专业程度、自身经营状况、从业经验等，对特定商品的注意义务有所不同，特定行业的专业销售者的注意义务应高于一般销售者；从客体方面看，根据所售商品的受众范围、商品包装、商品进价等各方面因素，销售者对特定商品的注意义务也高于一般商品；从商品、商标的知名度和显著性看，知名度高低和显著性强弱决定了商标受保护的范围和强度，显然，销售者对于知名商品和驰名商标的注意义务亦高于一般商品和商标。进口商与一般销售商的主要区别在于：第一，进口商较一般销售商而言对其所售商品有着深入地了解。进口商销售商品的最终目的是获利，必然要对国内外相同或类似商品的价格差异、质量优劣、市场占有率高低、相关法律法规等有着敏感的认识，详尽的市场、商品调研是其必备条件。第二，商品进口需经海关等政府监管致使进口商对其所售商品是否侵犯我国知识产权有着清醒的认识。进口商进口商品应整理通关单据，如实向海关申报，经审查合格后才能入境销售，往往有关知识产权的证明也是通关单据之一，进口商必须保证所进口商品没有侵犯我国知识产权。事实上，我国海关对疑似侵犯我国商标权的进出口商品可采取暂扣、通知权利人甚至依法销毁等行政强制措施。又如美国，美国《关税法》第526条规定，制造于外国的商品，如果带有美国公民的注册商标，或者带有设立于美国之公司的注册商标，不得进入美国，除非有美国商标所有人的书面同意。综上，进口商相比一般销售者就其进口产品是否侵犯他人商标权负有较高的注意义务，不能以“不知道”而免除赔偿责任。
四、专利法条文和专利侵权诉讼中均明确了能够提出合法来源抗辩的不包括侵权商品的进口商
我国专利法和著作权法也规定了销售者免赔条款，即在满足特定条件时可以免除侵权商品销售者对权利人的民事赔偿责任。著作权侵权行为方式是指复制、发行、传播、演绎等，由于伯尔尼公约规定某一成员国的版权在其他成员国受同等保护，进口行为从未被视为侵权行为。而对与商标权类似均为行政机关确权的专利权，专利法规定进口行为可以构成侵权，并同样规定了销售商合法来源抗辩的免责，但从未规定进口商可以因提供了合法来源善意进口而免责。1992年修订专利法时，为了准确界定专利侵权行为，保护专利权人合法权利，专利法第十一条赋予发明、实用新型和外观设计专利权人进口权，即未经专利权人许可，任何单位或个人都不得进口专利产品或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。而专利法第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。对第七十条的理解，应当注意到专利法上能够适用合法来源抗辩的行为仅限于为生产经营目的许诺销售、销售或者使用专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为，不包括制造或者进口的行为，也不包括使用专利制造方法的行为。这表明，专利产品的制造者、进口者以及产品制造专利方法的使用者不能以其不知道其制造、进口的产品是他人获得专利权的产品为理由，或者以其不知道使用的产品制造方法是他人获得专利权的方法为理由，请求免除其赔偿责任。商标权保护的原理与此相同。
在有关的专利侵权诉讼中，法院也明确提出“合法来源抗辩受知识产权地域性规则的限制” 。在原告好孩子儿童用品有限公司诉广州市上威贸易有限公司、广州市中威日用品企业有限公司、南京中央商场股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案中，南京中级人民法院经审理查明涉案产品“Fisher_Price”（费雪）牌73528型三合一脚踏车原产地为墨西哥、制造商为美国美泰有限公司（MATTEL,INC），属进口产品，在中国境内的进口、经销商是广州上威公司和中威公司，涉案产品侵犯了好孩子公司发明专利权，判处广州上威公司和中威公司承担连带赔偿责任150万元。江苏省高级人民二审认为：首先，现有证据表明被控侵权产品系上威公司、中威公司进口、销售，且被控侵权产品落入了涉案发明专利的保护范围；其次，正是因为进口侵权产品的行为直接导致该产品在涉案专利受保护的法域内从无到有，我国专利法规定在专利侵权诉讼中，能够提出合法来源抗辩仅是不知是侵权产品而销售或使用的被控侵权方，而不包括侵权产品的进口方，合法来源抗辩受知识产权地域性规则的限制。二审判决驳回上诉，维持原判决。