非典型性专利侵权行为的法律认定

　　出处：中国知识产权报

　　——黄长学诉金凤凰公司侵犯实用新型专利权案评析

　　案号：（2013）鄂民三终字第00017号

　　[裁判要旨]

　　以伪造的专利实施许可合同进行备案的行为虽然不是典型意义上的侵害专利权行为，但这种行为妨害了专利权人许可他人实施专利，以及收取专利许可使用费的权利，应认定属于侵害专利权的行为，应承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

　　[案情介绍]

　　黄长学于2007年12月26日取得名称为”绝缘安装附件全包覆型车顶复合绝缘子”的实用新型专利。浙江金凤凰电气有限公司（下称金凤凰公司）于2008年11月10日向国家知识产权局办理了专利实施许可合同备案，合同约定：黄长学许可金凤凰公司以独占许可方式实施涉案专利，许可使用期限自2008年9月26日起至2014年9月25日止。对此，黄长学并不知情。

　　2009年9月3日，黄长学与案外人武汉华源新能电力工程有限公司（下称华源公司）签订《专利实施许可合同》，约定：黄长学许可华源公司以独占许可方式实施涉案专利，未经华源公司书面同意，黄长学许可他人实施专利的，应立即停止许可他人实施专利，并向华源公司支付违约金100万元等内容。2009年12月22日，华源公司向黄长学发送《通知函》，以涉案专利已于2008年许可他人独占实施，并在国家知识产权局办理专利实施许可合同备案为由，通知解除双方签订的前述《专利实施许可合同》，并保留通过法律程序向黄长学追偿110万元经济损失的权利。

　　黄长学发现涉案专利权被金凤凰公司单方办理了专利实施许可合同备案后，即与金凤凰公司联系。2010年6月4日，金凤凰公司出具《说明与承诺书》载明：2008年9月26日，金凤凰公司未经专利持有人黄长学同意，用其四项专利（包括涉案专利）成立了高新技术企业。黄长学并未与金凤凰公司签订《专利实施许可合同》，《专利实施许可合同》是金凤凰公司编写并代黄长学签名的，黄长学对此事不知情；金凤凰公司未向黄长学支付四项专利的专利使用费和其他任何费用；金凤凰公司利用上述四项专利的唯一目的是办理高新技术企业享受减税政策，并未利用专利开发任何产品或打算开发产品等。专利法律状态检索结果显示，涉案专利的专利实施许可合同备案已于2012年8月13日注销。

　　根据上述事实，黄长学指控金凤凰公司以虚假的专利独占实施许可合同在国家知识产权局备案，导致其专利无法正常许可他人实施，要求金凤凰公司办理专利实施许可合同备案登记撤销手续并赔偿黄长学经济损失91万余元。金凤凰公司辩称其没有实施涉案专利并未获得任何经济利益，备案行为并未给黄长学造成经济损失。

　　一审法院认为金凤凰公司的备案行为妨害了黄长学许可他人实施涉案专利，以及收取专利许可使用费的权利，认定金凤凰公司侵害专利权行为成立。判决金凤凰公司向国家知识产权局申请注销专利实施许可合同备案并赔偿黄长学经济损失20万元。

　　二审法院认为一审判决金凤凰公司撤销专利实施许可合同备案并无不当，鉴于此判项的义务已实际履行，在二审中予以撤销。综合考虑涉案专利的类型、金凤凰公司的侵权时间和主观恶性，以及黄长学并未在本案中主张就涉案专利对华源公司应承担的违约损失等因素判决：一、撤销一审判决；二、金凤凰公司赔偿黄长学经济损失30万元。

　　[法官评析]

　　一、非典型性专利侵权的法律认定

　　《中华人民共和国专利法》第11条规定，实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，金凤凰公司并非直接实施专利权人黄长学的涉案专利以获取经营利益，而是通过伪造专利实施许可合同，将涉案专利向国家知识产权局进行独占实施许可备案，但前述备案行为实际造成黄长学与华源公司签订的《专利实施许可合同》无法实施的后果。

　　虽然金凤凰公司不是直接实施专利权人黄长学的涉案专利以获取经营利益，即不是典型意义上的侵害专利权行为，其伪造专利实施许可合同进行备案的最终目的也并非为了实际实施涉案专利以获利，但金凤凰公司的备案行为的确妨害了专利权人黄长学许可他人实施涉案专利，以及收取专利许可使用费的权利。因此，法院认定金凤凰公司侵害专利权行为成立，金凤凰公司的上述备案行为属于侵害专利权人黄长学专利实施许可权利的行为，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

　　二、侵权人主观恶性对案件判赔数额的影响

　　由于金凤凰公司伪造专利实施许可合同获取专利行政管理部门的备案，导致黄长学无法正常许可他人实施其专利，金凤凰公司应当赔偿黄长学在侵权期间内的专利许可使用费损失。本案一审法院判决金凤凰公司赔偿黄长学经济损失20万元，二审法院综合考虑涉案专利的类型为实用新型专利、上诉人金凤凰公司的侵权时间较长，主观恶性较大，进行专利侵权的手段隐蔽、区别于通常专利侵权方式，且黄长学不应对涉案专利许可使用费损失的扩大部分承担责任，以及黄长学并未在本案中主张就涉案专利对华源公司应承担的违约损失等因素，酌情确定金凤凰公司赔偿黄长学专利许可使用费损失30万元。

　　本案二审判赔数额提高，一方面是考虑专利实施许可权利归根结底是财产性权利，损害赔偿是主要救济方式，如果对于权利人不能给予充分的赔偿，对于侵权行为不能有足够的经济惩罚，就会纵容和鼓励侵权；另一方面，考虑到金凤凰公司侵害专利权人专利实施许可权利的主观恶意明显，其在专利权人不知情的情况下，以伪造专利实施许可合同并将涉案专利向国家知识产权局进行独占实施许可备案，其侵害专利权的方式特殊、隐蔽，并且其最终目的是为了骗取”高新技术企业”资格，获取企业减税优惠政策利益，对这种行为应加大其侵权赔偿代价。

　　三、完善专利实施许可合同备案制度的建议

　　针对本案专利实施许可合同备案所反映出的问题，笔者对我国专利实施许可合同备案制度的进一步完善提出一些建议：

　　首先，要进一步完善《专利实施许可合同备案办法》，以增强其对专利技术交易市场和专利实施许可行为的规范指引作用。现有的《专利实施许可合同备案办法》列举了十一种不予备案的情形，但并未包括以伪造、变造的申请文件进行专利实施许可合同备案应不予准许的内容，对一旦发生以虚假申请文件或者以其他非法手段获得合同备案的情况，应如何救济专利权人，《专利实施许可合同备案办法》也没有作出相应规定。对于负责专利实施许可合同备案管理工作的部门来说，对于专利实施许可合同进行实质审查确有难度，但可以通过核实当事人的身份信息、专利实施许可信息等进行初步地判断，以免出现以伪造专利实施许可合同侥幸备案的被动局面。同时，《专利实施许可合同备案办法》可以对专利权人设定高效、便捷的权利救济途径。当权利人发现侵权人以虚假的专利实施许可合同获得备案时，权利人和侵权人已经处于对立状态，在双方沟通无望并且双方关系恶化的情况下，不能将权利人只限定于和侵权人签订解除协议进行备案注销这一条救济路径上。

　　其次，要动态跟踪管理高新技术企业的专利独占实施状态和效果，避免出现以伪造的专利实施许可合同骗取”高新技术企业”资格的情形。高新技术企业可以享受国家相关的税收优惠政策，在这一利益驱动下认定高新技术企业浪潮涌动，为了弥补企业自身专利拥有量的不足，部分企业通过专利独占实施许可达到其对企业主要产品（或服务）的核心技术拥有自主知识产权的高新技术企业认定条件。鉴于此，专利实施许可合同备案工作部门应与科技管理部门加强配合，对高新技术企业的专利独占实施状态和效果进行动态跟踪管理，确保高新技术企业实施专利技术能力的”含金量”,真正激活专利技术市场，推动专利技术的创造和运用。

        作者：毛向荣