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作者 | 王现辉 北京大成（石家庄）律师事务所律师 专利代理人
来源 | 知产力
笔者自述：该文从外观设计的基本概念、外观设计专利权的侵权判定、保护范围、代理侵权诉讼准备工作等方向入手，结合石家庄市中院及河北省高院的判决，讲解了专利律师代理外观设计专利侵权诉讼应掌握的基本方法和法律依据，以期对专利律师代理有所帮助。
一、什么是外观设计专利权
外观设计，是指工业品的外观设计，也就是工业品的式样。它与发明或实用新型完全不同，即外观设计不是技术方案。我国《专利法》第二条中规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”。
二、侵害外观设计专利权判定
外观设计是我国司法保护的对象之一，在专利侵权纠纷中，外观设计的侵权在专利侵权纠纷中所占的比例很高，随着人们知识产权保护意识的不断提高，外观设计申请量逐年增加，外观设计专利侵权的纠纷也呈上升趋势，在外观设计侵权实务中，无法回避的即是外观设计侵权的判定。对外观设计侵权的判定，通常有三个步骤。
（一）确定外观设计专利权的保护范围。
《专利法》第59条规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”在解释专利公告中的图片或照片时，应注意把握以下要点：
1、结合产品名称、分类号、简要说明确定外观设计专利权保护范围。
《专利法》第27条规定：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”《专利法实施细则》第29条规定：“国务院专利行政部门认为必要时，可以要求外观设计专利申请人提交使用外观设计的产品样品或者模型。”第47条规定：“申请人写明使用外观设计的产品及其所属类别的，应当使用国务院专利行政部门公布的外观设计产品分类表。未写明使用外观设计的产品所属类别或者所写的类别不确切的，国务院专利行政部门可以予以补充或者修改。”可见，外观设计专利申请时提交的材料包括简要说明、产品的模型或样品、类别等。
在案件审理时，专利外观设计的图片或照片可能不够清晰，仅凭该图片或照片有时不足以准确界定外观设计专利权的保护范围。由于外观设计的简要说明及其设计要点、应国务院专利行政部门的要求在专利授权程序中提交的样品或模型，都是外观设计专利申请过程中依法提交的材料，其本身对外观设计专利权的取得也具有一定积极作用，因此，在仅凭该图片或照片不足以使审判人员准确把握外观设计专利的保护范围时，这些材料可以成为确定外观设计专利权保护范围的辅助参考。具体来说，在坚持以授权公告中的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准的同时，可以用外观设计的产品名称、分类号、简要说明来对专利外观设计进行解释、说明和限定，准确界定外观设计专利权的保护范围。
2、成套、组件产品外观设计专利权保护范围的确定。
成套产品，是指由两件以上各自独立的产品组成，其中每一件产品有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品，如茶杯与茶壶。组件产品，是指由数件产品组合为一体的产品，其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值，组合成一体日寸才能使用的产品，如麻将牌。成套产品的最大特点就是每一件产品可以单独使用，并可单独申请外观设计专利，同时，人们通常的习惯又是将每一件产品组合起来使用。组件产品的最大特点就是其组件通常不能单独使用，只能组合起来使用。对于成套产品，不仅保护该成套产品的外观设计，还保护构成该成套产品的每一件产品的外观设计；对于组件产品来说，如果是组装关系唯一的组件产品，以该组件产品的整体外观设计来确定保护范围，而不保护具体组件的外观设计；对于无组装关系（如扑克牌）或者组装关系不唯一（如插接玩具）的组件产品，则以所有单个构件的外观设计确定其保护范围。
3、制图不当的外观设计专利保护范围的确定。
案件审理时，如果专利权人的外观设计专利权的保护范围是以照片的形式表现的，一般不会出现视图矛盾或者错误的情形。但如果权利人的专利产品是体积不大且外形复杂多变的工业品，其专利视图又不是采用CAD等新技术制图的情况下，有时会出现各专利视图矛盾或者表达不一致的情形。被诉侵权人也可能会将专利视图存在错误导致产品的外观形状不具有唯一性作为抗辩理由提出。在遇到此类问题时，应当结合各视图来综合判断，以确定外观设计专利产品的形状能否得以确定，即是否具有唯一性。如果某一视图中的错误能够在其他视图中得到纠正，综合各视图仍可以确定该部分设计，不影响本领域普通公众清楚、完整并唯一地理解和确定该外观设计产品的，专利视图仍然可以作为是否构成侵权的对比文件。
（二）侵权判定比对对象的确定。
在进行外观设计专利侵权比对时，应当将被诉侵权产品设计与专利授权公告中的外观设计专利的图片或者照片中的产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合进行比较，而不宜将被诉侵权物与专利产品进行直接比对。司法实践中，如果专利产品与表示在图片或照片中的外观设计完全一致，为了比较的直观性与准确性，也可将被诉侵权物与专利产品进行直接比对。
应该注意的是，外观设计专利权利人提供的外观设计专利产品实物与表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品是否完全一致，不仅需要取得各方诉讼当事人的认可，还需要审判人员进一步判定。
如果外观设计专利权人在获得授权后，在生产过程中根据市场需求又逐步对其专利产品进行了改进，因被诉侵权人对其改进后的产品进行仿制而引发侵权的，在进行比对时，仍应按照外观设计专利权人最初向国家专利局申请授权时所提交并依此获得授权的专利产品视图中所表现的产品设计和被诉侵权人生产的被诉侵权产品进行，而不受外观设计专利权人实际改进产品的影响。
（三）判断被控侵权产品与外观设计产品是否相同或相近似。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第8条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入《专利法》第59条第2款规定的外观设计专利权的保护范围。司法实践中，应注意以下几点：
1、相同或近似外观设计的认定的主体。
《侵犯专利权纠纷解释》第10条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”判断被诉侵权产品的外观设计与专利外观设计是否相同或者相近似，应当以此类产品的消费者或者用户作为评判的主体，以他们的平均审美水平进行观察比较。
(1)以普通消费者为侵权判定的主体，人民法院在审理外观设计专利侵权纠纷时并不会真正去征求真正的消费者的意见，而是要求审判人员在判定时，将所处的视角放在普通消费者的水平线上，去感知比对对象的异同。
(2)一般消费者并不特指某一具体的个人或者个人的集合，而是作为认知或者判断标准的法律上拟制的“人”，这种“人”必须具备涉案产品所属领域的一般知识，不能是与该产品毫不相关的人。
(3)根据《专利审查指南》的规定，作为某种类外观设计产品的一般消费者应当具备两个特点：一是对相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解，常用设计手法包括设计的转用、拼合、替换等类型；二是对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的细小变化。
(4)虽然普通消费者是抽象的，但是在判断被诉侵权产品设计与专利外观设计是否相同或近似时，应当考虑注意力问题。对于价格高、危险系数大、技术含量高的产品，消费者在购买时一般会投入较大的注意力，造成误认误购的可能性也会降低，反之，则容易造成误认误购。
(5)不同的产品所对应的消费者也有所区别。
①对普通产品，一般消费者都有可能直接购买和使用，也不需要有关该产品的专业知识，普通社会公众就是这些产品的一般消费者，社会公众的一般审美眼光应该作为判断此类产品外观是否相同或者相近似的视角。
②对于能够满足某些特殊需求的产品，这类产品往往有固定的消费群体，产品本身也是为了满足某一特定人群的需要，除此之外的其他人一般不会购买或者使用，当围绕这类产品发生侵权纠纷时，这一特定人群就是这类产品的一般消费者他们的眼光就是判断是否相同或者相近似的视角。
③对于选择、购买行为本身需要专业知识的产品，不具备一定的专业知识的人是不会成为该产品的购买者或者使用者的，这些产品不仅有特殊的消费群体，而且基于此类产品的技术性等方面的情况，只有具备专门知识的人员才熟悉该类产品的外观。虽然选择、购买这些产品的专业人员的眼光比普通消费者要严格许多，但却是选择、购买这类产品所必然要求的。此时的专业人员正是符合要求的“一般消费者”，只不过这里用的消费者的概念具有知识产权法中的特定涵义。
2、相同外观设计的认定。
外观设计相同，是指在同一类产品上具有相同的形状、图案、色彩或其结合的设计。司法实践中，相同的外观设计不难确定，只要将被诉侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计进行比较，如果两者的载体即产品相同，并且形状、图案、色彩及其组合等全部要素相同的话，则为相同的外观设计。产品不同的，即使其外观设计的三要素相同，也不应认为是外观设计相同。
在判断产品的外观设计是否相同时，应当注意以下几点：
(1)以整体视觉效果为标准，对一般消费者而言，两种外观设计的整体视觉效果无差异的，即可认定外观设计相同。
(2)如果被诉侵权设计与专利设计的区别点仅在于常用材料的替换，或者产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。
(3)对于外表使用透明或半透明材料的产品而言，通过人的视觉能观察到的其透明部分内的形状、图案和色彩，应视为该产品的外观设计部分。在进行侵权判定时，即使两种产品的外观形状完全相同，但如果其中一种采用的是透明材料设计，两者也不应属于相同的外观设计。
3、近似外观设计的认定。
近似外观设计，是指被诉侵权产品在与外观设计专利产品相同或者类似产品上使用的与外观设计专利产品的外观设计相同或者近似的外观设计。它包括相同产品的外观设计近似和类似产品的外观设计相同、类似产品的外观设计近似这三种情况。
《侵犯专利权纠纷解释》第11条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”
4、色彩在外观设计专利相同或近似判定中所起的作用。
外观设计包括形状外观设计、图案外观设计、形图结合外观设计、形色结合外观设计、图色结合外观设计和形图色结合外观设计等。构成外观设计的形状、图案和色彩三要素中，形状、图案是基础，色彩是附着在形状、图案之上的，脱离形状和图案的色彩不能单独成为我国现行专利法中外观设计专利的保护的设计方案。从这个意义上讲，色彩保护具有从属性。
(1)如果外观设计专利权人要求保护色彩，色彩属于该外观设计保护范围的，在进行侵权比对时，应比较被诉侵权设计与专利外观设计二者之间的形状、图案是否相近似。如果有较大差异的，即受保护的色彩不是该外观设计的主要因素，则不应当判定为近似。
(2)外观设计专利权人不要求保护色彩的，一般情况下只比较被诉侵权设设计二者之间的形状、图案是否相同或者近似，根据比较的结果直接判定二外观设计是否相同或近似，而不论二者的色彩有无差别。
除了上述原则外，进行外观设计的侵权判定还应该注意：第一，对形状造型的外观设计，其所保护的产品的形状应当以专利权人在申请专利时提交的照片、图纸上显示的形状为准。在专利权人未特别声明保护色彩的情况下，只要形状相同或者相似，即可认定侵权。第二，对图案、色彩的比较应当一同考虑。一般情况下，可以把外观设计的图案和色彩作为形状的从属因素。第三，突出保护色彩时，比较色彩应当与事先声明相一致。
三、代理原告侵害外观设计专利权立案前的准备工作
（一）专利有效性分析。
专利侵权诉讼须以专利权有效为前提，因此，须审查专利有无下列情形。
(1)专利权期满终止。
外观设计专利权期限为十年，自申请日起计算。例如，一件外观设计专利的申请日是1999年9月6日，该专利的期限为1999年9月6日至2009年9月5日，专利权期满终止日为2009年9月6日（遇节假日不顺延）。专利权期满时应当及时在专利登记簿和专利公报上分别予以登记和公告，并进行失效处理，专利权期满终止。
(2)专利权人没有按照规定缴纳年费的终止。
专利权人没有按照规定缴纳年费的终止。专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，自滞纳期满之日起两个月后审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，进行失效处理，并在专利公报上公告。专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。
(3)专利权人放弃专利权终止。
专利权人放弃专利权终止。授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权，专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料，或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。
（二）专利权评价报告。
专利权评价报告是由外观设计专利权人请求国家知识产权局对其专利进行检索、分析和评价后出具的报告。
由于外观设计专利是不经实质审查，仅仅通过初步审查就获得授权的，其法律稳定性比较低，被宣告无效的可能性比较大，如果专利权人随意对他人提起专利侵权指控，则有可能因为专利被宣告无效而适得其反，既没有打击竞争对手，也因此耗费大量金钱和时间。所以专利权人可以指控他人侵犯自己的专利权前，事先请求国家知识产权局对其专利作出专利权评价报告，以做出正确判断，做到知己而不败。
专利法第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。国家知识产权局应当自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后两个月内作出专利权评价报告。
（三）举证。
专利权人发现自己的专利权被他人侵犯，并在确认自己的专利权有效、专利侵权成立之后，可以开始着手收集证据工作。
专利权人要收集的证据，大致有如下几个方面：
1、有关侵权者情况的证据。
侵权者确切的名称、地址、企业性质、注册资金、人员数、经营范围等情况，都是专利权人首先应了解的。了解这些情况对专利权人对付专利侵权应采取什么样的策略是很重要的。
2、有关侵权事实的证据。
构成专利侵权的前提是必须要有侵权行为。因此，证明侵权者确实实施了侵犯专利权的行为的证据在处理侵权过程中是至关重要的。这些方面的证据有侵权物品的实物、照片、产品目录、销售发票、购销合同、网络许诺销售产品的行为等。
3、有关损害赔偿的证据。
专利权人可以向侵权者要求损害赔偿。要求损害赔偿的金额可以是专利权人所受的损失。但专利权人要提供证据，证明因对方的侵权行为，自己专利产品的销售量减少，或销售价格降低，以及其他多付出的费用或少收入的费用等损失。
（四）诉前禁令。
在对专利侵权纠纷案件的审判过程中，经常发生由于没有及时采取措施，侵权行为没有得到及时，制止，致使损害后果扩大。
诉前禁令的规定，在一定程度上于诉前为原告提供了更为有效的法律保护。诉前禁令，在我国知识产权法律中称为“诉前停止侵权行为”。
诉前禁令需要满足以下几个条件：
1、有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为；
2、因情况紧急，如不立即采取措施将会使申请人的专利权或者与专利权有关的权益受到难以弥补的损害；
3、必须有专利权人或者与专利权有关的利害关系人（如专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等）的申请；
4、申请人必须提供担保。
四、侵害外观设计专利权判决项目
《专利法》第65条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
根据司法实践，需要说明两点：首先，法律规定的“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”仅是法定赔偿，即只有在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费作为赔偿依据时，对于因制止侵权行为所支付的合理开支法院一般予以支持。其次，如果进行酌定赔偿时，法院不会再单独将权利人为制止侵权行为所支付的合理开支进行说明，而是在酌定数额时一并予以考虑。再次，酌定的数额并不是严格按法律规定的数额“一万元以上一百万元以下的赔偿”进行判决，司法实践中，法院认为赔偿数额明显低于上述标准的，会在该标准下进行判决。