合肥知识产权律师网
来源：知识产权那点事
作者：上海市协力律师事务所 祝筱青
新修订的《商标法》第四十五条[1]中规定了几种在先权利人或利害关系人可以请求请求商标评审委员会宣告注册商标无效的情形，其中有一种情形就是“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。这一规定旨在保护申请的注册不会对他人行使现有的在先的权利造成妨碍，维护在先权利人或利害关系人的合法权益。
在在先权利人或利害关系人以他人损害现有的在先权利而提起商标无效的案件中，无效的申请人往往认为只要其拥有在先的权利，其无效的请求就可以获得商标评审委员会的支持，而在这种心态之下，往往会忽略一些十分重要的问题，导致其无效请求最终无法得到支持。本文就针对在商标无效案件中的“损害他人现有的在先权利”的一些重要问题进行探讨。
首先，《商标法》第三十二条所指的在先权利必须是“现有的”，也就是说即使在被申请无效的注册商标申请之时确实损害了他人在先的权利，但如果在申请商标无效之时权利人或利害关系人已经不享有该种在先权利了，那么其无效的请求也是无法得到支持的。比如，被申请无效的注册商标在申请之时涉嫌侵害了他人在先的注册商标专用权，然而当权利人提起商标无效请求的时候，在先的注册商标却已经成为了相关商品或服务上的通用名称，根据《商标法》的规定成为了不得作为商标进行注册的情形，依法应予宣告无效，那么权利人在申请商标无效的时候也就已经不享有所谓的权利了。
其次，《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”中的“在先权利”应当结合我国的《民法通则》和其他法律规定所涉的合法权益给予“概括性”的保护。在“迈克尔·乔丹诉商标评审委员会、第三人乔丹体育股份有限公司”一案[2]（以下简称“乔丹案件”）中，法院就认定了公民的姓名权、肖像权可以作为在先权利予以保护。同时，根据相关司法解释和案例也可以得出，著作权、专利权、企业名称权等也同样属于在先权利的范畴。
第三，是否损害他人现有的在先权利可以通过是否造成消费者混淆来予以判断。在乔丹案件中，迈克尔·乔丹和乔丹公司均提供了大量的证据，证明乔丹公司的注册商标是否会造成消费者的混淆和误认。然而迈克尔乔丹主张的“姓名权”因未能证明“乔丹”与其姓氏“Jordan”存在惟一的对应关系而未获得法院的支持，其主张的“肖像权”也因争议商标图形部分为运球人物剪影，动作形象较为普通，并不具有特定指向性，难以认定该图形与迈克尔·乔丹存在一一对应关系，并被社会公众普遍认知指向迈克尔·乔丹，故未能获得法院的支持。
第四，在主张他人损害现有的在先权利的情况下，能否进一步主张他人的损害行为会构成其他的无效情形呢？在乔丹案件中法院给出了答案。乔丹案件中，迈克尔·乔丹除了主张乔丹公司申请商标注册的行为损害其姓名权和肖像权外，还认为系争商标属于《商标法》第十条第一款第（八）项的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”，不得作为商标进行注册。法院则认为，申请注册的商标是否属于“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”，通常指商标本身是否“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”，一般不包括该标志作为商标使用时可能导致的混淆误认（迈克尔·乔丹主张的系争商标损害其姓名权和肖像权，导致消费者混淆和误认）。在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。对于系争商标的注册是否损害迈克尔·乔丹姓名权和肖像权的，属于损害特定民事权益的行为，《商标法》已经另行规定了救济方式和相应程序，就不宜援引《商标法》第十条第一款第（八）项予以保护。
第五，损害他人现有的在先权利是否属于《商标法》第四十四条第一款所规定的“其他不正当手段取得注册”应予无效的情形？《商标法》第四十四条第一款所规定的“其他不正当手段取得注册”应予无效的情形指的是“取得注册”的手段存在不正当性，而并非的注册商标的目的或结果导致了不正当性，因此不应当考虑是否侵害他人现有的在先权利或者是否造成消费者混淆和误认，不属于《商标法》第四十四条第一款所调整的范围。
最后，援引第四十五条第一款的商标无效申请，除对驰名商标遇到恶意注册的特殊情况外，存在着“自商标注册之日起五年”这样一个时间的限制。超过这个时限的，哪怕已经注册的商标确侵害了他人现有的在先权利的，也无法以“在先权利”为由将之无效。因此对于拥有重要在先权利的权利人来说，尽快将其权利变化为注册商标是很重要的，另外商标监控的重要性也尤为突出，每年至少一次的“体检”必不可少。
[1]对应修订前《商标法》之第四十一条第二款，修订前称之为“撤销”注册商标，而修订后使用了“无效”的说法，本文采用的是修订后的说法。
[2]案号：（2014）一中行（知）初字第9171号、（2015）高行（知）终字第1577号
作者简介：祝筱青，上海市协力律师事务所律师，业务领域知识产权、反垄断等。联系方式：021-68865170-8007。