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作者：张长琦 江苏省高级人民法院
来源：中国知识产权报
——评江苏优凝公司诉常州航务工程公司、靖江红星水泥构件厂侵犯专利权纠纷案
案号：
（2013） 通中知民初字第0084号
（2013）苏知民终字第0209号
【裁判要旨】
侵犯专利权案件中，确定发明专利权保护范围应以其权利要求内容为准。专利权人在说明书中公开了三种挡土块的卡固结构，因权利要求中仅记载了第一、三种卡固结构，而第二种卡固结构并未记载在权利要求中，故专利权人在专利侵权诉讼中不能再通过等同原则将第二种卡固结构纳入专利权利要求的保护范围。
【案情介绍】
江苏优凝舒布洛克建材有限公司（下称优凝公司）系“一种建造挡土墙的方法及该方法所用挡土块”发明专利（200510117473.0号）的独占实施被许可人。
涉案发明专利权利要求1为：一种建造挡土墙的方法。
涉案发明专利说明书记载，“进一步，所述卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘。进一步，所述卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘。进一步，所述卡固结构为所述挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位”。在权利要求1对卡固结构的表述中，无“所述卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘”的记载。
优凝公司以被诉侵权挡土块的卡固结构与涉案发明专利实施例二记载的技术特征相同，与权利要求1中的卡固结构构成等同技术特征为由，诉请法院判令被诉侵权人常州市航务工程有限责任公司、靖江市红星水泥构件厂停止侵权，并赔偿经济损失。
南通市中级人民法院一审认为，被控侵权产品的卡固结构系设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘，与涉案专利的技术特征不同。航务公司实施未记载入专利权利要求保护范围内而仅在专利说明书或实施例中公开的技术，不构成对专利权的侵犯。据此，一审判决驳回优凝公司的诉讼请求。
优凝公司不服提起上诉。江苏省高级人民法院二审认为，涉案发明专利权利要求1中有一个技术特征为“所述卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘，或者所述卡固结构为所述挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位”，而说明书中既公开了挡土块前端设置突出上表面的前凸缘的实施例，以及挡土块上表面设置的凸起并在下表面设置与之相匹配的凹槽的实施例，又公开了在挡土块后端设置突出下表面的后凸缘的实施例，其中未在权利要求中载明的“挡土块后端设置突出下表面的后凸缘”技术方案，不属于等同特征限定的专利权保护范围。遂判决驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
本案主要涉及专利侵权纠纷案件中捐献规则的适用问题。捐献规则是指，在确定发明专利权的保护范围时，应以其权利要求的内容为准，若专利权人在专利说明书或者附图中公开了某个技术方案，而未将其记载在权利要求中，专利权人在专利侵权诉讼中则不能再通过等同原则将其纳入专利权利要求的保护范围。
一、捐献规则的由来
捐献规则最早是由美国最高法院在1881年审理的 Miller 与 Brass 公司案中提出来的。美国联邦巡回上诉法院1996年对Maxwell v. J.Baker，Inc.一案的判决是在等同判断中采用捐献规则的代表案例。虽然我国专利法中未规定捐献规则，但2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，该规定明确在专利侵权审判中适用捐献规则。
二、捐献规则与等同原则的关系
关于捐献规则与等同原则的关系，有观点认为，既然法律规定了等同原则，即使专利权人对于专利说明书或者附图中公开的某个技术方案未记载在权利要求中，也可以通过等同原则将其解释进权利要求中，因而在专利侵权诉讼中适用捐献原则，对专利权人并不公平。对此，笔者认为，专利法规定等同原则的适用，是因为事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式，故对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将对专利技术方案作出非实质性变动的情形认定为侵权，以体现对专利权人利益的特殊保护。
但是，如果专利权人在专利说明书或者附图中已经公开了某个技术方案却未写入权利要求，这表明专利权人在撰写专利权利要求时，已经预见到了该技术方案，其完全可以将该技术方案写入权利要求的保护范围。专利权人未将该技术方案纳入专利的保护范围，其原因：一是撰写水平原因导致疏忽大意；二是专利权人的策略，即专利权人在说明书中充分披露各种技术方案，但却以提交范围较窄的权利要求的方式来规避专利申请的审查，而这显然是申请人缺乏诚信的表现。因而无论属于哪一种情形，专利权人自己都难辞其咎。
三、适用捐献规则应注意的问题
设立捐献规则的目的是防止专利权人“两头获利”，即不允许专利权人在之后的侵权诉讼中，以说明书中披露的其他等同方案为由，试图通过适用等同原则，再扩大专利权的保护范围。因此，捐献规则的适用是对等同原则的限制，以防止等同原则对专利权保护范围的不合理扩张，体现了专利制度平衡专利权人和社会公众利益的价值取向，即在对专利权人的利益保护同时，也要维护权利要求的公示作用。在适用捐献规则时，需要进一步探讨：
1.捐献规则是否适用于2010年1月1日之前申请的专利。前述最高法院司法解释自2010年1月1日起施行，捐献规则应当适用于发生在2010年1月1日以后发生的被诉侵犯专利权行为，但是否应当仅适用于2010年1月1日后申请且授权的专利，司法解释未作规定。对此，笔者认为，司法解释并未排除对申请日在2010年1月1日之前的专利适用捐献规则，如果仅对2010年1月1日之后申请的专利适用捐献规则，则会导致同时发生的侵权行为，因专利申请时间不同，而侵权判断规则不同。因此，对于发生在2010年1月1日以后的被诉侵犯专利权行为，无论专利权的申请日是在2010年1月1日之前或之后均应适用捐献规则。
2.关于法院是否应当主动适用捐献规则问题。有观点认为，如同现有技术抗辩一样，只有在当事人提出捐献抗辩主张时法院才应审查。对此，笔者认为：由于在侵权诉讼中，法院不可能了解专利权的所有现有技术，而被诉侵权人通常系从事与专利权所属技术领域相关的工作，对专利的现有技术有一定了解，因此，现有技术抗辩通常应当由当事人提出，法院不可能且也无法主动适用现有技术抗辩审查。但对于捐献规则的适用，由于专利权人已经将有关技术方案写入了专利说明书中，因此无论被诉侵权人是否提出适用捐献规则的主张，法院对此主动审查并无事实与法律认定上的障碍。
3.捐献规则适用的限制。美国联邦巡回上诉法院在2004年的PSC Computer Prods.， Inc. v. Foxconn Int’l， Inc.一案中明确规定了捐献规则的适用标准：“捐献规则仅适用于专利权人将在说明书中披露的主题作为专利权利要求中某一技术特征的替代方案进行特定化的情形”。我国司法解释未规定捐献规则适用的限制条件，但笔者认为，其一，捐献规则所对应的技术特征应当是特定化的，与权利要求中所限定的技术特征是作为替代方案或者并列方案；其二，若专利说明书中记载的某特定化的技术特征适用捐献原则，则并不意味着该技术特征所属的上位概念都捐献给了社会。