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摘要：专利间接侵权是专利法中最棘手的问题之一,它需要在专利权人利益和社会公共利益之间寻找一个合理的平衡点。为了更好地确定这个平衡点，我们应重新建构专利间接侵权制度，而不应固守传统民法中的“共同侵权”理论。我国未来的专利间接侵权制度，应规定间接侵权行为的成立需有直接侵权的存在为前提，不宜规定例外情形；应抛弃将擅自处分他人专利行为视为间接侵权典型情形之主流观点。
关键词：专利间接侵权/共同侵权/从属说/无权处分行为
尽管公众有义务为发明创造者提供回报，但是必须公平对待和有效保护社会公众的权利和利益，决不允许对个人的报酬损害公众的利益。
间接侵权是专利法中最棘手的问题之一。这是因为一方面它需要给专利权人提供充分的法律保护；另一方面又要防止出现专利权保护过度,以至于不适当地限制他人正常的生产经营活动。如何确定专利权保护的平衡点并不是一件容易的事情。我国在建立专利制度初期，因各方面经验相对欠缺,未规定专利间接侵权。在2001 年第二次修订专利法时,国家知识产权局曾建议增加禁止专利间接侵权的条款, 但由于这次修法是为了达到TRIPS 协议之最低标准,而TRIPS 协议又没有规定专利间接侵权,因此国务院在报全国人大常委会的《专利法》修改草案中删除了该建议条款。虽然我国立法上没有明确规定专利间接侵权制度,但司法实践从1993 年至今已审理了多起专利间接侵权纠纷。北京市高级人民法院在总结十几年专利司法实践经验的基础上,于2001 年通过了《专利侵权判定若干问题的意见（试行） 》,其中专门规定了专利间接侵权问题。最高人民法院尚未出台的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》,也涉及到了专利间接侵权问题。我国正在筹备第三次修改专利法,在此之际,确实很有必要研究我国对专利间接侵权制度应采取的对策。鉴于篇幅关系,本文仅涉及专利间接侵权制度中三个基本问题,并以此就教于各位同仁。
一、我国《专利法》应当规定间接侵权制度
专利间接侵权制度起源于美国,它是为了弥补传统的专利侵权判定标准对专利权保护之不足而设置的。传统理论认为,只有覆盖了专利权人的全部技术特征才构成专利侵权。因此,如果专利发明包括两个或两个以上组成部分,那么仅仅生产某些部件的行为,因为未覆盖专利的全部特征而不构成侵权。购买者将这些产品组装之后就构成专利产品,如果组装者数量众多,专利权人很难有效地制止组装者实施其专利,专利权可能因此而得不到保障。对此,美国法院在1871 年审理的Wallace v.Holmes 案中,以共同侵权（joint tort feasors） 这一古老的普通法原理为基础,判定被告构成实质性的侵权[1]。专利间接侵权（cont ributory inf ringement） 这一术语最早出现在Snyder v. Bunnell ,案[2]中,此后得到美国理论界和实务界的普遍认可。为了规范专利间接侵权问题,美国于1952 年修订专利法时,在第271 条明确规定了间接侵权问题。此后,又在1984 年和1988 年对该条进行了修订。
继美国之后,许多国家和地区先后在专利法中规定了专利间接侵权制度,如欧盟、英国、德国、法国、日本、匈牙利、冰岛、挪威、芬兰、立陶宛、韩国、中国香港地区等。从已经规定了专利间接侵权的国家和地区来看,各国对专利间接侵权制度的规定不太相同。一般来说,所谓间接侵权,是指行为人行为本身并不构成侵犯专利权,但却诱导、怂恿、教唆他人实施专利侵权行为[3]。从总体来看,各国将间接侵权行为限定为销售、提供某种“产品”或“物品”的行为,并不包括除此之外的其他教唆、帮助行为[4]。
我国现行《专利法》未规定专利间接侵权,法院以共同侵权理论来处理相关纠纷。《民法通则》第130 条规定:“二人以上共同侵权造成他人损害的,应当承担连带责任”；最高人民法院《关于贯彻执行< 民法通则> 若干问题的意见》第148 条规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任。”有学者认为,专利间接侵权所涵盖的具体侵权行为,几乎能被我国侵权行为法理论中的共同侵权和共同危险所涵盖[5]。笔者认为,这种观点值得商榷。
专利间接侵权行为源于共同侵权理论,但明显有别于传统的共同侵权理论。首先,侵权行为范围不同。专利间接侵权主要是指销售或许诺销售只能用于实施他人专利的物品,其他可能导致他人产生直接产品侵犯专利权决意之行为,如口头的教唆、怂恿,或者销售能够用于专利侵权的普通商品等,都不属于专利间接侵权制度规制的对象。用传统民法共同侵权理论来处理专利间接侵权纠纷,可能会出现将直接侵权行为发生之前为行为人提供资金、厂房、人员等必要的物质技术条件,以及承诺在直接侵权行为发生之后为行为人制造的侵权产品提供仓储场所、销售渠道、售后服务等,统统认定为间接侵权行为,将出现一旦认定直接侵权行为成立便株连一大批人的结局。这与鼓励市场公平竞争和维护市场活力的专利法旨趣相去甚远。其次,教唆、帮助行为本质并不属于固有意义上的共同侵权,因为教唆或者帮助他人实施侵权行为的人并未直接从事加害行为,原则上不应承担侵权责任,只不过为了遏制此等教唆或帮助行为,而将它们视为共同侵权行为[6]。最后,责任承担方式不同。传统民法上所谓之教唆和帮助行为,应与被教唆者和被帮助者承担连带责任,而且有不少学者主张共同侵权的连带责任承担者应在考虑过错程度的基础上平均分担赔偿额[7]。专利间接侵权中,因为间接侵权者与专利直接侵权者对专利权人侵权的作用并不相同,如只有一个直接侵权者而有数个间接侵权者时,让他们之间平均分配赔偿数额,实际上放纵了直接侵权者。因此,虽然专利间接侵权发源于共同侵权理论,但与传统民法上的共同侵权存在重大分歧。用共同侵权这个“旧酒瓶”来装专利间接侵权这瓶“新酒”,已经不合时宜。我们的法律应“与时俱进”,在借鉴国外成功立法经验的基础上,制定符合我国国情的专利间接侵权制度。
二、对专利间接侵权行为与直接侵权行为的关系应坚持“从属说”
对专利间接侵权行为与直接侵权行为的关系,存在“独立说”和“从属说”两种观点。“从属说”认为,专利间接侵权行为需以成立为前提；“独立说”认为,间接侵权行为是一种独立的侵权行为,是否存在直接侵权行为不影响间接侵权行为的成立。
“独立说”和“从属说”之争直接关系到间接侵权行为的构成要件、法院的受案标准和诉讼当事人地位等问题,对专利间接侵权制度来说甚为重要。
我国司法实务界的主流观点是,专利间接侵权行为以从属说为原则,以独立说为例外。北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行） 》第78 条规定:“间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。”第79 条规定:“发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任: （1） 该行为属于专利法第63 条所述的不视为侵犯专利权的行为； （2） 该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。”第80 条规定:“依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的,可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”程永顺法官在解释该规定时,认为追究间接侵权行为应以直接侵权行为发生为前提。因为间接侵权行为本身并不构成侵犯专利权,如果没有直接侵权行为发生,也追究间接侵权,等于承认了部分专利侵权。但在专利法和相关国际公约中规定了一些对直接侵权行为处理的特殊情况: （1） 当直接侵权行为属于专利权用尽、先用权、临时过境和专为科学研究与实验型使用等行为时,根据欧共体专利公约的规定,可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任；（2） 直接侵权行为属于个人非营利性目的的制造、使用行为时,因为各国专利法都不将这种情形作为侵犯专利权对待,在这种情况下也可以直接追究间接侵权人的侵权责任；（3） 直接侵权行为发生或可能发生在境外的,依照我国专利法的规定,这种行为构成侵犯专利权,但是直接侵权行为发生地及被告人均不在中国境内,我国法院无法直接追究这种直接侵犯专利权的行为,为更有效地保护专利权,可以直接追究间接侵权人的侵权责任[8]。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》虽未直接采用类似表述,但实质内容相同。第37 条规定:“专利共同侵权中,实施专利的侵权人为直接侵权人,其他共同侵权人为协助侵权人。被侵权人在起诉时难以发现直接侵权人或者难以直接向直接侵权人主张权利的,可以向人民法院起诉直接追究协助侵权人的责任。”这里所谓的“难以发现直接侵权人或者难以直接向直接侵权人主张权利”,主要是指直接侵权者是数量众多的终端用户以及直接侵权行为发生在境外的情形。在这种情形下,可以抛开直接侵权行为而只追究间接侵权行为人的责任。
对间接侵权是否需以直接侵权的成立为前提,我国理论界有肯定说、否定说和折中说三种观点。肯定说认为,规定并制裁间接侵权行为的目的,是为了加大对知识产权人的保护,不能因为无直接侵权的发生,就不追究间接侵权人的责任；否则,会在实质上大大削弱专利权的效力,不足以充分有效地制止侵权行为第一阶段的预备行为[9]。还有学者从比较法的角度认为间接侵权行为应当独立[10]。折中说认为间接侵权行为的成立,需有直接侵权行为发生,而且间接侵权行为与直接侵权行为之间有因果关系。否则就破坏了专利侵权判定的一般准则,变成了对专利权的部分保护或者局部保护。但作为一种例外,如果出现了直接侵权行为已进入法定“不视为侵权”的范畴,就可以只追究间接侵权行为。否定说认为,美国在判定间接侵权行为时,要求有直接侵权行为发生的事实,但不要求一定有认定直接侵权行为成立的司法结论,这种做法对诉讼当事人的理论水平和实践经验的要求很高。虽然我国法律界经过多年的努力提高了专利侵权纠纷判断水平,但专利侵权判断仍然是知识产权领域最为困难的问题之一。因此仅凭专利权人自己的判断,认为有直接侵犯专利权的行为存在,尚不足以认定间接侵权行为成立的先决条件已经具备,应当有司法机关或者行政机关作出并且已经生效的认定直接侵权行为成立的判决或者决定存在[11]。
专利间接侵权制度之规定,一方面是为了切实有效地保护专利权的现实需要；另一方面是为了在经济全球化背景下顺应市场游戏规则“与世界接轨”的浪潮。但不管基于什么样的理由,制度设置的目的,都应立足我国国情,最终目的都应当是为了提高我国在全球的市场竞争力。不能为了扩大专利权的保护而无限制地扩大其保护范围,也不能不考虑我国现实情况而照搬国外的所谓“先进立法”。以此作为思考的基点,笔者认为,我国应采纳单纯的“从属说”,即间接侵权行为需以直接侵权行为的存在为前提,不应规定例外情形。
第一,目前司法实务中的主流观点认为,行为人在我国制造并销售专门用于实施他人专利的产品,销售到境外后,在境外被他人用于实施直接侵权行为,国内的制造者和销售者应当承担专利间接侵权责任。
笔者认为,不管是从专利法理论还是从有利于我国经济发展的角度来说,这种观点都不妥当。首先,从理论上来说,知识产权具有地域性特点,在我国申请专利后,如果没有在其他国家或地区申请专利,在该地区实施该技术并不侵害该专利权。如果连直接侵权行为都不存在,就谈不上教唆、怂恿、帮助他人实施专利侵权,当然也就无所谓间接侵权了。其次,从世界各国立法来看,只有美国第271 条第（f ） 款中规定了该制度,而且该款是在1984 年才增加的。其他国家都没有类似的规定。我国不能以美国有相关的规定就照搬过来,需要分析它是否符合我国国情。从我国国情来看,我国专利意识相对比较淡薄,专利申请的数量和质量都难以与美国、日本等国家相比拟,这也决定了我国至少在相当长的期间内“世界加工厂”这种身份不会改变。如果我国也有类似于美国第271 条第143（f） 款的规定,我国生产的很多产品出口到国外,就很可能因为这些产品在国外被用于侵害他人专利权而构成间接侵权,这必然阻碍我国经济的发展。
第二,目前主流观点认为,如果直接侵权行为属于专利法第63 条规定的“不视为侵权”之情形,或是为自己生活需要而实施者,应直接追究间接侵权者责任。
笔者认为该观点值得斟酌。首先,从立法例来看《, 欧共体专利公约》第26 条第3 款确有类似规定,但包括美国在内的绝大多数国家都未采取该立法例。其次,从专利法原理来说,既然间接侵权制度是为了制止诱导、怂恿、帮助他人实施专利侵权行为,而直接行为人因属于“不视为侵犯专利权”而不予追究,当然也就无追究间接侵权行为的必要了。最后,从我国整体利益角度出发,专利制度的运用应当提高我国整体竞争力,提高我国人民生活水平。《专利法》之所以规定诸多“不视为侵权”情形,是为顾及社会公众利益。如果规定为这些“不视为侵权”的行为者提供专门用于实施专利的零部件构成间接侵权,将彻底斩断行为人通过其他方式获取相关零部件的合理渠道,他只能从专利权人或其授权者手中获取相关部件,那么专利权人通过控制专门用于实施专利的零部件,实质上排除了他人对专利进行“合理使用”,这显然有悖于《专利法》规定侵权豁免事由的立法宗旨。因此,不应当将该情形视为间接侵权。
三、擅自处分专利不应属于间接侵权
司法实务的主流观点认为,擅自转让或者许可他人实施专利是一种典型的间接侵权行为。这最早体现在国家科委《中国知识产权制度》蓝皮书（1992 年） 中,它将“未经专利权人授权或委托,擅自许可他人实施专利技术”、“专利许可合同的被许可方,违反合同中关于“不得转让”的约定,擅自许可第三人实施专利技术”、“专利权共有人未经其他共有人的同意,而许可第三人实施专利技术”明确规定为专利间接侵害行为的典型情形。此后,最高人民法院《关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》和《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》中都将其视为共同侵权。
笔者认为,擅自转让或者擅自许可专利的行为不应当视为间接侵权。首先,擅自转让或擅自许可行为本质上属于无权处分行为。无权处分是长期困扰法学理论界和实务界的一个问题,被王泽鉴先生称为“法学上的精灵”,戏称为期驯服,非彻底究明其“本性”,不克济事[12]。对无权处分知识产权行为的性质,理论上有不同观点。笔者认为,擅自处分他人专利的行为本身应当视为一种独立的侵权行为,就像未经同意而处分他人物品构成侵害所有权一样。如果将擅自处分专利权视为间接侵权行为,而间接侵权行为的成立需以直接侵权行为的存在为前提,那么意味着受让人（被许可方） 没有实施该专利时不构成侵权,显然不能有效地制止擅自处分他人专利的行为。其次,从间接侵权的内容来看,各国都将间接侵权限定为销售、提供特定产品的行为,都没有包括无权处分专利权的行为。在美国,仅仅是授予专利许可不足以构成间接侵权。专利许可人还必须有进一步的行为,和被许可人的直接侵权行为存在一种比许可本身更为紧密的联系,如许可人向被许可人提供了具体的技术指导,帮助被许可人设计了具体的侵权产品,并且从中获利,这些行为加在一起才有可能构成间接侵权[13] 。我国在间接侵权中规定无权处分专利权情形,将出现间接侵权制度在我国的“变异”,这与知识产权制度“与世界接轨”的潮流相左,建议我国以后设计的专利间接侵权制度中不包括擅自处分他人专利的行为。而对于擅自处分他人专利的行为,可直接适用传统民法的无权处分行为制度。
注释:
[1] Wallace v. Holmes. 29 Fed. Cas. 74. No. 17 , 100 （C. C. D. Conn. 1871） . 该案案情是:专利权人获得了一项有关煤油灯的专利,该煤油灯由灯头（burner） 和灯罩组成。被告仅仅制造和销售灯头,购买者只需要购买一个灯罩就可以组成专利产品。
[2] Snyder v. Bunnell 29 Fed. 47 （C. C. S. D. N. Y. 1886）.
[3]北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行） 》（京高法发[2001 ]229 号） 第73 条。
[4]尹新天. 专利权的保护[M] . 北京:知识产权出版社,2005.p530.
[5]蒋志培. 侵犯专利权的认定[ EB/ OL ] . http :/ /www. chinaprlaw. cn/ file/ 200412083796
[6]王伯琦. 民法债编总论[M] . 台北:“国立”编译馆,1997.p81.
[7]梁慧星. 中国民法典草案建议稿附理由（侵权行为编和继承编） [M] . 北京:法律出版社,2004.p15.
[8]程永顺. 专利侵权判定实务[M] . 北京:法律出版社,2002.p15.
[9]贺桂欣. 论司法实践中专利间接侵权的界定与处理[J ] . 河北职业技术师范学院学报,2000 ,（1） .p54.
[10]吴凤玲,王成梅. 关于专利间接侵权的独立性[J ] . 厦门科技,2004 , （5） .p28.
[11]尹新天. 专利权的保护[M] . 北京:知识产权出版社,2005.p529.
[12]王泽鉴. 民法学说与判例研究（4） [M] . 北京:中国政法大学出版社,1998.p160.
[13]程永顺,罗李华. 中美两国对专利侵权行为的规定比较（下） [J ] . 电子知识产权,1998 , （6）.p6.
来源：《学术论坛》2006 年第1期