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作者：广东省高院 欧丽华
来源：中国标局
——评杨汉卿、北京新范公司与恒大足球学校等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案
【裁判要旨】
不规范使用名称与侵害他人权利之间存在边界。判定不规范使用单位名称与侵害商标权和不正当竞争之间的边界，应从使用的原因、目的、方式考量单位名称使用行为是否具有正当性；从构成商标性使用的判定标准、商标侵权的构成要件以及混淆标准综合判定其是否构成商标侵权；从双方是否存在竞争关系，被告是否实施了不正当竞争行为并直接损害商标权人合法权益得出其是否构成不正当竞争的结论。
违规不等于侵权，不侵权亦须停止违规。
【案情介绍】
杨汉卿获得授权的注册商标为公式，核定服务项目为第41类“讲课；组织竞赛（教育或娱乐）；组织文化或教育展览；组织体育比赛；组织表演（演出）”，注册有效期限自2009年12月28日至2019年12月27日止。北京新范文化有限公司（下称新范公司）为文艺交流、教育咨询单位。2012年8月26日，杨汉卿与新范公司签订《商标使用许可合同》，许可方式为普通许可，期限一年。2012年12月23日，新范公司与案外人签订《“皇马”杯乒乓球大赛冠名赞助合同》，约定“皇馬”商标为本项赛事的唯一标志，并于25日在比赛的条幅及选手的服装上使用了该注册商标。
恒大足球学校是恒大地产开办的民办非企业单位，于2011年11月设立后，即在媒体上以“恒大皇马足球学校”的名义发布招生广告，宣传其办学优势包括“皇马教练全权负责足球训练”，并在学校和公司的网站对“恒大皇马足球学校”进行宣传报道。
2012年11月29日，杨汉卿向恒大足球学校、恒大地产发律师函，称其为涉案商标权利人，恒大足球学校、恒大地产在近似服务上将与该商标近似的标志作为服务名称使用，构成商标侵权，要求解决未果。遂于2013年1月16日向一审法院提起诉讼，请求判令：恒大足球学校、恒大地产立即停止商标侵权及不正当竞争，赔偿15万元损失，在指定媒体和网站刊登说明消除影响，并承担诉讼费用。
起诉后，2013年3月19日，西班牙皇家马德里足球俱乐部基金会主任出具声明：皇家马德里基金会在2012年与恒大足球学校签署了有效期为8年的合作协议，目的为在中国广东省建立一所足球学校，在皇家马德里基金会的重视和教育经验及教育方式的基础下培养足球运动员。同日，皇家马德里足球俱乐部主席内阁主任也出具声明称皇家马德里基金会自成立以来可以使用皇家马德里足球俱乐部的名称与队徽、皇家马德里商标等。声明均经由中国驻西班牙大使馆办理了认证手续。
一审法院认为，涉案商标几乎没有实际投入使用，未建立作为商标应有的商标信誉及具有较强的识别功能和显著特征。虽恒大足球学校将与涉案注册的商标中文近似的“皇马”二字使用于名称，且两者服务类型类似，但恒大足球学校使用的名称中除突出使用了“皇马”还突出使用了“恒大”，恒大地产为全国知名企业，“皇马”在中国是为相关公众所周知的“西班牙皇家马德里足球俱乐部”的简称，该使用行为不会造成相关公众的误认或混淆，不构成商标侵权。消费者不属于反不正当竞争法规定的经营者范畴，杨汉卿主张的虚假宣传可能导致消费者产生的误认，不是对当事人双方之间关系的误认，未造成其权益受损，不构成不正当竞争。判决驳回杨汉卿、新范公司的诉讼请求。
杨汉卿、新范公司不服一审判决提出上诉。二审法院经审理，补充查明了学校与皇马合作等事实，认为恒大足球学校未将“皇马”二字突出使用，未将“皇马”二字作为商标使用，而是作为学校名称的组成部分使用，其使用不是商标意义上的使用；两者构成要素不近似；“皇马”在足球领域的指向众所周知；相关公众不会混淆二者；“恒大皇马足球学校”是对恒大足球学校办学主体和办学优势的客观表述；原告不能证明被告行为对其造成了损害。二审维持了一审裁判结果。
【法官评析】
（一）是否商标性使用是判定是否构成商标侵权的前提
《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出：“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”对于使用单位名称是否构成商标侵权，以是否突出使用为界。商标是区分商品或者服务来源的标志，构成商标性使用是判断商标侵权的前提。本案原告的商标是组合商标，“皇馬”仅为其部分内容。被诉的标志是恒大足球学校为彰显其办学优势，擅自在学校名称的字号中加入“皇马”二字，并予以宣传的非核准名称“恒大皇马足球学校”，该标志中并没有突出使用字号，并不是商标性使用“皇马”，没有商标侵权判定的前提。本案是否构成不正当竞争是审理重点。一审错误认定“皇马”是突出使用，没有将其与注册商标进行全面比对，而是将二者相近部分剥离出来进行比对，直接以混淆标准进行侵权判断不当。确定权利保护范围、被诉侵权标的是审理商标侵权案件时圈定比对范围，进行侵权比对的重要内容。审理范围不清晰，会带来结论或理由的迥异。根据商标侵权判断规则，应在判断被诉侵权标志构成商标的情况下，将二者进行整体标识比对，在此基础上作出标识是否近似的客观判断，再作市场混淆可能性的判断。只有商标性使用近似商标才须以混淆标准进行侵权判断。一、二审法院作出了结论相同但理由不尽一致的判决。
（二）对于近似商标侵权判定应坚持混淆标准
商品类似与商标近似均须考虑混淆因素，且缺一不可。近似商标侵权判定应坚持混淆标准。混淆首先是标识的混淆，其次是市场的混淆或混淆可能。在对二者进行考量时，离不开纠纷发生的社会背景。本案恒大足球学校对其名称的使用是因其有恒大地产出资、皇家马德里足球俱乐部出师资的前提和合作关系，有其客观原因。本案“恒大皇马足球学校”与注册商标“公式”标识不相同不相近似，仅存在“皇马”二字的局部交集。但“公式”注册前，“皇马”为“皇家马德里足球俱乐部”的简称众所周知。恒大地产及其对足球事业的投入也是众所周知。“公式”与之皆无关联，且自注册后基本未使用。可能的混淆，应是当事人双方标志所示与“皇马”关系的混淆，应由皇家马德里足球俱乐部来主张权利，而非导致“恒大皇马足球学校”与“公式”关系的混淆，不应由杨汉卿、新范公司来主张权利。反向混淆应建立在相同商品上使用相同商标的行为，首先也应是商标性的使用行为，否则，由于不涉及对于注册商标固有权利的侵害，需要按照混淆可能性的标准进行判断，以此判定是否构成商标侵权。
（三）界定不正当竞争行为应坚持损害竞争者合法权益标准
市场经营者在经营过程中的不当行为与违背诚实信用原则损害经营者之间是存在界限的。并非有瑕疵的行为就必然是不正当竞争行为。不正当竞争的因是对诚信原则的失守，果是直接损害的发生。鉴于市场整体的开放性，在此的竞争关系应限于两者之间存在现实或可期待的竞争关系，而不是未来的可能的竞争关系，以免不恰当扩大知识产权的保护范围，使市场竞争限于不确定状态。因此，经营者的合法权益受损也应是直接受损。无论是反不正当竞争法分则规定的具体不正当竞争行为还是总则的原则性条款，概莫例外。民办教育有严格的市场准入要求和审批程序，与自然人及一般的企业法人经营性质不同，不存在竞争关系。“恒大皇马足球学校”名称用于广告宣传，目的在于直观推介自己的业务特色，是建立在其由恒大地产创办且与皇家马德里足球俱乐部基金会进行教学合作的基础上，是对恒大足球学校办学主体和办学优势的客观表述，有其合理性。“恒大皇马足球学校”使用的后果是公众误以为其为恒大足球学校的核准名称或者认为与皇家马德里足球俱乐部基金会存在关联关系。但不能简单地以相关公众可能产生与原告无关的误导性后果，而代替原告对自身受到损害的证明责任。判断不正当竞争行为应坚持损害该竞争者标准，否则，不正当性无从谈起。
（四）违规不等于侵权
根据民政部《民办非企业单位名称管理暂行规定》第十条规定，民办非企业单位只准使用一个名称。恒大足球学校在开展业务活动中将其核准名称不规范使用为“恒大皇马足球学校”，存在违规行为。但是，违规与侵权显属不同概念范畴。违规是行政相对人违反行政法律规范的行为，是对行政管理秩序的违反，承担的是行政责任，由行政法律调整；侵权是不法侵害自然人、法人或者其他组织的人身权和财产权的行为，须以具体民事主体的具体民事权利受到侵害为前提，侵权责任是对侵害平等主体民事权利的救济，由民事法律调整。违规可能侵权也可能不侵权。违规不等于侵权。民事诉讼原告不能仅以被告存在违规、违法行为来代替对民事侵权行为的证明责任。只有该行为同时构成民事侵权的情况下，才涉及民事责任的承担问题。但是，不侵权是否可以继续违规？二审法院在认定“恒大皇马足球学校”的名称使用不构成侵犯杨汉卿、新范公司商标权和不正当竞争的情况下，指出恒大足球学校应规范使用核准的唯一名称，以司法劝告的方式发挥司法的社会指引功能，显然是有积极意义的。
（作者单位：广东省高级人民法院）