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等同特征如何认定？禁止反悔如何限制等同侵权的适用?……近日，由上海市高级人民法院和同济大学共同主办的“上海法院知识产权司法保护论坛——专利等同侵权的司法认定研讨会”在沪举行，来自相关主管部门、司法机关、行业协会、高校等单位的专家和学者就专利等同侵权判定相关问题进行了探讨。
等同特征的认定
最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。也就是说，即使被控产品或者方法从权利要求的字面意义上看不构成侵权，但如果该产品或者方法与权利要求记载的技术方案在实质上相同，也构成侵权。
“等同特征的认定应当宽严适度。”江苏省高级人民法院知识产权庭庭长宋健认为，可以从专利的类型方面考虑等同特征认定范围的宽严程度。发明专利创造性要求高，实用新型专利创造性要求要低一些，故可以考虑发明专利的等同范围可适当大一些，而实用新型专利的等同范围小一些。另外，可从相应的技术特征是否是发明点考虑技术特征等同范围的宽严。对于发明点特征，发明人付出的创造性劳动更多，应给与更大等同范围的保护。
“等同特征的认定需要具体案件具体分析。不能简单地根据是发明专利还是实用新型专利，而对等同特征作出较宽或者较严的认定。”万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人尹新天认为，特别是到了侵权阶段，实用新型专利可能还经过了无效审查程序，其价值也不一定比发明差，若对实用新型专利的等同特征认定要求严一点，可能不太合适。专利技术方案中的发明点，并不易确定。如果将权利要求中的特征部分的技术特征作为技术方案的发明点，相对于不同的对比文件，发明点往往并不一样。从相应的技术特征是否是发明点来考虑技术特征等同的宽窄，实践中可能会存在问题。
针对法院是否应当主动认定等同侵权的问题。上海市高级人民法院知识产权庭审判长张晓都表示，法院审查等同侵权的前提条件应是权利人在诉讼中主张了等同侵权。如果专利权人既主张相同侵权，又主张等同侵权，在相同侵权主张得不到支持的情况下，法院应进一步审查等同侵权是否能够成立。如果原告在诉讼中只是主张相同侵权，法院就只审理相同侵权是否成立，而不应主动审查是否能够成立等同侵权。如果原告只是主张等同侵权，而法院审查下来相同侵权能够成立，则法院可以依据相同侵权成立直接作出判决。
在司法实践中，如果原告权利人只是主张专利侵权，而没有明确是相同侵权还是等同侵权，法院应向原告进行释明，让原告明确诉讼请求。如果原告要主张等同侵权，还应具体明确相应等同的技术特征，以便于被告提供相应的反驳及抗辩的证据。如果经法院释明，原告还只是模糊地主张专利侵权，或者虽然主张等同侵权，但没有具体明确的相应等同技术特征，则法院应视为原告仅是主张了相同侵权。
等同原则的限制
有观点认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众（特别是专利权人的竞争对手）根据权利要求记载评估自己的行为是否会构成专利侵权。由于等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，社会公众根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影响，禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能。
关于禁止反悔原则在多大程度上限制等同侵权认定的问题。有专家认为，最高法院司法解释规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。根据该司法解释，通过权利要求修改放弃的技术方案，法院不再支持，但修改后的技术特征在多大程度上还能适用等同侵权，并不清楚。
在美国，如果专利权人限制性修改权利要求，其有义务将修改时能够预见到的等同技术特征写入权利要求中。在专利侵权诉讼中，专利权人针对该项技术特征就只能主张相同侵权，而不能主张等同侵权，除非专利权人能够证明存在例外情况，其中的例外之一是，等同对象在权利要求修改时是不能预见的。限制性修改权利要求可能是限制性修改原权利要求中已经存在的技术特征，将原权利要求中已有技术特征的范围缩小，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围;限制性修改权利要求也可能是在原权利要求中增加新的技术特征，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围。该两种修改方式均适用禁止反悔原则。
另有观点认为，禁止反悔原则的适用要有专利权人主动放弃的意图，专利申请人限制性修改权利要求，可推定申请人放弃意图，但许可申请举证推翻该推定。限制性权利要求通常有三种修改方式。第一，修改限制权利要求中已有技术特征的区间范围;第二，在权利要求中增加新的技术特征;第三，删除过宽的权利要求，将从属权利要求提升为独立权利要求。三种修改方式均应适用禁止反悔原则。
日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案中明确了等同侵权五要件，即“非本质部分、置换可能性、置换容易性、非公知技术和禁止反悔特别事由”。日本最高法院对第五要件的解释是：“在专利申请过程中，申请人从权利要求范围中有意识地排除的内容，一旦专利权人承认它不属于专利发明的技术范围，或者专利权人的行为可以被认为具有上述意思时，按照禁止反悔原则，专利权其后再提出与此相反的主张是不能被允许的”。
“日本认定等同侵权时，设置了严格的‘非本质部分’要件，并用禁止反悔原则对等同侵权作了更严格的限制。在较长的一个时期，日本基本上不承认等同侵权，以给众多改进技术留有生存空间。随着科技水平的提高，日本开始承认等同侵权，但确立了严格的等同认定标准，以避免认定等同的范围过宽而影响到本国科技水平的整体进步。中国可借鉴日本的经验，应严格适用等同侵权，有效地利用禁止反悔原则对等同侵权进行限制。”天津大学知识产权研究中心副教授俞风雷表示。
权利要求部分无效时是否应当适用禁止反悔原则？
“权利要求部分无效时，专利文件撰写人没有修改权利要求，仍然适用禁止反悔原则，其实质是将在权利要求中写入能够预见的等同技术特征的时间提前到了专利申请时（包括专利授权审查过程中），的确存在不合理之处。但如果这种情况下不适用禁止反悔原则，在以后的专利无效程序中，专利权人均不会再修改权利要求，这无疑会增加专利复审委员会的审查负担。”有关专家表示，根据现行《专利审查指南》中的规定，专利无效宣告审查程序中，权利要求的修改方式受限制，权利要求部分无效时，在实际效果上相当于专利权人主动修改了权利要求。建议在无效审查程序中，专利权人在恰当时机（如在收到专利复审委员会转来无效宣告请求人增加理由及提供补充证据后）应有一次机会主动修改权利要求。
主动修改权利要求时，权利要求的修改只要满足专利法第三十三条以及专利法实施细则第六十九条第一款的规定即可，而不应受现行《专利审查指南》所规定的三种修改方式的限制。这样，专利无效程序中，在独立权利要求被宣告无效，从属权利要求被维持有效，但专利说明书还披露了比独立权利要求的保护范围要窄但比从属权利要求保护范围要宽的技术方案的情况下，专利权人就可以修改权利要求，将保护范围界于独立权利要求与从属权利要求之间的技术方案写入权利要求中。在专利无效程序中，如果专利权人有机会主动修改权利要求而未修改，最后专利权被宣告部分无效，专利权人以被维持有效的从属权利要求主张权利时，应认定专利说明书中没有披露或者即使披露了，专利权人也放弃了比独立权利要求范围窄但比从属权利要求范围宽的技术方案，从而认定专利权人在实质上是因修改权利要求而被维持有效，故应当适用禁止反悔原则。这种情况下的禁止反悔原则适用也就更加合理一些。
知识产权报 记者 魏小毛 胡嫚
来源：国家知识产权局