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作者：杨宇宙律师 陶鑫良知识产权律师团队
来源：赢在IP
【案例评论】
修改前的商标法第三十一条（现行商标法第三十二条）规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。在商标行政程序中，以在先使用的商号权作为现有的在先权利来阻却他人商标注册或无效（撤销）他人商标的案件亦不在少数。但对于主张在先商号权益的申请人其主营商品与被异议商标指定商品分属不同类别能否适用该条，实践中存在一定争议。最高人民法院在本案中给出了指导性意见，值得关注。
本案中：对泉州诺佳电讯有限公司申请的第3338546号“TDK及图”商标指定商品为：照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器。
异议人TDK会社针对该商标提出异议，在异议程序中，TDK会社认为：”TDK”等商标为其独创，“TDK株式会社”为其企业名称，经长期使用已为中国相关公众熟知，在上述情况下，诺佳公司注册与TDK会社商标和商号相同的被异议商标，使用在照明器等商品上，必然会导致消费者的混淆误认；“TDK及图”商标经使用已经成为驰名商标，诺佳公司在明知的情形下，注册被异议商标是对TDK会社商标的复制和摹仿。商评委和北京市第一中级人民法院没有认可TDK株式会社的理由，核准了被异议商标注册。北京市高级人民法院在第（2012）一中知行初字第1273号行政判决书中认为：在被异议商标申请注册前，TDK会社在“电子元器件”等商品上使用了“TDK”商号并具有了较高的知名度。虽然被异议商标指定使用的“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品在功能、用途等方面，与“电子元器件”等商品存在一定差异，但“电子元器件”等商品往往是生产“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品所需的零配件，二者在整个生产环节上具有较强的关联性，尤其是在被异议商标文字部分与在先商号完全相同的情况下，在上述商品上使用与TDK会社在先使用并有一定影响的商号相同或近似的商标，容易导致相关公众的混淆误认，从而损害TDK会社的在先商号权，故被异议商标的申请注册违反了《商标法》第三十一条的规定。并最终撤销了第35383号裁定及第1273号判决。
在再审程序中，最高人民法院维持了北京市高级人民法院的上述判决，并且进一步明确的指出：“被异议商标的申请注册是否构成对他人在先使用的商号权益的损害，需要考虑在被异议商标申请注册之前商号的知名度、与商号文字相同或近似的被异议商标的注册是否易使相关公众产生混淆误认、致使在先商号权人的利益可能受到损害。”最高人民法院认为：在TDK会社证明其和其关联企业在被异议商标申请注册日前通过在中国大陆大量的持续的生产经营以及宣传活动，已经使TDK商号在电子元器件等领域具有较高知名度的情况下，虽然电子元器件商品在国际分类表中属于第9类，被异议商标指定商品属于第11类，在功能和用途方面有一定差异，但电子元器件通常是生产被异议商标指定使用商品的零配件，在整个生产环节具有一定的关联性。且“TDK”是臆造词汇，具有较强显著性，TDK会社的引证商标“TDK及图”与被异议商标标识基本相同。故在被异议商标的字母部分与TDK会社商号完全相同，该商号具有较高知名度，且电子元器件商品与被异议商标指定商品具有关联性的情况下，被异议商标的申请注册易使相关公众产生混淆误认，从而损害TDK会社的在先商号权，违反了商标法第三十一条的规定。
【关联案例】
关于基于企业在先使用的商号权益跨类阻却他人商标注册更早的典型案例，可见杨凯律师所代理无锡市世泰盛经贸有限责任公司同无锡宇达纺织有限公司关于世泰盛商标异议案件（2012高行终字第302号），在该案中，北高从世泰盛商号的知名度，显著性，被异议人的主观恶意，被异议商标和世泰盛商号完全一致等诸多因素，认定被异议商标的注册和使用易导致消费者的混淆误认，从而适用商标法三十一条。
【小结】
在主张在先商号的跨类保护中需考虑的因素（举证要点）：
1. 在先使用商号的显著性、知名度；
2.商号具有知名度的商品与被异议商标之间的关联性；
3.被异议商标和商号标识本身的相同或近似程度；
4.被异议人的主观恶意。
中华人民共和国最高人民法院
行 政 裁 定 书
（2014）知行字第58号
再审申请人（一审第三人）：泉州诺佳电讯有限公司。住所地：中华人民共和国福建省泉州市清蒙科技工业区1-2（D）。
法定代表人：李秀美，该公司总经理。
委托代理人：罗丽珍，北京市中银律师事务所律师。
委托代理人：杜磊，天津星聚律师事务所律师。
被申请人（一审原告、二审上诉人）：TDK株式会社。住所地：日本国东京都港区芝浦三丁目9番1号。
法定代表人：上釜健宏，该会社董事长。
委托代理人：陈杰，北京魏启学律师事务所律师。
委托代理人：王艳，北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）职员。
一审被告、二审被上诉人：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。住所地：中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人：何训班，该委员会主任。
委托代理人：刘聪，该委员会审查员。
再审申请人泉州诺佳电讯有限公司（简称诺佳公司）与被申请人TDK株式会社（简称TDK会社）、一审被告、二审被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（2012）高行终字第1753号行政判决（简称二审判决），向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。
诺佳公司申请再审称：一、TDK会社提交的证据不能证明在被异议商标“TDK及图”申请注册前其商号在中国具有一定的知名度，且被异议商标指定使用的“水龙头、卫浴”等商品与TDK会社商号使用的“电子元器件”商品分属不同的类别，在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面存在较大的差别，并且被异议商标与TDK会社商号在整体上存在一定的差异。在此情况下，相关公众不会对商品的来源产生混淆误认，被异议商标的申请注册不会损害TDK会社的商号权，并未违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十一条的规定。二、被异议商标经过诺佳公司多年的使用与宣传，已经具有一定的知名度，并建立起自身的客户群体，在客观上已将其与TDK会社的商号区别开来，不会对商品的来源产生混淆误认。请求本院依法撤销二审判决、维持一审判决和商标评审委员会商评字（2011）第35383号《关于第3338546号“TDK及图”商标异议复审裁定书》（简称第35383号裁定）。后补充申请再审称：一、TDK会社和诺佳公司在商标评审程序中均未提出被异议商标的注册违反商标法第三十一条的规定，商标评审委员会依据该条进行审查，超越评审请求，构成程序违法。二、TDK会社在商标评审程序中提交的很多证据未交给诺佳公司，导致诺佳公司无法质证，程序违法。且提交的证据几乎都是网页打印材料，真实性不能确认。此外，这些证据仅证明引证商标“TDK及图”的知名度，与TDK会社商号无关，且形成于被异议商标申请日后，涉及商品主要是录音磁带，并不能证明TDK会社商号在电子元器件商品上具有知名度。
TDK会社提交意见认为：一、TDK会社对“TDK”拥有在先商号权，且早在被异议商标申请日前就已在中国具有极高的知名度和影响力。诺佳公司注册被异议商标明显具有谋求TDK会社巨大品牌效益的恶意，侵犯了其在先权利，违反了商标法第三十一条的规定。第一，TDK会社提交的“厦门TDK有限公司”、“TDK大连电子有限公司”、“东电化（上海）国际贸易有限公司”、“东电化（天津）国际贸易有限公司”的财务审计报告等证据均能证明上述公司系TDK会社的关联公司。此外，从权利来源及相关公众的认知来看，关联公司对商号的使用所产生的知名度应及于TDK会社。第二，诺佳公司关于TDK会社提交的证据并没有显示在“电子元器件”等商品上使用商号、且证据均发生在被异议商标申请日后的主张也与事实不符，不能成立。厦门TDK有限公司是2002年电子元器件百强企业第9名。该公司荣获西门子（中国）有限公司上海分公司“2001年度优秀供货商”、明基电通信息技术有限公司“2002年度优秀供货商”、飞利浦照明电子（上海）有限公司“2002年度优秀供货商”。厦门TDK有限公司等关联公司在被异议商标申请日前销售额均达到数亿元，其生产的电容器、电感器、滤波器、磁头等商品销售对象遍及海信集团、华为、TCL等知名电子厂商。此外，TDK会社多年赞助田径世锦赛，在多个媒体发布广告等。故TDK会社在电子元器件商品上已经具有极高的知名度。第三，被异议商标指定商品与TDK会社商号知名度所辐射的领域重合，两者具有极为密切的关联性，被异议商标的注册与使用极易导致相关公众的混淆误认。TDK会社作为综合性的国际跨国大企业，其提供的产品和服务具有多样化，不仅在记录媒体和电子元器件商品上具有极高的知名度，还涉及电子产品、医疗器具的销售、研究开发等多个领域，其产品应用范围极广，包括汽车电子、宽带网络、信息家电，也包括被异议商标指定使用的“照明器、冰箱”等日用家电。而且被异议商标指定商品中，大多数商品需要电子元器件商品作为重要组成部分，在这些产品的维修或售后服务中不可避免地与电子元器件商品面对相同的相关公众，产品的用途和功能也具有一定重合性。此外，被异议商标除字母部分与TDK会社商号完全相同外，其图形部分也是对其企业LOGO标识的抄袭与摹仿，诺佳公司主观恶意明显。二、诺佳公司是否已经使用被异议商标不是判定被异议商标应予核准注册的依据，且在案证据不能证明诺佳公司在指定商品上已经使用了被异议商标，更不能表明被异议商标已经能够与TDK会社标识相区分而不会造成混淆误认。诺佳公司在再审中提交的证据在评审程序以及原审中均未提交，且大部分证据形成于2011年至2013年期间，这些证据是否真实存疑。此外，诺佳公司的经营范围为“销售通讯设备、企业自有厂房出租”，其不可能在卫浴等商品上使用被异议商标。综上，诺佳公司的申请再审理由不能成立，请求本院依法驳回。
商标评审委员会提交意见认为：一、根据《商标评审规则》（2005）第二十八条的规定，其依据双方当事人的请求和答辩作出第35383号裁定并无不当。二、其依据《商标评审规则》（2005）第十九条、第二十条的规定，交换了本案双方当事人的证据材料符合法定程序。三、基于TDK会社在评审阶段提交的证据不足以证明在被异议商标申请注册前，其TDK商号已在被异议商标指定使用的金属照明器、热水器等商品行业内享有一定知名度，故被异议商标的注册与使用不易与TDK会社的商号相联系，不会损害TDK会社的在先商号权。同时TDK会社的其他主张亦缺乏相应的事实和证据予以支持。四、商评字（2011）第35383号重审第01375号《关于第3338546号“TDK及图”商标异议复审裁定书》是针对双方当事人在评审中的具体理由、请求及提交的证据予以评述的，是对二审判决内容的执行，属尊重法院司法审查职权。故作出二次裁定并无任何不当之处。
本院认为，本案争议焦点为：1.商标评审委员会适用商标法第三十一条进行评审，是否超越评审请求，构成程序违法。2.TDK会社在商标评审程序中未将部分证据交给诺佳公司，导致诺佳公司无法进行质证，商标评审委员会第35383号裁定是否违反法定程序。3.被异议商标的注册是否违反了商标法第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
一、商标评审委员会适用商标法第三十一条进行评审，是否超越评审请求，构成程序违法
首先，根据原审查明的事实，TDK会社在商标评审阶段针对诺佳公司的复审理由进行答辩时称，被异议商标申请前，TDK会社商号已经使用多年，被异议商标的注册侵犯了TDK会社的在先权利，故TDK会社在复审阶段已经主张了商号权。其次，诺佳公司在商标评审阶段和一、二审程序中，均未提出商标评审委员会适用商标法第三十一条进行评审超越评审请求的主张。再次，商标评审委员会和一、二审法院将被异议商标的申请注册是否违反商标法第三十一条的规定作为本案争议焦点进行审查和审理，诺佳公司亦未提出异议。故诺佳公司该项申请再审理由与事实不符，本院不予支持。
二、TDK会社在商标评审程序中未将部分证据交给诺佳公司，导致诺佳公司无法进行质证，商标评审委员会第35383号裁定是否违反法定程序
首先，该部分证据并非商标评审委员会作出第35383号裁定的依据，且第35383号裁定支持了诺佳公司的复审理由而核准注册被异议商标。其次，在一审诉讼程序中法院对该部分证据组织当事人进行了质证。故即便该部分证据在商标评审阶段未进行质证，也未影响诺佳公司的实体权利，商标评审委员会第35383号裁定未违反法定程序。诺佳公司该项申请再审理由不成立，本院不予支持。
三、被异议商标的注册是否违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定
商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。根据商号权的属性和特点，商号权属于商标法第三十一条所指的在先权利。本案中TDK会社主张其享有在先使用的商号权益。本院认为，被异议商标的申请注册是否构成对他人在先使用的商号权益的损害，需要考虑在被异议商标申请注册之前商号的知名度、与商号文字相同或近似的被异议商标的注册是否易使相关公众产生混淆误认、致使在先商号权人的利益可能受到损害。本案中，首先，TDK会社在商标评审阶段提交的各关联公司的营业执照、一审中补充提交的财务审计报表以及新闻媒体的相关报道等证据，足以证明厦门TDK有限公司等公司系TDK会社的关联公司，以及在被异议商标申请注册日前通过TDK会社及其关联公司在中国大陆大量的持续的生产经营以及宣传活动，已经使TDK商号在电子元器件等领域具有较高知名度。诺佳公司关于TDK会社无法证明其与厦门TDK有限公司等公司之间的关联关系，其使用证据无法证明商号知名度的再审理由与事实不符。其次，虽然电子元器件商品在国际分类表中属于第9类，被异议商标指定使用的照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖气等商品在分类表中属于第11类，两者分属于不同类别，在功能和用途方面有一定差异，但电子元器件通常是生产被异议商标指定使用商品的零配件，在整个生产环节具有一定的关联性。再次，TDK会社的商号“TDK”是臆造词汇，具有较强显著性。且TDK会社的引证商标“TDK及图”与被异议商标标识基本相同。故在被异议商标的字母部分与TDK会社商号完全相同，该商号具有较高知名度，且电子元器件商品与被异议商标指定商品具有关联性的情况下，被异议商标的申请注册易使相关公众产生混淆误认，从而损害TDK会社的在先商号权，违反了商标法第三十一条的规定。商标评审委员会第35383号裁定、一审判决认定错误，二审判决予以纠正未有不当，诺佳公司该项申请再审理由不成立，本院不予支持。
关于诺佳公司主张被异议商标指定使用的水龙头等商品经过生产、经营和宣传已经具有一定知名度，不易产生混淆或误认，被异议商标的申请注册不会损害TDK会社商号权的问题。本院认为，虽然诺佳公司在一、二审以及本院再审中提交了证据拟证明其产品经过宣传和使用已经具有一定知名度，但TDK会社对其证据不予认可，且诺佳公司提交的商品图片无法显示出时间，有关销售协议、送货单据、采购订单、广告合同、广告费收据、荣誉等证据形成于2011年、2012年甚至是本案诉讼期间，故无法证明诺佳公司经过长期连续使用已经使其产品具有一定知名度并产生了市场区分，并不易损害TDK会社的在先商号权。
综上，诺佳公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依照《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条的规定，裁定如下：
驳回泉州诺佳电讯有限公司的再审申请。
审 判 长 夏君丽
审 判 员 钱小红
代理审判员 董晓敏
二〇一四年十二月五日
书 记 员 曹佳音