从市场的角度经营品牌与从法律的角度保护商标如何进行契合？

　　文 / 张季 湖南思博达律师事务所

　　品牌与商标本是不同领域的概念，然而很多场合下人们将品牌与商标相互指代，貌似一回事。其实，品牌是市场概念，与市场营销息息相关，商标是法律术语，与法律保护须臾不离。品牌与商标的微妙关系可能就在于，当企业把品牌打造起来后却发现商标不是自己的！例如“微信”，显然这是腾讯公司经营起来品牌，却被其它公司作为商标申请注册。那么，问题来了，从市场的角度经营品牌与从法律的角度保护商标如何进行契合？

　　一、品牌命名的先天缺陷——“超级女声”商标民事侵权案①

　　案情简介：

　　2003年，湖南电视台娱乐频道推出一档名为“超级女声”的大型选秀娱乐节目。2004年以来，该节目在全国乃至世界范围内取得了巨大成功，成为全国最有影响力的娱乐品牌之一。

　　2005年12月，广东省佛山市顺德区美洁卫生用品有限公司等单位未经许可，擅自在其生产、销售的卫生巾商品上使用“超级女声”作为商品标识。

　　获悉以上情况后，湖南电视台娱乐频道以广东省佛山市顺德区美洁卫生用品有限公司等单位擅自使用“超级女声”标识的行为侵犯其权益为由向长沙市中级人民法院提起诉讼，要求被告停止使用“超级女声”商品标识的不正当竞争行为，并赔偿经济损失700万元。

　　2007年长沙市中级人民法院一审判决被告停止侵权，并赔偿原告损失135万余元。后经湖南省高级人民法院二审审理，终审判决：1、被告立即停止生产、销售以“超级女声”作为商品标识的系列卫生巾的不正当竞争行为，并销毁侵权商品、包装、装潢。2、被告赔偿原告经济损失50万元。

　　案件启示：

　　品牌的命名即商标取名，除了便于市场营销，具有一定的广告效果外，还需符合《商标法》的规定，特别是需要留意《商标法》中关于商标使用和注册的几个禁区。第一个禁区是绝对不得作为商标使用的标志，即《商标法》第十条所规定的情形；第二个禁区是相对不得使用的标志，也就是《商标法》第十一、十二条所称的缺乏显著性的标志。第三个禁区是“在先权利”，即选择的商标文字和图形等要素不能侵犯他人已经在先存在的有关民事权利，如作为图形的著作权、作为文字的字号权等，第四个禁区是“诚信原则”，主要体现在《商标法》第15条、第32条后半句，即禁止以违背诚实信用的方式注册、使用商标。如果一个品牌的命名没有避开这4个禁区，要想获得商标法的保护可谓先天不足，后天难以补救。本案中，虽然法院以不正当竞争为由禁止被告使用“超级女声”商标，但从另一个角度看，实际上被告在选择“超级女声”作为商标使用时已经同时踏入了“在先权利”和“诚信原则”两个禁区，既侵犯了原告对“超级女声”享有的著作权和商品化权等权益，同时又违背了诚信原则。这种行为下使用的商标无异于存在先天缺陷，注定不能长久。

　　二、品牌延伸的瓶颈之痛——“加加”商标行政确权案②

　　案情简介：

　　长沙加加食品集团有限公司（简称加加公司）主要生产“酱油”等调味食品，1998年在国际分类第30类“酱油”、“调味品”等商品项目上申请注册了“加加”商标并经核准注册。

　　湖南省长康实业有限责任公司（简称长康公司）主要生产“芝麻油”等食用油脂，1999年在国际分类第29类“芝麻油”商品上申请注册了“加加”商标，并于2000年8月28日初步审定公告。

　　长康公司的“加加”商标公告后立即遭到加加公司提出的异议。商标局和商标评审委员会经过审查，均认为长康公司“加加”商标申请使用的“芝麻油”与加加公司在先注册的“加加”商标所核定使用的“酱油”、“调味品”在生产原料、制作工艺、销售渠道等方面存在较大区别，不属于类似商品。据此，没有支持加加公司的异议申请，核准长康公司的“加加”商标注册。

　　加加公司不服商标评审委裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。法院审理认为，长康公司“加加”商标指定使用的“芝麻油”与加加公司“加加”商标核定使用的“酱油”、“调味品”等商品对比，其功能均为烹饪调味品，销售渠道、消费群体都无明显区别，应判定为类似商品。故判决撤销商标评审委员会裁定。长康公司不服提起上诉。北京市高级人民法院2010年11月8日作出终审判决,驳回上诉，维持原判。长康公司仍不服判决，向最高人民法院提起再审申请，最高院经过审理，认为原审判决并无不妥，驳回长康公司再审申请。

　　案件启示：

　　在营销学上，有个术语叫“品牌延伸”，是指企业将具有市场影响力的成功品牌扩展到与原产品不尽相同的产品上，以凭借现有成功品牌推出新产品的过程。如一些奢侈品牌，凭借巨大的影响力，将品牌延伸到多个领域，获得良好的经济效益。然而，从商标法律制度的角度看，品牌延伸必须扫清法律上的障碍。我国《商标法》规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”；“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”可见，在多个领域广泛注册商标才能为品牌延伸提供有效的法律保障。同时，将商标在其它相关领域注册也能主动防止他人使用相同商标，进而杜绝不同企业使用相同商标可能导致的品牌混淆，保持品牌与企业的唯一对应关系。

　　本案中，加加公司主要从事“酱油、调味品”的生产，在企业初期其申请注册商标的范围仅局限于实际生产的商品，没有做扩大商品注册范围的考虑，这就为长康公司在第29类“芝麻油”商品上注册“加加”留下了机会。最终加加公司通过艰难的诉讼保住了“加加”品牌在相关领域的辐射力。而湖南省的一些企业在品牌延伸保护上却没能这么幸运了，如某床上用品企业的品牌，具有一定的知名度，却没能在床具上申请商标，被另一公司成功注册并长期使用，导致该企业的品牌无法辐射到床具商品上，使原本可由该企业利用品牌知名度开发的床具市场被他人占据。当然，并不是商标注册的商品范围越广越好，越多越好，我们的建议是企业在申请商标注册选择商品范围时不能只守着实际生产的商品，需要一点前瞻性，对可能涉及或者具有一定关联性的商品一并予以保护，以免为品牌的发展留下瓶颈。

　　三、品牌简称保护危机——“友阿”商标民事侵权案③

　　案情简介：

　　自然人索俪榕于2004年向商标局申请在第35类“推销（替他人）”等服务项目上注册“友阿”商标，2006年12月该商标核准注册。

　　2013年，索俪榕认为友谊阿波罗商业公司其在经营的门店外使用“友阿百货”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”、“友阿春天”字样等行为侵犯了其“友阿”注册商标专用权，诉至法院请求判令停止侵权。

　　长沙市中级人民法院经过审理，认为虽然友谊阿波罗商业公司提供的百货商品销售服务与“友阿”注册商标核定使用的“推销（替他人）”服务系类似服务，被诉标识在构成要素上与注册商标具有某些近似元素，但综合考察友谊阿波罗商业公司之简称“友阿”的形成和发展过程及主观意图，其因在先、诚信使用商业标识所形成的稳定的市场格局，以及诉请保护商标本身知名度所决定的保护范围等情况，友谊阿波罗商业公司使用被诉标识的行为不会造成市场混淆，不构成对索俪榕“友阿”注册商标专用权的侵害，据此判决驳回起诉。索俪榕不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，后者二审驳回上诉，维持原判。

　　案件启示：

　　本案中，友谊阿波罗商业公司虽赢了官司，保住了“友阿”品牌，却给我们留下了对品牌简称保护的思考。品牌简称是相关公众对字数较多的品牌名称的简略称呼，具体可分为商标名称简称、产品名称简称和企业名称简称。商标名称简称中最值得一提的就是商标“索尼爱立信”的简称“索爱”，这个商标简称最开始并不被“索尼爱立信”官方认可，称“索爱”并不能代表“索尼爱立信”。然而，当中国一家企业申请注册“索爱”商标时，“索尼爱立信”却千方百计阻挠，不过最终“索尼爱立信”为其最初的言论付出了代价，“索爱”商标终归中国企业所有。类似的情况还有“阿迪达斯”商标的简称“阿迪”。产品名称简称也是常见的品牌简称表现形式，如“广州本田”汽车被简称为“广本”。在湖南省关于产品名称简称的商标保护有两个案例具有代表性：“邵阳大曲”是省内知名的白酒产品名称，消费者习惯简称为“邵大”，厂家为了保护这一产品简称主动将“邵大”进行了商标注册保护，使消费者心目中的“邵大”产品与“邵大”商标形成了一一对应；“德山大曲”则是省内另外一个知名的白酒产品名称，消费者也习惯性简称之为“德大”，但“德大”商标却与“德山大曲”厂家无关，由另一家企业所有，在一定程度上制约了“德山大曲”厂家对“德大”品牌的运用。至于企业名称简称，除了本案之外，湖南省出现过多起企业名称的简称被抢注成商标的案例，如涟源钢铁集团有限公司的简称“涟钢”和株洲硬质合金集团有限公司的简称“株硬”等，甚至连“湖南大学”的简称“湖大”都被人觊觎过。从上述诸多案例可见，企业对于品牌的简称保护万万不可大意，该保护的一个都不能少。

　　四、时刻紧盯品牌搅局者——“沩山牌及图”商标行政确权案④

　　案情简介：

　　湖南省宁乡县茶叶公司于1991年核准注册“沩山牌及图”商标，核定使用的商品为茶叶。后该商标经核准转让给长沙沩山茶业有限公司。

　　2004年6月，宁乡沩山湘沩名茶厂等六家公司以“沩山毛尖”为茶叶商品的通用名称，上述“沩山牌及图”商标以茶叶商品的通用名称注册违反了《商标法》第十一条第一款、第四十一条第一款的规定为由，向商标评审委员会申请撤销。

　　商标评审委员会审查认为，“沩山牌及图”商标不具有显著性，对该商标予以撤销。长沙沩山茶业有限公司不服向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院经审理认为，“沩山牌及图”商标由沩山牌文字及图组成，一般消费者会将文字部分作为商品的主要识别部分和呼叫对象，故其整体亦不具有显著性。商标评审委员会裁定并无不妥，判决驳回沩山茶业公司的诉讼请求。沩山茶业公司不服该判决，上诉至北京市高级人民法院。北京高院经过审理判决驳回上诉，维持原判。

　　长沙沩山茶业有限公司不服上述判决，向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院审理认为，“沩山牌及图”由沩山牌文字、拼音及相关图形组成，并非仅由沩山文字及其拼音组成，其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。此外，该商标经过近二十年的使用，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商标评审委员会、原审法院以“沩山牌及图”含有沩山文字就认为其整体缺乏显著性，属于认定事实错误，应予纠正。终审撤销北京一中院、北京高院及商标评审委的判决和裁定。

　　案件启示：

　　本案的一个显著特点表现为多个企业对一个商标的围剿。一个商标的出现影响了多个企业的利益，甚至撼动了整个行业的利益，招来群起攻之，这样的现象多发生在公共资源（或疑似公共资源）被当做商标申请注册时。本案中，小小一个宁乡县就有6家企业对“沩山牌及图”商标提出了撤销申请，可见该商标对于行业的影响程度。但最终经过最高人民法院的审理维持了该商标的有效性，其中一个重要原因就在于这6家企业提出撤销商标申请的时间太晚了，以至于“沩山牌及图”商标有足够的时间通过长期使用产生显著性，进而免受撤销厄运。如果当初早点发现该商标的存在，早点提出异议或争议，或许还有希望。因此，只有及时发现品牌搅局者，果断采取措施，才能有效的维护企业利益。而及时准确有效的获知品牌商标注册信息就离不开商标监测工作的支持。

　　商标监测是指以维护企业品牌利益为目的，定期查阅《商标公告》，发现其中可能影响企业利益的商标信息，并做出应对措施的一项商标事务。一般来讲，与企业权利或利益相关的且可能成为商标注册的客体包括但不限于，商标文字及图案、产品名称、企业字号、产品包装、装潢、广告语、卡通形象、企业文化理念、本行业通用词汇等，这些都有可能被他人有意或无意的作为商标在本领域或在其它领域的商品和服务上申请注册。从这个角度看，本案给我们的提醒是，企业应当自行或委托专业机构进行商标监测，通过商标监测发现他人利用上述品牌要素进行商标注册的商标信息，适时地做出应对措施，及时的维护企业品牌利益。

　　五、商标维权该出手时就出手——“雉鸡”诉“银鸡”商标民事侵权案⑤

　　案情简介：

　　湖南省郴州市嘉禾县锻造厂于2001年核准注册“雉鸡及图”商标，核定使用商品为第8类“锄头”等商品。

　　2007年，嘉禾县锻造厂以嘉禾县华光钢锄厂生产和出口的“银鸡”牌钢锄侵犯其上述“雉鸡及图”注册商标专用权为由，诉至湖南省郴州市中级人民法院。郴州市中级人民法院审理认为，嘉禾县锻造厂和华光钢锄厂均为生产出口钢锄的企业。两者生产的钢锄外形、尺寸基本相同，属相同产品。华光钢锄厂使用的“银鸡”中文文字加鸡图案商标，与嘉禾县锻造厂拥有的“雉鸡及图”注册商标从文字、图案、颜色、图形相比较，二者在视觉上基本无差别。容易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与嘉禾县锻造厂注册商标的商品有特定的联系，侵犯了嘉禾县锻造厂注册商标专用权，应承担停止侵害、赔偿损失的民事法律责任。判令华光钢锄厂停止侵犯嘉禾县锻造厂司注册商标专用权的行为并赔偿人民币50万元。嘉禾县华光钢锄厂不服判决上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高院审理后驳回上诉，维持原判。

　　嘉禾县华光钢锄厂不服省高院判决，向最高人民法院提起再审申请。最高院经过审理认为，在嘉禾县锻造厂提起本案诉讼之前，华光钢锄厂与嘉禾县锻造厂在其各自生产、销售的钢锄上对相关商标均进行了大规模的使用，仅本案诉讼发生之前6年的各自的出口产值均已超过数百万美元。因此，华光钢锄厂和嘉禾县锻造厂虽然处于同一地区，双方的锄头等产品均多数销往国外市场，相关公众已经将两者的商标区别开来，已经形成了各自稳定的市场。综合考虑以上因素，本院认为华光钢锄使用的“银鸡”中英文和鸡图案商标和嘉禾县锻造厂享有注册商标专用权的 “雉鸡及图”商标不构成近似商标，原审法院认定两者为近似商标，认定事实、适用法律均有不当，本院予以纠正。终审判决撤销湖南省高级人民法院和郴州市中级人民法院的涉案判决书，驳回嘉禾县锻造厂的诉讼请求。

　　案件启示：

　　本案在省市两级法院均判决侵权成立的情况下，经过最高人民法院再审，终审推翻原判决，驳回原告起诉，堪称商标民事侵权案件中实现大逆转的典型代表案件。最高院在该份判决书中指出“在商标侵权纠纷案件中，判断被控侵权标识与主张权利的注册商标是否近似，……还应根据案件的具体情况，考虑所涉商标使用的历史状况、相关公众的认知状态、是否已经形成稳定的市场秩序等因素，对其整体或主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断。”2011年12月，最高院在《印发<关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见>的通知》中进一步规定，“认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。”2014年5月1日实施的新《商标法》则将是否构成混淆明确作为了商标近似与否的判断标准。

　　本案引申出的商标侵权判定标准无疑对商标权利人的商标维权策略提出了新思考。以前有种说法叫“放水养鱼”，即等到侵权者做大做强获得可观盈利时再去主张权利，以获得更好的经济赔偿。但在最高院“包容性”发展的思路下，在新《商标法》明确“混淆”标准的要求下，这种做法可能要重新审视，如果还是对侵权者放任不管，听之任之，不积极主张权利，到时候把鱼养肥了，想收网时可能已经奈何不了它了。

　　注释：

　　①：长沙市中级人民法院民事判决书（2007）长中民三初字第0246号

　　湖南省高级人民法院民事判决书（2008）湘高法民三终字第47号

　　②：中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第7号

　　③：长沙市中级人民法院民事判决书（2013）长中民五初字第00203号

　　湖南省高级人民法院民事判决书（2014）湘高法民三终字第146号

　　④：中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2011)行提字第7号

　　⑤：中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2010)民提字第27号

　　原标题：湘企商标纷争启示录

　　来源：IPRdaily