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任职企业专利工程师多年,深感专利管理的重要性,但到落笔之时,又觉此命题很大,千头万绪.在此只浅谈两点:一是以终为始,二是商业思维.一孔之见,欢迎讨论指正.
一、以终为始,从后期作业/应用角度考虑,指导前端作业环节.
以最为常见的专利申请文件撰写为例:在首次申请文件撰写时,除了满足中国法定授权条件,及尽可能宽泛的保护范围,还可以:(1)考虑欧美等主要国家/地区的专利法律实践,在首次申请文件中尽可能多的包括对后续海外同族专利申请有帮助的内容,例如增加在美国可以被保护的主题–计算机可读存储介质的内容.(2)考虑后续专利侵权诉讼中证据获得,例如从单一主体角度撰写权利要求,因为权利要求的全部技术特征由多个侵权方实施的,只能诉诸间接侵权,原告举证难度可能非常大.
再举一个专利撰写的小例子:解决同一技术问题的,不具备单一性的两套方案,标准参会人准备在标准会议上推动,根据会议讨论后,两套方案,只有其中一套将成为标准,另一套方案则没有用处了.这时,可以考虑将两套方案写在同一个专利申请中,待两年后左右,根据标准草案进展,对申请文件作出主动修改,保留将成为标准或已成为标准的方案.
在答复审查意见/无效请求时,除了获得/维持专利权这一基础目标,对权利要求的修改和抗辩需考虑后续专利侵权判定中禁止反悔原则,甚至需要考虑对其他同族申请/关联申请的权利要求解释是否会带来影响.
再以专利布局为例:近年来,越来越多的中国企业开始重视专利布局.那专利布局该如何进行?以最终专利价值实现为目标,专利布局应该更多的考虑围绕当前/潜在竞争对手(及产业链上下游)可能使用的技术方案,布局到竞争对手的产品制造销售地.
二、商业思维,从更大的视角看专利.
专利战略是企业整体经营战略的一部分,服务于企业经营目标的实现.企业专利工作者必须结合当前企业情况及经营战略,来确定专利管理的重点和方式.例如,目前大多数中国企业,为了安全经营,需要积累一定数量的专利作为交叉许可和反诉筹码;而一些专利积累已经相对较多的企业,如日系家电企业,如诺基亚,如 IBM,此时的专利战略更多地是对外授权及专利货币化.
近年来越来越多的中国企业走出去,这里举美国专利诉讼过程管理的例子.在整个专利诉讼进程中,应该始终以企业商业利益最优化为原则,制定并调整诉讼策略.收到诉讼状,原告抛来一个或几个专利,做为被诉侵权方的专利管理人员,首要任务不是立刻在各大专利数据库中检索能够无效涉诉专利的在先技术,也不是委托了靠谱的美国专利诉讼律师就万事大吉.而是要看:原告是专利流氓还是实体企业(当然这两者的界限已越来越模糊)及其诉讼动机、诉讼历史;企业自身是否处于上市前期或新产品发布等重要时刻;涉诉产品在美国的生命周期,历史销售额和销售预期;法院发出禁令的可能性,及是否代价小的规避方案;是否是供应商提供的零件/产品,供应商合同中是否有保障赔偿条款(indemnification) ,条款中有没有适用范围和赔偿上限;是否有其他大公司是关联案件的被告,是否结成同盟;是否有反诉和谈判的筹码和可能性……
掌握有利的信息,在恰当的时机,做合适的决定.举个例子,做为被告,对涉诉专利做无效分析是必要重要环节,如果找到强相关的在先技术,是否一定要在法院/USPTO 走正式专利无效程序?随着诉讼程序的推进,原告被告双方会开始专利许可谈判以求早期和解,在许可谈判中,被告抛出这些强相关的在先技术,原告考虑到还欲使用此专利诉其他”大肥羊”公司,可能会和被告达成快速和解,避免了这些在先技术被法院/USPTO 和其他人所注意到.做为被告一方,以较低的许可费取得和解,同时节省了无效程序的开销,也是一种胜利.
另:刚刚拜读了思博上奇文《四问在国内搞专利管理》.我想说,文中提到的现状和问题确确实实存在.相信随着我国专利大环境的不断完善和发展,专利的价值会体现出来,而这离不开我们专利人的付出,也是专利人的使命.
来源:思博知识产权网