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——徐斌与南京名爵实业有限公司、南京汽车集团有限公司等侵害商标权纠纷案
导读：
商标法规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。对于已经被撤销的商标，原商标权人能否再回过头来要求司法给予商标权有效期间内的司法保护？江苏法院于2012年审结的“名爵”商标侵权纠纷一案，即涉及上述问题。在该案审理过程中，曾经争议极大，观点各异。有观点认为，即使涉案商标最终因三年未使用而被撤销，仍应当保护注册商标专用权人在注册商标有效期内的权利，因此，应当认定构成侵权，至于是否赔偿另当别论。最终，法院基于商标的生命在于使用的商标法理念，创新性地作出以下裁判：对于未使用且已被撤销的注册商标专用权，因没有可保护的实质性利益存在，无需再给予追溯性的司法保护，故判决驳回原告的诉讼请求。该案入选2012年中国法院知识产权司法保护十大创新性案件。
值得一提的是，2013年修订的商标法第六十四条规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任”。尽管该条规定三年未使用的注册商标，被控侵权人可以不承担赔偿责任，但对于该案的情形应如何裁判，法律并无明文规定，故江苏法院提出的裁判思路仍具有借鉴意义，值得关注。
【裁判要旨】
商标受保护的原因不在标识形式本身，而在于它所代表的商品或服务以及由商品或服务所体现出的商誉。如果注册商标未实际使用且被撤销，则该注册商标实际上并无知名度，也不能发挥市场识别作用，消费者不会将被控侵权标识与注册商标相联系并产生混淆或误认。由于该注册商标的权利并未在核定使用的商品上体现出其商业价值，并没有可保护的实质性利益存在，因此对于此类已被撤销的注册商标专用权，亦无需再给予追溯性的司法保护。
【案件信息】
一审：南京中院（2008）宁民三初字第227号民事判决书
二审：江苏高院（2012）苏知民终字第0183号民事判决书
【案情摘要】
2005年1月21日，案外人林如海经申请取得了“名爵 MINGJUE及图”商标（见附图一），注册有效期自2005年1月21日至2015年1月20日止，核定使用商品（第12类）电动自行车；小型机动车；摩托车等。2007年10月28日该商标经国家商标局核准转让给原告徐斌。徐斌受让涉案商标后未实际在核定使用的“小型机动车”商品上使用。
经南京汽车集团有限公司（以下简称南汽公司）申请，涉案“名爵 MINGJUE及图”注册商标因连续三年停止使用被国家商标局于2008年6月11日撤销在“小型机动车”商品上的注册。徐斌向国家商标评审委员会提出复审申请，国家商标评审委员会维持了国家商标局的撤销决定。徐斌又先后向北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院提起行政诉讼，一、二审法院均作出行政判决，维持“名爵 MINGJUE及图”商标予以撤销的复审决定。
被告南京名爵实业有限公司（以下简称名爵公司，后被注销）、南汽公司等在生产销售的普通乘用车（轿车）车身前端标示MG及图标识，车身尾部标示“南京名爵”字样，并在多种媒体、展会上发布大量相关广告，广告中使用了“MG名爵汽车”文字、MG及图与名爵文字并列等使用方式（见附图二），且几十家报刊等予以各种报道。
徐斌于2008年1月向一审法院提起诉讼，称被告生产、销售的轿车类小型机动车产品，擅自使用了涉案商标，将“名爵”商标突出使用在汽车车身、车尾、企业官方网站、销售店面门头、店内装饰广告和产品宣传彩页上，侵犯了其注册商标专用权。
在该案一审审理过程中，由于原告的注册商标被撤销，原告明确变更其诉讼请求，请求法院判令自2007年10月29日其受让涉案商标，至2008年1月22日涉案商标无效前期间内，被告使用涉案商标的行为构成侵犯注册商标专用权，并请求判令被告赔偿其损失20万元。
经庭审比对，被告在汽车生产经营中使用的名爵文字与徐斌受让的涉案商标的中文文字相同，字体相近。
【法院认为】
南京市中级人民法院一审认为，由于本案徐斌的商标未在小型机动车商品上使用，消费者不会将被告汽车上“名爵”文字与徐斌未使用的“名爵 MING JUE及图”商标相联系，市场中不可能造成相关公众的混淆或误认，因此，被告在汽车及经营中使用的名爵文字与涉案商标不构成近似。另外，徐斌受让的商标因连续三年停止使用而被撤销在小型机动车商品上的商标专用权，该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。故在涉案商标有效期内，被告使用名爵文字的行为没有造成对涉案商标专用权的实质性侵害，这种行为不构成侵犯涉案商标专用权。
一审判决驳回徐斌的诉讼请求。徐斌不服提起上诉。
江苏省高级人民法院二审认为：
第一，被控侵权标识与涉案注册商标虽然构成要素近似，但不会造成相关公众的混淆和误认。根据最高人民法院相关司法解释的精神，商标法意义上的近似，是指被控侵权标识与注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义相同或相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系，即不仅是指被控侵权标识与注册商标在外观等方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆，是一种混淆性近似。本案中，涉案注册商标为“名爵”文字、图形及“MING JUE”拼音共同构成的组合商标，而被控侵权标识仅为“名爵”文字，二者标识中“名爵”文字相同，字体相近，但根据一审法院查明的事实，徐斌受让涉案注册商标后，并未在核定使用的小型机动车商品上实际使用，故涉案注册商标并不会因此而取得知名度，此后，又因连续三年停止使用而被撤销其在小型机动车上的商标专用权， 故涉案注册商标在有效期内客观上未能发挥市场识别作用，消费者不会将被控侵权标识“名爵”文字与涉案“名爵 MING JUE及图”商标相联系，不会造成消费者的混淆或误认。
第二，本案无可保护的实质性利益。商标受保护的原因不在于标识形式本身，而在于它所代表的商品或服务及由商品或服务所体现的商誉。如果注册商标在有效期内并未在核定使用的商品上实际使用，且因连续三年未使用已经被撤销，该权利在有效期内未能体现出其商业价值，亦即没有可保护的实质性利益存在，对于此类已被撤销的商标专用权，无需再给予追溯性的司法保护。
二审判决：驳回上诉，维持原判决。
一审合议庭：姚兵兵、徐 新、梁永宏；
二审合议庭：王天红、徐美芬、罗伟明；
来源：江苏高院