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作者 | 段晓梅 国家工商行政管理总局商标评审委员会
来源 | tmweek
五、对在先使用并有一定影响商标的保护范围
对在先使用并有一定影响商标的保护范围，原则上应按照相同近似商标的审理标准，在相同或者类似的商品或服务范围内予以保护。
但个案中，从维护诚实信用原则的立法宗旨出发，综合考虑在先商标的显著性、知名度、系争商标与在先商标是否高度近似、两商标所使用的商品或服务是否具有较强关联性、系争商标申请人的主观恶意、系争商标是否容易导致混淆误认等相关因素，也可对在先商标的保护范围可以作出更合理的界定，适当扩展至密切相关的关联商品或服务上。
以第4612127号“茶の魔手CHAZHIMOSHOU”商标争议案为例：商评委在商评字（2011）第24275号争议裁定中认为，申请人在先在中国台湾申请注册了“茶の魔手”商标，其产品获得了一定荣誉，应当可以认定申请人“茶の魔手”商标的使用在当地已具有一定的影响力，被申请人作为中国台湾台南市人理应知晓申请人在先使用的商标；其次，“茶の魔手”这一文字组合较具独创性，被申请人申请注册与他人在先使用文字相同的商标难谓巧合，被申请人以其早年迁居并不知晓申请人商标作为抗辩理由难以令人信服；再次，该案中争议商标指定使用的茶、冰茶等商品与申请人商标使用的冷热饮料店、茶室等服务项目关联紧密，即争议商标在该部分商品上的注册使用可能会导致相关消费者对于产品来源的混淆误认。综合考虑该案证据以及双方的地域关系，争议商标的注册申请已构成2001年第二次修正的商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标”的情形。
六、其他有关法律适用问题
1.该条款与第十三条第二款、第十五条第二款的不同
该条款与现行商标法第十三条第二款均体现了对未注册商标的保护，保护范围原则上均限定为相同或类似的商品或服务。但两者适用时存在以下区别：一是对知名度的要求不同，该条款的“一定影响”仅要求在相关行业或一定地域范围，为该领域的相关公众知晓即可；二是对主观状态的考察不同，前者要求存在恶意，后者则在系争商标被核准注册之日起5年内，不以存在主观恶意为必要条件；三是保护力度有别，后者不仅禁止注册，还禁止使用，且在系争商标注册申请人存在主观恶意的情况下，不受提出无效宣告5年法定期限的限制。
与现行商标法十五条第二款相比，其均要求“在先使用”，但该条款还同时要求“有一定影响”；该条款“不正当手段”可以理解为明知或者应知他人商标存在，现行商标法第十五条第二款要求“明知”他人商标存在。该条款侧重的是对未注册商标经使用形成的权利进行保护，而现行商标法第十五条第二款侧重的是对违反诚实信用原则的恶意注册行为进行打击。
该条款不仅要求“已经使用”而且要求这种使用已经达到“一定影响”，“一定影响”可以成为判定“不正当手段”的一个因素。因此，如内部的选用，使用的准备、使用许可等只构成使用的必要条件，但这种使用可能难以形成“一定影响”为不特定的相关公众所知。该条款所要求的“使用”不限于生产、销售使用该商标的商品或提供使用该商标的服务，即已实际投入市场的销售活动，也包括虽未实际销售，但影响力可以及于中国的先期广告宣传，或参加展览会、交易会等。由使用形成的“一定影响”推定系争商标申请人“明知或应知”他人商标存在而进行抢注。
而现行商标法第十五条第二款之“在先使用”除上列使用外，还可以包括已经准备投入使用（即尚未正式进入市场）、使用许可等，因为适用该条款的重点是由种种合同、业务往来关系或者其他关系而影响直接到达相对人，特定相对人“明知”他人商标存在而进行抢注。
2.关于所谓“被使用”问题
在第3492439号“索爱”商标争议案、第1535599号“路虎”商标争议案等案件的行政诉讼判决中，出现了所谓商标“被使用”的概念，即无论权利人是否有主动使用的行为或意图，中国相关公众或媒体对其某商标的习惯性简称或某种译法，成为权利人“被使用”的商标。当权利人对所谓被使用的商标被他人注册提出合法性质疑时，上述判决以权利人是否认可这种“被使用”行为，作为其主张能否获得支持的判定尺度。但是，无论“被使用”的商标是否符合权利人的主观意图，只要“被抢注”的商标与权利人在先使用并有一定影响的商标相同或近似，且注册人明知或应知被使用的商标在相关公众的认识中已指向了特定的商品或服务来源，依然意图据为己有，这种注册行为都违反了诚实信用的基本原则。
3.关于违反法律禁止性规定的使用能否产生一定影响的问题
一种观点认为：商标经使用产生一定影响是一种客观事实状态，使用的合法与否，不影响一定影响的产生。另一种观点认为：只有建立在合法使用的基础上，即社会利益得到应有保护的前提下，使用行为所产生的利益才能受到商标法的保护，违反法律禁止性规定的使用行为难以产生对抗他人注册申请的效力。
以第1349594号“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标争议案为例，北京市第一中级人民法院在一审判决中认为，商评委提交的相关证据虽然能够证明龙岩卷烟厂（后经改制成为龙岩烟草工业有限责任公司）将“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标用于其所生产、销售的香烟产品上，但我国烟草专卖法第二十条第一款规定：“卷烟必须申请注册商标，未经核准注册的，不得生产、销售。”故龙岩卷烟厂前述的生产、销售行为为法律所禁止，因此依据上述证据不能认定龙岩卷烟厂实际使用的“七匹狼SEPTWOLVES及图”商标为2001年第二次修正的商标法第三十一条所指的“他人已经使用并有一定影响的商标”。北京市高级人民法院在终审判决亦认为，龙岩卷烟厂在香烟上的相关在先使用行为不能产生受法律保护的在先权利。
但在第1372099号“卡斯特”商标撤销复审案的行政纠纷申请再审程序中，针对合法使用问题，最高人民法院在（2010）知行字第55号行政裁定书中指出，商标使用合法与否的评判规范仅限于商标法律规定，使用商标的经营活动是否违反其他方面的法律规定，并非2001年第二次修正的商标法第四十四条第（四）项（现行商标法第四十九条第二款）所要规范和调整的问题。该案虽然针对的是商标3年连续不使用撤销中的合法使用问题，但该案作为最高人民法院发布的“2011年中国法院知识产权司法保护十大案件”之一，其典型意义应可统一指引商标法其他条款中关于使用合法性问题的判定。 （完）