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来源：IPRdaily
作者：陈明涛 杜丹（兰台知识产权团队）
本案是一起典型的反向混淆商标侵权案，也是一起常见的国外知名商标与国内商标冲突案。虽然法院判决结果可能正确，但是，该案反映了商标侵权的简单化、程式化思维。因此，有必要针对容易忽视的外文商标保护、反向混淆认定因素、损害赔偿计算依据进行一一分析。
商标法领域再次上演“蚂蚁啃大象”的戏码
2015年4月21日，广州中院作出一起9800万的天价赔偿判决。该案的原告周乐伦是“百伦”注册商标、“新百伦”注册商标的所有人。1996年8月获准注册“百伦”商标，2008年1月获准注册“新百伦”商标。两种注册商标核定使用第25类商品。“NEW BALANCE”、“NB”、“N”商标由新平衡公司于1983年在中国获准注册。2007年，新平衡公司与新百伦公司签订许可协议，允许新百伦公司在中国境内使用“NEW BALANCE”、“NB”和“N”商标。2012年3月，原告发现被告新百伦公司未经原告许可，在宣传和销售其鞋类等产品时长期、大量地使用原告的“新百伦”商标，以侵犯其注册商标为由向法院提起诉讼。
这是一起典型的反向混淆商标侵权案，也是一起常见的国外知名商标与国内商标冲突案。虽然法院判决的结果可能正确，但是，该案反映了当前法院对商标侵权的简单化、程式化思维。
因此，有必要针对该案容易被忽视的外文标识保护、反向混淆认定、损害赔偿计算做一一分析。
外文标识的保护范围及程度
通常情况下，一个在国外已有相当知名度的商标进入中国市场，必然涉及标识本身及其译名的保护问题。
就标识本身保护而言，地域性产生了限制作用。所谓地域性，是指一国或者地区获得商标权利，只在该国或该地区有效，不得延及其他国家和地区。在全球经济一体化的大背景下，地域性依然是竞争法不可撼动的根基。因为，如果不进行地域性限制，意味着商标一国或者地区知名，其他国家就要为其预留空间，兑现竞争优势，这势必影响本国既有市场秩序。
因此，如果外国知名标识未实质进入国内市场，即使是为防御目的已经注册，仍然难以获得有效保护。
就标识的译名保护而言，使用程度决定了保护范围。传统观点认为，外文标识的中文译名保护，应看外文与译名之间是否形成一一对应关系。比如，CocaCola对应的是可口可乐，Apple对应是苹果，Microsoft对应的是微软。
然而，这样的理解太过于简单化。其实，外文译名就像一颗树，生长的越高越茂盛，树冠覆盖范围越广。也就是说，外文商标使用程度越高，其保护范围越大。这里的保护范围不仅包括确定性对应译名，也包括其他相近似译名。比如，“McDonald”的对应性译名是“麦当劳”，同样可禁止他人使用“迈登劳”、“脉当纳”、“玛当娜”、“麦当佬”等。
具体到本案，“NEW BALANCE”作为商标，虽然受到地域性限制，但由于早已在在中国注册，如果在申请日之前，已被主动地、大量地、善意地、已形成稳定市场秩序的使用，理应受到相应程度的保护。“NEW BALANCE”对应的译名，不管是音译“新百伦”，还是意译“新平衡”，都应当受到保护。对此，法院未进行有效考量，不能不说是一处硬伤。
反向混淆的认定考量
商标法致力于防止消费者混淆。通常所说的混淆是指正向而言，即在后市场竞争者为攀附在先商标的商誉，意与其发生混淆，常常表现为小企业具有搭大企业便车的意图。与之相反，反向混淆却是跨国知名企业使用了不知名企业的商标，虽不具有搭便车之意义，仍然容易造成消费者混淆。
之所以要设立反向混淆制度，旨在保护中小企业走自己道路，防止大企业不当抢夺商标，形成“大鱼吃小鱼”的局面。
就司法实践来讲，反向混淆制度肇始于固特异轮胎案，经过蓝色风暴案被国内法所接受。
固特异轮胎案是反向混淆的里程碑案件。该案中，原告“Big O”是一家轮胎销售商，1973年开始准备使用“Big Foot”作为其商标销售轮胎，并于1974年销售了第一批轮胎。固特异公司作为知名大企业，明知“Big O”已经在先使用了“Big Foot”商标，仍继续使用其商标作为轮胎销售。美国法院以存在混淆可能性为依据判定固特异公司侵权。
“蓝色风暴”侵权案是2006年发生在我国的一起反向混淆案件。原告浙江蓝野酒业公司是“蓝色风暴”商标所有人，该商标核准使用的商品为包括矿泉水、可乐在内的各种软饮料。2005年11月，原告发现被告百事可乐公司在其生产销售的可乐及其他饮料上使用了“蓝色风暴”商标，因此以商标侵权为由，提起诉讼。法院也最终判决百事可乐公司败诉。
这两起案件都表明，反向混淆目的有效防止了大企业恶意抢夺他人商标行为，为努力实现自我发展的中小企业提供一把保护伞。
然而，如果有的小企业并不想走自己的道路，而是违反宗旨，以反混淆之名，行待价而沽、“蚂蚁啃大象”之实，就不能认定构成反向混淆。比如，在卡斯特案件中，证据就明显看出，国内商标持有者希望攀附国外方的商誉，并不想走自己的道路。iPad案中，也无证据显示商标持有人有明显使用意图。
在本案中，原告是具有走自己品牌的意图，还是有着搭便车的嫌疑，是法院应当考虑的要素。但是从判决中可以看出，法官在审理此案时，并未加以分析，令人遗憾。
损害赔偿的计算依据
根据商标法的规定，损害赔偿的计算依据有四种，即权利人的损失、侵害者利润、许可费用、法定赔偿。对其适用遵循相应的位阶。即在前一种计算方式无法确定时，适用下一种计算方式。
然而，商标侵权案件，不能脱离侵权法的立法目的，对权利人的有效救济，要以实际损失为限，遵循“合理填补损害”原则。
针对反向混淆的特殊性，在具体适用过程中，还应考虑三点因素：一是原告实际损失。比如原告公司本身的体量小，则因侵权造成实际损失就不可能太高；二是制止混淆的损失因素。若原告注册商标目的在于形成自己品牌，而非待价而沽。此时应当考虑，原告为了发展自己企业，制止被告混淆行为所付出的代价；第三被告主观因素。若被告具有严重恶意，则要让赔偿有一定惩罚性，加大赔偿数额。
在这个案件中，法院认为被告获利1.958亿，并综合考虑某些因素判决赔偿9800万元(获利的一半)，但实质仍简单以侵权人获利作为损害赔偿依据，未对计算依据全面考虑，则显得不够审慎。
国内权利人与国外企业商标战争，是一场角色复杂，高潮不断的战争大戏。法官理应成为处理好这场大戏的导演，利用和理解好手中的法条剧本，而不能简单理解台词，认为一方拥有商标，另一方使用了商标，就构成侵权，就要用侵权者利润计算，应像艺术大师一样，展现高超的法律技巧，让正义得到申张，让参与者深受触动。
最为重要的是，怎么让善意的市场竞争者不再扮演悲剧角色……
来源：IPRdaily