商标显著性之强与弱

　　来源：知产力

　　作者：汪泽   中华商标协会副秘书长，法学博士

　　“显著性”一词并非我国《商标法》上术语，《商标法》采用的表述是“显著特征”。而最高人民法院相关司法解释中采用了 “显著性”术语。两者含义是相同还是存在差异，本文试图在一探究竟的基础上，对商标显著性之强与弱进行区分。

　　显著特征与显著性

　　我国《商标法》第九条的规定，即“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。因本条规定于总则之中，此处“他人在先取得的合法权利”至少应包括他人在先申请或者注册商标的权益，从整体上理解本条规定，是从商标注册要件的角度规定了申请注册商标不仅要具备识别性（显著特征即显著性），还应当具备区别性（不得与在先申请或者注册商标相冲突），识别性和区别性的要求分别体现在《商标法》第十一条和第三十条。

　　《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’。”本条是从驰名商标保护要件的角度规定“减弱驰名商标的显著性”属于驰名商标可能受到损害的情形之一，在判定是否构成“减弱显著性”时不仅要考虑商标固有显著性，亦应考虑商标通过使用而增强的显著性，即“一个商标越知名就越显著”①，即商标的显著性随着商标知名度的提高而得到提升，商标的知名度越高，其显著性越强，此处的显著性包含了知名度因素。

　　商标显著性强弱之区分

　　商标显著性强弱的区分理论源自美国。该理论根据商标固有显著性的不同，将商标做强商标（strong mark）和弱商标（weak mark）的区分。②只有强商标才能获得联邦注册，即只有商标本身具有显著性或者商标所有人证明其商标已取得第二含义（secondary meaning），该商标才可能获得在主注册簿（Principal Register）上的注册。强商标包括三种即臆造性商标（fanciful marks）、任意性商标（arbitrary marks）和暗示性商标（suggestive marks）。以文字商标为例，所谓臆造性商标，是指构成商标的单词或者字母组合在词典上没有任何含义。例如，“Exxon”（标准石油公司的商标）本身没有描述任何事物，且没有任何含义。但是，并非所有由自创词构成的商标都属于臆造性商标，有些词的在构成方式和发音上让消费者认识到某种含义。如使用在“果酱和果冻”等商品上的“Breadspred[sic]”商标，它会使消费者认为构成对其使用商品质量特点的描述，即果酱可以涂抹（spread）在面包（bread）上，因此该商标不属于臆造性商标。所谓任意性商标，是指构成商标的单词或者单词组合在词典上有固定含义，但与其指定的商品或者服务无关。例如，使用在“互联网搜索引擎”上的“Yahoo！”③商标、使用在“苏格兰酒精饮料”上的“Black & White”（黑与白）商标。所谓暗示性商标，是指对其使用商品的性质或者质量具有影射或者暗示作用的商标。例如，“Roach Motel”（蟑螂 汽车旅馆）商标暗示了但未直接描述其使用商品“昆虫捕捉器”的功能；“Rain Dance”（雨 跳舞）商标虽然没有直接描述其使用商品“汽车蜡”，但它暗示了“蜡将使雨滴远离汽车”的功能。弱商标的常见形态有描述性商标（descriptive mark）、地名商标（geographic mark）和姓氏商标（family names，surname）。所谓描述性商标，是指仅仅描述了其使用商品的功能、质量、成份等特点的商标。例如，“Vision Center”（视觉中心）仅仅描述了可以购买眼镜的场所。所谓地名商标，是指描述了商品产地或者服务提供场所的商标。例如，“San Francisco Bay Club”描述了该健康俱乐部位于圣弗朗西斯科海湾附近。为了取得联邦注册和禁止他人使用，该商标所有人就必须证明消费者通过该商标能够区分该俱乐部与其他位于圣弗朗西斯科海湾附近的俱乐部。所谓姓氏商标就是以普通姓氏作为商标，如使用在“色拉味调味汁”的“Newman’s Own”商标。对于此类商标，美国专利局不予核准注册，除非申请人能够证明该商标已经通过使用取得第二含义，其理由在于可能有众多人同时使用相同的姓氏，允许一个人对姓氏享有商标权，会对其他人带来不公平的后果。强商标与弱商标是理论界的划分，美国专利局（PTO）的审查员在商标审查中并不使用这一术语，而是采用美国商标法上规定的“固有显著性”（inherently distinctive）和“仅具有描述性”（merely descriptive）等术语。此种分类是以商标与其使用商品或者服务的关系为标准，认为凡本身就具备识别性的商标都属于强商标，而本身不具有识别性、只有通过使用取得第二含义后才能获得注册的商标属于弱商标，较好地解决了商标的可注册性问题。

　　显著性强弱区分的意义

　　1.显著性是商标获得注册的要件。商标具备识别性是其获得注册保护的前提条件，如果“商标”缺乏识别性，就不能承担其区分商品或者服务来源的功能，也不能达到与他人商品相区别的效果。换言之，缺乏显著性的商标只是符号，不是实质意义上的商标。国际公约和世界多数国家商标法都规定商标应当具备显著性。我国《商标法》第九条和第十一条对此亦有明确规定。显著性是商标必须具备的属性，在逻辑上不存在没有显著性的商标，只存在不具备商标显著性的符号。所谓商标是否具备显著性实际上是指构成商标的符号要素在其指定使用商品上是否具备识别商品来源的能力。

　　2.固有显著性是判定商标近似考虑因素之一。商标近似的判定实际上是商标区别性的判定，即判定一个商标是否具有区别于其他商标。商标是否具有区别性的判定要考虑在先商标固有的显著性。在商标近似判定中要考虑商标的显著性，尤其是考虑在先商标的显著性是包括我国在内世界各国商标法律实践的通行做法，固有显著性属于商标近似判定的重要参考因素之一。④对于商标确权案件，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条规定“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性”；对于侵犯商标专用权案件，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条明确规定了“判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。本规定将“显著性”和“知名度”并列，其中“显著性”亦应指固有显著性。

　　3.显著性是驰名商标特殊保护考虑因素之一。此处的显著性应包括两个层次：一是固有显著性。商标的固有显著性是判断诉争是否构成《商标法》第十三条第二款、第三款规定的“复制、摹仿和翻译”的重要因素之一，这是保护驰名商标应当考虑商标显著性的理由之一。如果请求保护商标的显著性较弱（如普通有含义词），则被异议人无需复制、摹仿或固有者翻译就可以选择该词作为商标。换言之，即使双方商标完全相同，也不能认定构成复制；反之，请求保护商标显著性较强（如自创无含义词），如果双方商标相同或者近似的，则可以认定构成复制。正所谓“（商标标志）越独创，越独占”。⑤二是使用增强的显著性。驰名商标作为一种识别符号，本与特定的驰名商标所有人相联系，因他人使用与之相同或者近似的商标，容易使相关公众将其与驰名商标所有人相联系，或者减弱驰名商标与其所有人的联系。驰名商标保护不仅要考虑商标固有显著性，也需要考虑因商标使用而增强的显著性，所谓“减弱驰名商标的显著性”即减弱驰名商标的识别力。

　　实证分析

　　在第1573423号“联想LianXiang及图”商标异议复审行政诉讼案中，⑥联想（北京）有限公司在先商标“联想”系注册使用在第9类“微机”商品上的驰名商标商标，被异议商标指定使用商品为第25类“服装”。商标评审委员会认为，“联想”为常用汉语词汇，作为商标独创性较弱，仅为任意性商标，虽然在计算机商品上使用与联系公司建立了对应关系，但并未唯一对应。当“联想”使用在“服装”商品上时不致使消费者误认。北京市第一中级人民法院认为，驰名商标保护与商标本身独创性并无关联，即使“联想”商标并非臆造商标，亦不能证明被异议商标申请注册系巧合或者善意即被核准注册。双方商标使用商品均为日常消费品，故易使消费者误认为被异议商标与联想公司存在特定联系，对商品来源产生混淆和误认，从而损害联想公司的合法权益。北京市高级人民法院认为，“联想”商标属于具有固有显著特征的任意性商标。商标注册和保护范围关键在于商标的知名度和显著性，商标的独创性虽有助于增强显著性，但并非没有独创性就缺乏显著性或者显著性较弱导致保护范围较窄的结果。在先商标“联想”具有较高的知名度和显著性是不争的事实，虽然双方商标使用商品计算机与服装并无关联，但两者消费者对象存在联系，消费者在“服装”商品上看到被异议商标时，容易误认为该商品来源于联想公司或者由联想公司投资、授权或许可的厂家生产，从而造成误导，损害联想公司的利益。

　　商标评审委员会和两审法院的根本分歧在于对商标显著性和知名度的认识不同。前者认为虽然“联想”为驰名商标，但“联想”为常用汉语词汇，且双方商标使用商品差别较大，不致误导公众；后者认为在商标独创性与保护范围没有关联或者对保护范围“并无太多影响”，综合考虑“联想”商标在计算机商品上的知名度和显著性，被异议商标容易误导公众。本文认为，知名度不仅是考虑公众认知与混淆可能性的因素，而且知名度可以有效提升商标的显著性。例如，上世纪80年代提到“阿里巴巴”，容易联想到一个“快乐的青年”，如今则会与一家电商公司相联系，通过该电商公司的商标使用，“阿里巴巴”作为商标的显著性得到增强。因此，驰名商标保护范围要考虑该商标的显著性和知名度，但起决定性作用的是知名度。对高知名度的商标，可以适当降低对其固有显著性的要求；对固有显著性强的商标，可以适当降低其知名度的要求，做到宽严相济。

　　注释：

　　① 黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年版，第160页。

　　② 具体详见Richard Stim: Trademark Law, West Legal Studies 2000, p21-26。

　　③ Yahoo（雅虎）为著名网站之一。yahoo用作名词，含义为“粗鲁的人”。见《牛津高级英汉双解词典》，商务印书馆、牛津大学出版社1997年版，第1766页。

　　④ 陈锦川主编（北京市高级人民法院知识产权庭编著）：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第231-232页。

　　⑤ 张月梅：《越独创，越独占》，载《知产力》（微信订阅号），2014年4月1日。

　　⑥ 具体案情和裁判理由详见：北京市第一中级人民法院（2009）一中初字第1959号行政判决书、北京市高级人民法院（2009）高行终字第1472号行政判决书。