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小编按：本文的部分观点与本网另一篇文章《商标在先使用抗辩：扬汤止沸，还是釜底抽薪？》相左，比如新商标法32条后段能否作为民事诉讼商标不侵权抗辩等。有争鸣才会有真知灼见，细细研习两篇文章后，对小篇后期代理此类案件，提供了很好的办案思路。
来源：知产力
作者| 赵刚 北京市朝阳区人民法院
日前，北京市朝阳区人民法院一审审结了原告谭某诉被告北京尚丹尼美发中心侵害商标权案件。该案是在新商标法颁布后，司法实践中首次适用新商标法第59条第3款，即未注册商标先用人适用商标先用权进行抗辩取得成功的案件。该案件的审理引起了广泛的社会关注，并在新商标法立法框架下，为进一步规范商标注册秩序，遏制商标抢注行为，进行了有益的尝试。
案件回顾
2014年1月14日，谭某经核准在第44类美容院、理发店等服务上注册了第11358870号“尚丹尼”文字商标。2008年1月11日，北京尚丹尼美发中心（下称尚丹尼中心）经核准成立，并分别于2011年5月3日开办了北京尚丹尼美发中心朝阳建外店、2013年3月29日开办了北京尚丹尼美发中心朝阳三里屯店、2013年5月27日开办了北京尚丹尼美发中心东城王府井分店。尚丹尼中心以及上述店面的经营范围均为理发服务。在上述店面的门头以及路边指示牌上，均使用有“尚·丹尼造型”字样。自2008年1月起至今，尚丹尼中心一直通过大众点评网以“尚·丹尼造型”名义推广其多家店面，并提供团购服务，其尚丹尼建国门店大众点评网累计点评1960次，并被标注为五星服务。大众点评网上多家店面地址也以“尚丹尼造型”作为位置指向标。另外，尚丹尼中心还通过新浪微博进行推广，并购买“微博卡企业版服务”促进微博粉丝到店消费。另外，谭某的配偶曾于2010年10月至2011年2月期间在尚丹尼中心处工作。现原告谭某诉至法院，认为尚丹尼中心未经其许可，擅自在其店面门头、网络宣传推广中使用尚丹尼商标，侵犯了其享有的上述商标专用权。故请求法院判令尚丹尼中心立即停止侵权并赔偿经济损失及诉讼合理支出共计20万元。
法院经审理后认为，首先，尚丹尼中心成立于2008年，并自2008年开始就通过网络以“尚·丹尼造型”的名义进行服务推广，同时在门店及指路标识上同样以“尚·丹尼造型”进行标注，因此，可以确认尚丹尼中心自2008年成立以来，一直以“尚丹尼”作为商业标识予以使用，这种标识经过长期使用已经可以界定为商标意义上的使用，即已经构成未注册商标；其次，尚丹尼中心尽管未将“尚丹尼”作为商标进行注册，但是根据尚丹尼中心自2008年成立以来将北京多家门店与大众点评网进行合作推广以及新浪微博推广的事实，可以确认尚丹尼中心将“尚丹尼”作为商标使用已经在一定范围内具有了一定影响；第三，虽然尚丹尼中心使用“尚丹尼”商标的服务范围同样为理发，即与谭某享有商标专用权的涉案商标属于相同服务，并且商标标识字样一致。但是，根据案件查明的事实，尚丹尼中心在谭某申请涉案商标注册前，已经在理发服务上使用未注册商标“尚丹尼”多年，即尚丹尼中心属于使用在先；第四，谭某就其主张权利的涉案“尚丹尼”文字商标也并未予以实际使用。因此，综合上述几点，法院认定尚丹尼中心对涉案商标的使用行为符合现行商标法第59条第3款规定，谭某无权禁止尚丹尼中心在涉案使用范围内继续使用“尚丹尼”商标。据此，法院最终判决驳回了谭某的全部诉讼请求。同时法院还阐明，考虑到谭某主张权利的涉案商标目前仍处于有效状态，尚丹尼中心对“尚丹尼”商标的使用不得超出涉案范围，谭某亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商标时适当附加区别标识以区别服务来源。
法律分析
一、商标先用权抗辩（善意在先使用商标的抗辩）的立法和司法历程
商标先用权抗辩又叫善意在先使用商标的抗辩。在商标侵权民事案件中，未注册商标使用者能否以在先善意使用来对抗在后相同或者近似商品或者服务上注册的相同或者近似商标，一直以来是司法实践中的热点和难点问题。这个问题的核心在于对于未注册商标的保护的边界在哪里。尤其是近几年来，恶意抢注他人在先使用未注册商标、抢注热点词汇注册商标、一个人坐拥上千商标不实际使用却待价而沽的情况日益凸显，对于未注册商标的保护就显得尤为重要。
我国是实行商标注册获权制度的国家，这在1982年商标法颁布之初便已确立。但1982年的商标法并未有对未注册商标保护的相关条款，1993年对商标法的第一次修改也同样没有就此问题进行明确。至2001年的第二次商标法修改，对未注册商标进行了部分保护，具体体现在对未注册驰名商标的保护、禁止代理人或者代表人抢注商标以及禁止恶意抢注有一定影响的商标这三个条款，但上述三个条款的适用更多的在于商标申请注册程序或者是商标的无效宣告程序中。
此后，随着司法实践的需要，立法未至，精神先行。2012年最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，提出了对于满足一定情况对商标先用权抗辩予以支持的意见，具体体现在明确了“注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持”。意见虽然明确了需要对未注册商标进行一定程度的保护，但在当时的商标法框架下，却没有具体的法条可以适用。至2013年商标法修正，方通过第59条第3款明确了在商标民事侵权案件中，对于未注册商标的保护条件和范围。至此，商标先用权抗辩在商标民事侵权案件中才有了具体可行的法律依据。
二、新商标法第59条第3款适用的条件
根据现行商标法第59条第3款的规定，我国对于未注册商标的保护不是全覆盖的，而是有选择的部分保护。简单总结一下，那就是需要满足“标识构成商标性使用+使用在先＋具有一定影响”的条件。上述谭某诉尚丹尼中心侵害商标权案件，法官在本院认为部分就是按照这个思路论述的。
首先，在先的标识应当属于商标意义上的使用，这个条件毋庸置疑。权利人不将相关标识作为商标使用，比如仅仅是作为服务或者商品品质描述性使用或者是简单的活动称号（尚不构成知名服务特有名称）的使用，相关标识则无法起到区分商品或者服务来源的商标核心功能，自然不能作为未注册商标在一定条件下享受保护。
其次，未注册商标需要使用在先。根据相应条款的规定，该使用在先，应当是在商标注册人申请商标注册前，使用人已经进行了相关使用，这点比较容易理解，笔者在此不再赘述。
第三，未注册商标的在先使用已经具有一定影响。该条件划定了未注册商标予以保护的边界范围，即需要通过使用有一定影响时，方能受到保护。具有一定影响情况下才予以保护的意义在于既能防止商标注册人对在先使用人商标声誉的“不劳而获”，也能防止对具有一定知名度的在先未注册商标进行喊停而造成过多的社会资源浪费，同时也能够提升在先未注册商标使用人的知识产权法律意识，鼓励其通过商标注册加强对自身的权利保护。
那么怎样才属于具有一定影响？这也是目前司法实践中的另一个难题，具体还是应当根据未注册商标权利人案件中提供的关于其商标在先使用的范围、宣传推广程度、相关商品或者服务市场消费群体的认知程度等证据来综合判断，个案性比较强。但笔者还想再强调三个问题或者说是观点。
第一，根据商标的地域性原则，这里的一定影响应当是未注册商标在我国境内市场范围通过使用产生影响，对于相关商标的国外知名程度应当予以弱化考虑，按照商标的地域性原则，以前的司法实践观点是对于商标在国外的知名度是一律不予考虑的。但是，随着全球化的发展，中国市场和世界市场的衔接程度越来越深，两者结合的也越来越紧密，外国知名高端品牌商品在中国一定层次的群体中认知程度还是比较高的。因此，在商标知名度或者影响力的考虑上，越来越多的法官认为应当适当考虑全球化的因素，在特定案件中，适当给予考量，笔者对此也是赞同的，但从考量的比重上看，国内市场应当重点考虑。
第二，一些法官提出了在能够认定商标注册人恶意抢注的前提下，对在先未注册商标使用影响的举证应从宽把握的观点，笔者对此非常赞同，这对于打击恶意抢注商标的行为是有利且积极的。比如，很多商标的使用难以在全国范围内产生影响力，那么，是否可以单纯考虑商标在先使用的一定范围的市场影响力等等，尤其是当在后商标注册人使用商标的市场与在先商标使用的市场地域范围基本重合的情况下。当然，具体的适用，还需要司法实践的进一步探索。
第三，在先使用未注册商标产生一定影响的时间节点问题。根据相应条款的规定，该节点应当是商标注册人申请商标注册前。那么，如果未注册商标权人提供的证据显示未注册商标是在商标注册人申请商标注册后、商标权授予前产生一定影响的，是否能够突破性适用现行商标法第59条第3款？笔者以为，该条款的立法目的在于对有影响的在先未注册商标的保护，同时还需要兼顾善意在后商标注册人的合法权益。因此，司法实践中可以做区分尝试，即如果在商标注册人商标权授予前，善意商标注册人已经实际使用该商标的，应严格按照“商标注册人申请商标注册前”的时间节点来判断在先未注册商标的影响力；而在上述情形下，商标注册人尚未实际使用该商标的，或者说商标注册人属于恶意抢注的，可以予以适当的突破，即对在先未注册商标的使用影响力时间节点可以从宽把握，适用至商标授权以前。当然，上述观点仍需要司法实践的检验。
三、商标侵权民事案件中，能够明确认定属于恶意抢注时，是适用现行商标法第32条还是第59条第3款？
现行商标法第59条第3款在字面上并未提到在后商标注册人的主观状态，即是属于善意的巧合还是恶意的抢注。虽然许多法官的观点认为该条款的立法本意可能是针对的在后商标注册人善意的主观状态，但笔者以为，在发生商标恶意抢注时，在商标侵权民事案件中，如果不适用第59条第3款处理，就目前的商标法立法框架下很难找到相应的驳回在后恶意抢注之商标注册人起诉在先使用有一定影响未注册商标权人侵权的法律依据。
虽然从法律条文上看，商标法第32条后半句的规定可能更加贴切，即申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。但笔者以为，该条款是商标申请注册和商标宣告无效程序中所适用的法律依据，并不能在商标侵权民事案件中直接予以适用。因为，即便商标注册人属于恶意抢注在先商标，但毕竟经过了商标授权程序，其商标仍旧处于有效的状态。而如果在商标侵权民事案件中直接适用第32条的话，相当于直接通过民事诉讼程序确认了商标无效。而商标的无效依照法律规定本应通过商标无效宣告程序，甚至在后的行政诉讼程序予以确定，这样就等同于剥夺了在后商标注册人的诉讼权利，实为不妥。
另外，虽然适用第59条第3款会有一个在先未注册商标权人只能在原有范围内使用商标的限制，但多数情况下，如果属于恶意抢注，在先未注册商标权人也会提起在后商标的无效宣告程序。商标被宣告无效后，在先未注册商标权人则不受上述限制，其往往也会自己申请注册上述商标，因此，本质上对其商标的使用未有实质性影响。
综上，笔者以为，商标法第59条第3款的适用，应当是不需要考虑在后商标注册人的主观状态的，这样更加有利于司法实践中对商标恶意抢注行为的制止。而本文篇首提到的案例，法官就是遵循上述观点认识，在足以认定属于恶意抢注的情况下，对商标法第59条第3款进行的适用。