合肥知识产权律师网
文/国家工商总局商标局 郭建广
2011年12月16日，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）中指出，相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。
此项规定出台后引起了广泛关注，业内人士将其命名为“包容性理论”。据此，人民法院在若干案件中适用上述规定，裁定某些与相同或类似注册商标近似的在后商标可以获准注册。
例如，在“泡泡VS泡泡网”商标案、“富侨VS渝富桥”商标案、“万达VS万达通宝BOTO”商标案、“稻香村（苏州）VS稻香村（北京）”商标案中，人民法院均以在后商标具有较高知名度，使得公众已经将申请商标与申请人之间建立起唯一、紧密的联系，从而不会导致与在先注册商标就商品或服务来源发生混淆、误认为由，认定商标要素近似的两件商标不构成近似商标。
以上案例使“包容性理论”在商标领域走入人们的视野。所谓“包容性理论”，实际上就是将知名度及市场格局作为判断是否构成混淆的要素之一。其创新之处在于，过去往往是以在先注册商标的知名度等来确定商标专用权中排他权的弹性大小，以判断在后商标是否可以获准注册，该理论则着重考证在后商标的知名度及市场格局以限制在先商标专用权的排他权来实现其注册的合法性。该理论一经面世，就引起诸多争论。下面笔者围绕包容性理论最容易引起的几点疑问试作分析，供大家批评指正。
一、包容性理论是否与《商标法》相冲突
我国《商标法》实行申请在先的商标注册原则，对与他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。如有初步审定公告的，权利人或利害关系人可依法提起异议。包容性理论的要点在于根据申请商标的知名度或者已经形成的客观市场格局，来否定构成要素近似商标之间的近似性，从而实现经营者之间的包容性发展。可见，包容性理论的着眼点至少从形式上是遵循商标申请在先原则的，与《商标法》并不冲突。在上述商标案件中，人民法院往往裁定申请商标与引证的在先注册商标不近似，认为其申请注册未违反修改前《商标法》第二十八条的规定。
二、包容性理论是否与国际条约相冲突
有人认为包容性理论不符合《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则。该协定第十六条规定：“注册商标的所有权人享有专有权，以阻止所有第三方未经该所有权人同意在贸易过程中对与已注册商标的货物或服务的相同或类似货物或服务使用相同或类似标记，如此类使用会导致混淆的可能性。”如果允许在后商标获准注册，则实质性限制了上述注册商标所有人的排他性权利，从而违反“在先申请”原则。
笔者认为，正如前文所述，包容性理论的出发点是基于商标之间的知名度和客观市场格局，着眼点在于商标不相同或不近似。因此，在后商标不视为与在先注册商标近似，注册商标所有权人也就无权禁止他人在贸易过程中使用与已注册商标的货物或服务相同或类似的货物或服务使用不相同或不类似标记，此类使用被判定为不会导致混淆，并不违反上述条款。
三、知名度及市场格局是否属于商标近似的判断标准
从实践来看，国家工商总局商标局及商评委通常认为，近似商标是指文字、数字、图形、颜色或声音等商标的构成要素在发音、视觉、意义或排列顺序以及整体上虽有一定区别，但易产生混淆的商标。在商标行政授权确权阶段，是否易产生混淆是判断商标是否近似的重要标准。显然，知名度及市场格局是影响是否产生混淆的重要因素。
最高人民法院指出，要妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系，准确把握商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商标，要考虑案件的具体情况。通常情况下，商标构成要素整体上近似的，可以认定为近似商标。商标构成要素上整体上不近似，但主张权利的商标知名度远高于被诉侵权商标的，可以采取比较主要部分的方式决定其近似与否。
可见，无论行政机关还是司法部门，都将知名度及市场格局作为判断商标近似的重要标准。实际上，当商标所附着的商品或服务具有一定价值时，消费者在消费时也会予以同等程度的关注，而不会因商标在构成要素上近似从而发生混淆误认，例如注册使用在汽车上的本田商标H与现代商标H（斜体）。因此，构成要素近似的商标，存在注册并存的事实基础。
四、包容性理论是否涉嫌鼓励违法行为合法化
毋庸讳言，包容性理论涉及的在后商标，如不考虑其知名度或市场格局，在注册申请日或开始使用日时即与在先注册商标近似，且近似程度确实足以构成在后商标注册或使用障碍。有人认为，根据包容性理论，在后商标最初的违法使用因其存在和使用程度而被合法化，违法行为产生了合法结果，这无异于鼓励模仿注册商标的违法行为。
笔者认为，权利维护与秩序稳定都是法律追寻的重要价值，必须要平衡两者间的关系。从民法规定来看，对形成权进行限制的除斥期间与对损害赔偿进行限制的诉讼期间，都涉及权利维护与秩序稳定的平衡问题。实际上，《商标法》本身也涉及这个问题，特别是有关在后商标注册的有效性的法律规定。《商标法》第四十五条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”言外之意，超过五年的，则注册商标的无效宣告请求不会得到支持。从该条款来看，被宣告无效的注册商标在注册时可能侵犯了他人包括商标在内的在先权利，但因超过法定期间，其注册便获得了合法性，之前的违法使用行为在注册后也不会再被追究。
因此，包容性理论支持在后商标注册的法理基础同样是基于权利维护与秩序稳定之间的价值协调，其裁决面临的是当时的客观情形，只要结合知名度及市场格局等能够判定相关商标不近似，则在后商标就获得了可注册的条件，相关部门应当允许其注册。至于之前的商标使用行为从法律属性上是否违法，因时过境迁，应有所不问。
五、包容性理论是否只以知名度及市场格局为充分条件
从相关司法判决来看，包容性理论适用的案件往往取决于知名度及市场格局，并未充分体现“特殊的历史因素或其他客观原因”。从最高人民法院已经公布的文件来看，包容性理论采取的都是一些原则性表述，并没有具体的客观标准。
笔者以为，采取包容性理论，首先应当以“善意使用”为前提条件，也就是说在后商标确实不知道在先注册商标的存在，主观上不存在借用他人商誉、混淆误导公众的意图，客观上也不存在复制、模仿、翻译他人注册商标的行为。其次，在先注册商标人没有采取有效的维权行为，这种情况既可能是注册商标人知道或应当知道他人使用在后商标，也可能是确实没有发现，总之是没有采取合法的维权措施。最后，没有发生工商部门依职权查处的行为。当然，这种情况不是基于故意的不作为，而是在履职的过程中确实未发现违法行为，或未将在后使用行为视为一种违法行为。如果在后使用商标不符合上述任一要件，即使其商标知名度很高、市场份额很大，也不能适用包容性理论允许其注册。
六、包容性理论是否会影响企业后续发展
有人认为，采取包容性理论可能影响企业的后续发展，因为允许两件商标共存是基于知名度和市场格局，而这两个因素在商标存续过程中是动态发展的，并非一成不变。包容性理论适用的情形一般是在后商标较在先商标的知名度更高或市场格局更好或相当，其结论是在各自分布的市场或并存的市场，消费者不会产生混淆误认。但是，并不能排除以下两种情况：
1.在后商标的知名度可能越来越低，在先商标的知名度则越来越高。这种情况会导致市场格局再次发生变化，消费者可能不断强化对在先商标的认知，淡忘在后商标，将在后商标误认为在先商标，从而导致在后商标注册时的合法性不复存在，损害在先商标的合法权益。但商标法律并未为此种情形下的在先商标权人提供救济途径。
2.即使不考虑商标知名度及其带来的市场变化，商品的高度流动性也可能随时冲击原有的市场格局。当在后商标进入在先商标的固有市场时，是否会造成当地消费者的混淆误认，也是未知数。
笔者以为，对于上述情况，应当规定适当的时间限制，以再次实现权利维护与秩序稳定之间的平衡。如果在五年内出现上述情况，可以考虑通过商标撤销程序撤销在后商标的注册，申请人能够证明争议商标注册时是基于包容性理论获准注册的，只要证明其知名度及市场布局相较于注册时发生明显变化，已与在先商标发生混淆，不能实现包容性共存，即应当获得支持。
七、包容性理论与其他规定之间的平衡问题
如前文所述，包容性理论涉及的在后商标，如不考虑其知名度或市场格局，在注册申请日或开始使用日时即与在先注册商标近似，且近似程度确实足以构成在后商标注册或使用障碍。统观《商标法》，与之最类似的规定是《商标法》第五十九条：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
也就是说，有一定知名度和市场格局的在先使用的未注册商标，其获得法律保护的程度，只是在原有范围内继续使用而已，还有可能要附加区别标识，还是无法获得注册商标的法律保护。那么对于法律并不鼓励甚至应该禁止的在后商标，即便拥有了一定的知名度和市场格局，怎么就可以认定为不属于近似商标而获得注册商标的保护呢？举轻以明重，包容性理论对在后商标的保护，与《商标法》对在先使用的未注册商标使用的规定相比，显然是不恰当的。
对于该问题的解决，笔者认为应从两个方面着手：
一方面，要对包容性理论的适用作最严格的限制，例如明确增加善意使用、权利人懈怠等前提条件，以区别于在先使用未注册商标继续使用的前提；
另一方面，必须以灵活的态度对待“原有范围”和“继续使用”，使“在先使用并有一定影响的未注册商标”有可能随着其知名度及市场格局的变化，获得注册商标的地位。
综上所述，包容性理论是司法部门为稳定市场经济秩序、促进经济社会发展进行的理论创新，有现实需要，也有理论基础。新《商标法》施行后，如何在注册商标与未注册商标之间寻求恰当的平衡点，将是行政及司法部门不得不面临的现实问题。笔者相信，随着理论研究的深入和实践的不断丰富，业界对该理论还会有新的认识与探索。