点子重要,专利文件撰写更重要

  文/天册律所 罗云 周琳

  随着2015年4月21日,北京市高级人民法院对苹果电脑贸易(上海)有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、上海智臻网络科技有限公司发明专利权无效行政纠纷上诉一案的公开宣判,意味着“小i机器人”专利会因一系列实质性缺陷而被宣告无效,那么苹果公司的Siri语音系统在专利领域就不会侵犯“小i机器人”的专利权。

  从该案二审判决的内容来看,认定“小i机器人”专利无效涉及的理由均为专利文件的撰写问题,包括“说明书公开不充分”、“权利要求书不清楚”、“权利要求书得不到说明书的支持”。因此,本案法官焦彦在庭后接受媒体采访时表示,专利技术方案与专利文件是两个概念,虽然有好的技术方案,但是,如果专利申请文件没有写好,不论是否被授权,最终也可能会因为不符合专利法的相关规定而被宣告无效。当事人不但应当重视技术创新,在申请专利时更要高度关注专利申请文件的撰写。

  专利文件撰写的不好可能造成的直接结果是专利不能获得授权,或者日后容易被宣告无效,而间接结果则是在专利侵权诉讼中,因为权利要求保护范围过小而使专利文件成为废纸一张,不能有效地将被控侵权产品纳入权利要求的保护范围。这是因为,凡是写入独立权利要求中的每一个技术特征,都是必要技术特征,在确定权利要求的保护范围时,都不能认为它是无用的。因此,从专利侵权诉讼的角度,专利文件的撰写就变得尤其重要。很多的专利文件,虽然在专利申请中成功获得授权并且能够保证稳定性,但是在专利侵权诉讼中却因加入了不必要的技术特征导致保护范围太小而变得不堪一击。

  笔者认为,检验一份专利文件的撰写是否足够严谨、权利要求保护范围的确定是否大小合适的唯一标准,并非是能否够成功获得授权,而应当是在保证专利稳定性的同时,又能专利侵权诉讼中充分涵盖与专利技术方案相同或者等同的技术方案。

  此前,笔者在办案的过程中就遇到了一件因为权利要求的保护范围过小而导致败诉的专利侵权纠纷案例。本案中,涉案专利权利要求中明确要求保护“压簧的另一端固定在手柄槽内的十字卡柱上”这一技术特征,而被控侵权产品的压簧则是套在一个圆柱上。原告认为,“圆柱”对于弹簧所起到的作用与“十字卡柱”相同,因此被控侵权产品与涉案专利构成相同,或者至少是等同。作为被告的代理人,笔者明确指出,所谓“十字卡柱”,通过字面理解应当包含三个特征,即“十字”、“卡”、“柱”,“十字”是描述柱的形状,即为十字形,“卡”是描述柱的功能,即为“固定”。“十字卡柱”对于弹簧的作用在于固定弹簧,不仅能够防止其发生轴向位移,而且进一步还能防止其发生径向位移,“十字卡柱”的“卡”与“固定压簧”之“固定”是相匹配的。而圆柱则不同,虽然能够在轴向上防止弹簧位移,但是在径向上并没有对弹簧施加作用力,不能防止其发生径向位移。既然权利要求中明确限定“固定”的装配要求,原告就不可以忽略这一技术特征所能够为专利技术方案带来的技术功能以及所能够实现的技术效果。因此,被控侵权产品与涉案专利既不相同也不构成等同的。

  本案的一、二审法院均支持了被告的观点,并且,由于本案的原告当事人十分执着,向最高院提起了再审申请,近日,笔者收到了最高院的再审裁定书,最高院也毫无悬念的支持了上述观点,驳回了再审申请。

  可见,在撰写专利文件,尤其是撰写专利的权利要求时,应当在保证“说明书充分公开”、“权利要求书明确限定所要保护的技术方案”、“权利要求能够得到说明书的支持”的前提下,尽可能的使权利要求的保护范围扩大。

  通常,发明创造的产生始于一张图纸或者是一个实物模型,发明人在纸上绘制了一个技术方案,或者做出了一个技术模型,然而如何将图纸或者模型转化成专利申请文件呢?并非是将图纸或者模型直接转换成文字这么简单,而应当是尽可能的去除掉对于技术方案来说不必要的技术特征,并且尽可能的将图纸或者模型中展现出来的必要技术特征概括成上位概念。以上述涉案专利文件为例,如果涉案专利想保护的技术方案仅仅是一个用来限制弹簧的柱,那么将权利要求概括限定为“压簧的另一端设置在手柄槽内的柱上”似乎会更加贴切,但是如果仅仅是这样撰写,可能有人会说“权利要求不清楚”,那么可以在说明书中进一步对“设置”、“柱状物”作出解释,比如“设置”可以包括“套设”、“固定”等等,而“柱”则可能包括“圆柱”、“三角柱”、“十字柱”甚至是“多棱柱”等等。

  当然,上位概念的概括并不代表可以无限扩大保护范围,否则容易导致“权利要求书得不到说明书的支持”或者专利文件因为保护范围过大而容易被无效,但是适度的概括也是相当有必要的。仍然以上述涉案专利文件为例,将“十字卡柱”概括为“柱”、“柱状物”等等,是有效地扩大权利要求的保护范围,更好的保护了技术方案;但是若直接将“十字卡柱”概括成“部件”、“装置”等等,那可能就属于无效的概括了。

  总之,专利文件作为进行专利侵权诉讼的权利基础,其撰写的好坏会直接影响着专利侵权诉讼的结果,应当引起专利申请人以及专利代理人的重视。

  注:罗云律师知识产权团队代理本案一审被告、二审被上诉人、再审被申请人。

  附:

  中华人民共和国最高人民法院

  民事裁定书

  (2014)民申字第2240号

  再审申请人(一审原告、二审上诉人):沈阳东辰日用品有限公司。住所地:辽宁省沈阳市苏家屯区迎春北街109-1甲。

  法定代表人:赵吉庆,该公司总经理。

  委托代理人:陈强,该公司员工。

  委托代理人:张博,辽宁建隆律师事务所律师。

  被申请人(一审被告、二审被上诉人):石家庄尚朴家具有限公司。住所地:河北省石家庄市新华区北新街116号瀚海商务楼 409 室。

  法定代表人:华宏博,该公司总经理。

  委托代理人:罗云,浙江天册律师事务所律师。

  被申请人(一审被告、二审被上诉人):浙江天猫网络有限公司。住所地:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号3号楼三层。

  法定代表人:陆兆禧,该公司董事。

  委托代理人:朱晓宇,北京市百瑞律师事务所律师。

  委托代理人:李萍,北京市百瑞(济南)律师事务所律师。

  被申请人(一审被告、二审被上诉人):浙江淘宝网络有限公司。住所地:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号1幢6 楼601室。

  法定代表人:陆兆禧,该公司执行董事。

  委托代理人:朱晓宇,北京市百瑞律师事务所律师。

  委托代理人:李萍,北京市百瑞(济南)律师事务所律师。

  再审申请人沈阳东辰日用品有限公司(以下简称东辰公司)因与被申请人石家庄尚朴家具有限公司(以下简称尚朴公司)、浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)、浙江淘宝网络有限公司(以下简称淘宝公司)侵害实用新型专利权纠纷一案,不服浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第39号民事判决,向本院申请再审。本院受理后依法组成合议庭,对本案进行了审查。现已审查终结。

  东辰公司申请再审称:被诉侵杈产品与涉案专利技术无实质区别,被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。首先,涉案专利技术方案中的“十字卡柱”仅对压簧一端起固定作用,以防止压簧伸缩时发生位置移动。被诉侵权产品中的“圆柱”亦起到固定压簧防止位移的功能。二者在功能和效果上没有实质性不同,属于等同技术特征其次,涉案专利技术方案中,虽然没有具体表述用什么方式方法将开关杆另一端固定在压盖上,但国家知识产权局专利复审委员会第20363号《无效宣告请求审查决定书》明确指出,固定方式可采用现有技术中的多种能够固定的方式,这是本领域普通技术人员无需任何创造性劳动就能做到的。一审法院在技术原理及功能没有改变的情况下,只因被诉侵权产品开关杆固定方式略有改动,即认定超出了专利权保护范围,是错误的。另外,其向一审法院提起诉讼之后,被诉侵权产品仍在天猫公司、淘宝公司网上销售。根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条的规定,天猫公司、淘宝公司应当对被诉侵权产品扩大销售部份,承担连带赔偿责任。综上,原审判决存在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、六项规定的情形,应予再审纠正。

  尚朴公司提交意见称:根据涉案专利杈利要求中“压簧的另一端固定在手柄槽内的十字卡柱上”的描述,“十字卡柱”应当理解为具有“卡”的功能的“十字柱”。所谓“卡”,是指同时限制压簧径向和轴向位移的固定方式。被诉侵杈产品中的“圆柱”仅具有限制压簧径向位移的功能,与涉案专利“十字卡柱”属于不同的技术特征。二者在技术手段、功能和效果几个方面均存在很大差异,亦不构成等同技术特征。在涉案专利无效宣告审查过程中,专利权人解释开关杆是通过按钮伸出的一部分固定在压盖上,开关杆与压盖接触。被诉侵权产品是通过开关杆装有压簧的一端压在水滴形槽内进行固定。二者既不相同也不等同。申请人就此技术特征所作解释,违反了禁止反悔原则。

  天猫公司和淘宝公司共同提交意见称:原审法院关于被诉侵权产品没有侵害东辰公司专利权的认定是正确的。即便认定侵杈,其提供电子商务交易平台的行为,亦不构成侵杈,不应承担赔偿责任。其在收到一审起诉状后及时核查并删除了被诉侵杈产品的网页链接,不应对所谓的扩大损害部分承担连带赔偿等法律责任。

  本院认为,虽然涉案专利技术方案中的“十字卡柱”并非具有统一涵义的规范技术术语,说明书或附图亦没有对其具体形状或结构做进一步解释或界定,但根据涉案专利权利要求中关于“压簧的另一端固定在手柄槽内的十字卡柱上”的限定理解,“压簧” 的一端系“固定”在“十字卡柱”上。结合权利要求明确限定的“固定”装配要求,可以认定“压簧”装配于“十字卡柱”上后,应当实现既限制“压簧”径向位移,又限制其轴向脱落的技术效果。与此不同的是,被诉侵权产品不仅未采用十字形柱体,而且将“压簧”套装在“圆柱”上后,“压簧”在手柄槽翻转时自然脱落。“圆柱”仅能限制“压簧”径向位移,无法防止其轴向脱落,“压簧”与“圆柱”之间并非“固定”关系。由此可见,被诉侵杈产品“压簧”“套装” 在手柄槽内的“圆柱”上,与专利技术方案“压簧”“固定”在手柄槽内的“十字卡柱上”,所采取的技术手段,实现的功能和达到的效果,均存在明显差异,不能认定为等同技术特征。原审法院认定专利技术方案中的“十字卡柱”应当具有既限制“压簧”径向位移,又限制其轴向脱落的功能,与被诉侵权产品中圆柱”并非相同或等同技术特征,并进而认定被诉侵权产品没有落入涉案专利权保护范围,并无不当。东辰公司认为被诉侵权产品中的“圆柱”与专利技术方案中的“十字卡柱”构成等同技术特征的申请理由,依法不予采信。

  至于东辰公司所述一审法院关于其他技术特征的对比认定亦有错误的问题,因二审法院未予评述,在本院同意二审法院实体判决意见的情况下,亦不再评述。

  综上,东辰公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、六项的规定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:

  驳回沈阳东辰日用品有限公司的再审申请。

  审判长  周翔

  代理审判员  曹刚

  代理审判员  吴蓉

  二〇一五年三月二十日

  书记员  周睿隽