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作者 | 商建刚
来源 | 智合东方
《商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
“滴滴打车案”中，法院根据上述规定，认定1）被告使用的商标与原告注册商标存在明显区别；2）在类别上不构成相同或类似服务；且3）以不构成混淆为由，认定被告侵权不成立。对此，笔者认为判决中的推理存有不当之处。
一、商标相似性比对中应遵循“整体比对”与“主要部分比对”并重
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》“第十条规定：认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”本案中，法院认为小桔公司的“滴滴打车”服务使用的图文组合标识将其营业内容“打车”给予明确标注，并配以卡通图标，具有较强的显著性，与原告的文字商标区别明显，因而确认小桔公司的商标与原告注册商标不相同且不近似。然而，此处法院仅将商标进行了整体比对，却未对商标主要部分进行比对。整体来看，“滴滴打车”图文组合商标的确与原告商标存在差异。然而，从小桔公司的广告宣传、微博、微信官方账号以及新闻报道中、相关公众对“滴滴打车”的评论和认知可以看出，小桔公司运营过程中常用的描述主要有三种：“滴滴（嘀嘀）”，“滴滴打车（嘀嘀打车）”和“滴滴打车（嘀嘀打车）”图文商标。也就是说，小桔公司在使用其图文组合商标时并非始终以整体的形式加以使用，更多的情况下，其是对“滴滴（嘀嘀）”或“滴滴打车（嘀嘀打车）”进行单独的文字性使用。在这种情况下，其使用的商标的文字部分当然与原告享有注册商标专用权的商标构成相同或近似。因此，法院以被告使用的图文商标与原告文字商标区别明显为由认定商标不相同或不相类似存在不当之处。
二、注册商标实际使用并非侵权认定的前提
本案判决中指出：“原告对其商标的实际使用情况，亦是判断被告的使用是否对其造成混淆服务来源的参考因素。从原告提交的证据可以看出，其此前主营的软件为教育类，嘀嘀汽车网主要提供汽车行业新闻及销售推广其提供的车主通项目与“滴滴打车”的服务并不类似，且尚未实施，其所称立项时间为2014年1月，当时被告服务已经上线超过一年。因此，原告现有证据不能证明其在注册商标核定使用的范围内对注册商标进行了商标性使用，也未在与“滴滴打车”同类服务上使用。被告的图文标识则在短期内显著使用获得了较高知名度和影响力，市场占有率高，拥有大量用户。从两者使用的实际情形，亦难以构成混淆。”可见，法院认为由于原告未在其注册类别上使用涉案商标，而被告在该类别上进行了使用，因此不构成混淆，进而认定不构成侵权。然而，注册商标的实际使用情况虽然是认定混淆的参考因素，但商标实际使用并非认定侵权之前提。若商标实际使用是主张侵权的基础，则防御商标也失去了存在的意义。过往的案例也可证明这一点，在“雨洁案”[1]中，原告拉芳公司将其商标“雨洁”注册在了包括第16类（卫生纸、纸餐巾）在内的多个类别，但并未在第16类上实际使用，而被告在湿纸巾、纸巾上对“雨洁”商标进行了使用。据此法院认为，被控侵权产品为湿巾或纸巾，与原告享有注册商标专用权的商标核定使用的商品构成相同或近似，因而构成混淆，进而认定侵权成立。可见，虽然原告拉芳公司并未实际在该类别进行使用，但并不影响被告侵权成立。就注册商标实际使用情况在侵权诉讼中的地位，本案法院也进行了说明：“《商标法》第六十四条第一款规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。……原告未能提交有效证据证明其在近三年来使用涉案商标……被告依法承担……合理开支。”可见，注册商标实际使用仅是其能够获得赔偿的前提，而并非侵权成立的前提，如依照本案法院的思路，则《商标法》第六十四条第一款规定将被架空。
[1] 山东省潍坊市中级人民法院（2014）潍知初字第341号民事判决书。
三、“互联网+”环境下的商标使用类别判断
本案中法院认为，原告享有商标权的商标注册在第35类（商业经营、商业管理、办公事务）和第38类（电信），而被告并未在与该两类相同或类似服务上进行使用。此处涉及到商标类别判断的问题，在“互联网+”环境下，各种商品、服务都得到了空前的集成和融合，互联网与具体服务相结合的模式已经成为经济发展的趋势，然而由于官方尚未对该等服务类型的具体判断进行明确，因此学界和实务界争议颇多。笔者认为，在这种情况下，应具体结合其对商标使用的方式、宣传的形式以及公众对其的认知等因素进行判断。本案中，小桔公司一直将“滴滴打车”作为软件的名称进行使用，而这种使用其实是在第9类（计算机软件）的使用，这一点滴滴打车官方微博、微信等宣传平台中已体现；其次，对于公众来说，多数人认为“滴滴打车”是一个打车软件的名称，该打车软件可以使得乘客与司机直接进行联系，从这个意义上讲，滴滴打车所提供的服务更接近于第38类（电信）。可见，无论是在小桔公司进行的使用或者宣传中，其均未提到“滴滴打车”所提供的是运输经纪服务（第39类），并且对于使用者来说，也不存在其提供的是运输经纪服务的认知。因此，法院对于被告是在第39类运输类服务上进行使用的认定存在不当。
四、拥有较高知名度并非不能构成混淆
本案中法院指出“被告的图文标识则在短期内显著使用获得了较高知名度和影响力，市场占有率高，拥有大量用户。从两者使用的实际情形，亦难以构成混淆。”可见，此处法院认为，被告的使用不会造成公众误解其服务来源于原告，然而，如果当原告使用时，公众将其误解为来源于被告呢？根据“反向混淆”理论，这种情况也将损害商标权人的利益，正如“蓝色风暴”案中法院所指出“使蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系被割裂,“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能,蓝野酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉,拓展企业发展空间,塑造良好企业品牌的价值将受到抑制,其受到的利益损失是明显的。”因此，本案中法院以被告商标的使用具有较高知名度为由认定不构成混淆，存在不当。