合肥知识产权律师网
对于技术主导性企业,专利往往是重中之重,但是很多情况下,商标管理也是不容忽视的.远的不说,苹果和冠唯的IPAD商标案就是最大的警告.
专利讲布局,商标同样讲布局,甚至有时候布局的成本和难度更大.对于生物化工企业而言,由于其产品的特殊性,其代价也往往更大.笔者前不久参加了在上海召开的全球IP知识产权峰会,在会上,强生公司的代表就谈到,企业每年在全球商标布局和收购上就需要数百万美金的预算.这在一般中国企业中是不可想象的.当然,商标作为一种商品的标识,主要为企业的市场和商业利益服务,如果商业回报大于投入,那么企业势必也会这么去做.否则,法国和新加坡两条鳄鱼也不用斗了快20年.
笔者以生物医药企业的商标保护为切入,希望能够抛砖引玉.
药品从作用上讲分为原料药和成品药,从研发上讲分为仿制药和创新药.由于其产品和行业的特殊性,国家对其做了严格的监管,目前市场上的每一瓶药品,都可以通过其包装上的条码进行全生产过程的跟踪.同时为了控制药品价格过高,国家每年的新药审批也开始做了严格的控制,尤其对于仿制药,其目的就是为了防止部分药品供应商,新瓶装旧酒,规避国家政策,变相涨价.而对于创新药,由于其从研发到临床试验到生产到最后能够上市,是一个极其漫长的过程,所以其成本也是相当高的.
根据《医疗器械注册管理办法》,一款药品,无论是成品药还是原料药,或者是创新药、仿制药,只要是第二类、第三类医疗器械,需要进入市场,都必须具备《医疗器械注册证》.证书上写明了”某某公司,的XX药品,商品名XX,符合医疗器械产品准入规定,准许注册,有效期至XX年XX月XX日.”
有了《医疗器械注册证》这就意味着你的某款药品可以进入市场流通领域,但是药品的名称必须和注册证上的一致.
由于很多生物医药公司其并不一定具备所有药品的大规模生产能力,其生产需要委托具有生产资质的企业进行审查,而受托企业,必须具备《医疗器生产许可证》.同时受托企业在受托进行OEM的同时,必须核查委托方是否具备该款药品的注册证,否则,一旦进入流通领域,委托方需要付连带责任.可见《医疗器械注册证》对于生物医药企业的重要性.
基于此,在企业商标管理中,我们会面临几大问题,或者说是风险.其一、使用未注册商标.其二、商标被撤.其三、商标淡化和混淆.其四、商标侵权.
对于第一点,有的企业是没有注册意识,有的是想注册而不能.很多公司以为获得《医疗器械注册证》之后,就可以放心大胆的销售该款药品.由于注册证上规定了商品名称,所以药品也必须以该名称进行销售,事实上也就成为了该药品的商标.但是,中国商标是注册保护制度,在新商标法颁布之前,一直是以”宁可保护无产品的商标,不保护无商标的产品”为主要趋势.该药品可以进入市场流通领域,并不意味着其可以获得商标法上对于商品的品牌保护.如果药品没有获得商标注册,即使有《医疗器械注册证》也会被认定时触犯了假冒注册商标的行为,受到工商行政处罚.
如果由于在先有相同或者高度近似的权利无法获得授权,一直以TM的状态使用呢?
举个比较极端的例子,某种药品其涉及的商标内容主要是0501群组的某个独立群部分.但是在该部分上他人已经获得相同商标并且授权了一段时间,企业早期也没当回事儿.但是,该商标的注册人在企业药品上市一年多之后,向企业发出了律师函,提出商标侵权警告.随后,在部分地区,要求工商查处,对药品进行查封.
企业此时才像热锅上的蚂蚁,焦急万分.在企业知识产权联席会议上,作为知识产权律师,笔者提出,该商标的注册时间已经超过三年,并且由于行业的特殊性,通过对该商标权利人的背景调查,认为其不太可能证实使用该商标,即使使用,也可能涉嫌触犯相关法律.最后提出撤销三年不使用的策略.但是最后考虑到整个撤销周期要一年以上,如果对方上诉可能要更长.但是,由于《医疗器械注册证》的办理也需要很长的时间及非常复杂的流程.最后提出以撤销为依托,提出购买谈判.虽然企业最后成功购买了该商标,可是也为此支付了一笔不菲的费用.
由此可见,事先注册,对于药品企业自我保护的重要性,对于可能要上市的药品,企业应当事先获得商标权利,由于商标注册存在较长的周期,并且存在被驳回的风险,所以企业的注册行为应当具备一定的前瞻性和规划布局,做好相关的商标储备,以防不时之需.
需要指出的是,商标不但要注册,还要看注册的全不全.自从2014年,《尼斯分类表》第十版出版后,在第35类3509群组上,增加了”药品、医疗用品零售或批发服务”很多企业都忽视这一点,在该群组上,不仅药品名称应当注册,甚至连企业的商号名称也应当注册.最典型的案例,武汉中联药业集团和深圳中联广深药业为了”中联大药房”商标,展开了14年的拉锯战,在双方都投入大量人力物力之后,彼此都骑虎难下.
对于注册商标,也要预防被撤销的风险.由于很多原料药生产企业,通常没有办法提供相关的使用证明,简单的广告宣传不能作为商标的使用证明.根据商标法,商标注册满三年后任何人都可以对其提出撤销申请.面对这样情况,最有效的办法,就是对于重要的商标,在重要类别上每隔两年申请一次,从而彻底杜绝这一风险.虽然看似有些浪费,但是对于降低知识产权风险而言,那就是九牛一毛.
对于医药企业而言,药品的市场领域不同,商标的作用和价值也大相径庭.在常用药领域,商标的品牌价值,对企业至关重要.而对于商标混淆和淡化,这对于企业而言也是一个棘手的问题.部分药品经过长期使用,已经成为对于该药品的通用名称或者行业标准,不具备商标的独立显著性.典型如”依马打正红花油”案.针对这一情况,对核心类别商标的定期公告监测和对联合商标的申请注册,显得尤为重要.
除此之外,对于产品外包装的保护也应当引起企业注意的,在”999皮炎平”三九医药集团诉北京市云芝堂大药房和天津太平洋制药集团仿冒药品外包装装潢案中,虽然商标侵权中对于产品装潢也有相关规定,但是对原告具有较高的举证责任,以及对于外包装知名度的举证要求也较高.而在该案中,假设产品外包装事先进行外观专利申请,三九制药可能就会反败为胜.
本文的最后,笔者想要提出的是药品商标的海外布局,虽然中国药品出口数量相对于国外药企属于较低水平,但是有理由可以相信中国药品走出去的日子不会太远.而对于自主品牌的知识产权保护显得迫在眉睫.
中国药品有中药、西药之分.药品商标有中文和英文之分.其中中药在亚洲中华文明圈内(日本、韩国、越南、马来西亚等国家地区)具有较大的影响力,中文商标作用较大,是保护的重点,同时也是抢注的高发区.尤其以韩国为重灾区.我国著名的药企品牌”同仁堂”、”九芝堂”、”童涵春堂”等等都有被抢注的情况.
对于西药,其主要是英文构成,而在西方国家的中文只能被作为图案或者符号,所以英文商标作用较大,是保护的重点.
为了预防被他人抢注,并且为了海外市场的拓展,企业有必要对海外商标进行积极的布局.商标的海外申请有两种途径,分别是根据《马德里公约》和单一申请.这两种途径各有利弊,马德里费用便宜,但是保护力度弱,除了美国和日本之外,不下发注册证,很多国家和地区,对其法律效力的认可度很低,例如在俄罗斯都不能以此进行海关备案.如果面临诉讼,在某些国家,都不具备抗辩能力;还要指出一点,马德里商标,申请之后十八个月,如果没有被驳回就视为注册成功,但是,对于某些国家例如印度,由于其行政效率极其低下,驳回后没有把裁定及时下发申请人,导致过了时限,商标被驳回后无效,但申请人还可能以为自己获得授权了.此外,马德里申请是以国内申请为基础的,并且受到中心打击原则的限制,如果国内商标无效,很可能导致正处于申请中的国际商标也被无效.单一申请的优点是没有上述问题,但是价格较高.
企业可以通过马德里的方式对商标进行圈地和整体布局,对于重点目标地区进行单一申请,从而确保商标的整体海外规划的安全性,同时节约成本.
目前商标有两大组织,分别是非洲知识产权组织和欧盟.申请人只要向其组织申请注册成功,则自动在其组织内获得商标保护,对于企业而言,也是值得注意的一种注册策略.
由于商标的海外申请有许多较为复杂的程序,例如国际申请的异议、驳回、提供使用证据等等.企业在具体实施时,还是需要选择专业的优秀代理机构,进行配合完成.优秀的代理机构不仅可以提供完善的注册建议和方案,还能为企业节约时间、金钱等各个方面的成本.
对于商标档案的建立、流程管理,对于一般企业IP管理人员都属于基础知识,在此就不复赘述了.另外,对于一些专业的代理机构,为客户提供注册商标的档案和续展提醒也是他们分内的工作.作为企业的IP负责人,更需要的素质是对于企业IP保护的全局观和前瞻性,并为企业的IP运营和保护进行风险控制,这才是企业IP的价值所在.
本文虽然标题是生物医药企业的商标保护,但是希望对所有企业的商标规划有所裨益.笔者只是根据自己的一些经验泛泛而谈,如有不足,贻笑大方,还望各家指正,多多海涵.
作者:爱吹的小P孩
来源:思博知识产权网