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文/金诚同达律师事务所 刘 骁 律师
引言
专利许可是一个系统工程，许可人和被许可人双方需先后经历尽职调查、合同设计、合同谈判、合同签署、合同履行和合同备案等环节，其中：合同设计环节，基于交易结构，除许可标的、许可方式、许可范围、资料交付、技术验收、技术培训、技术保密、违约责任等常规性条款外，许可费用、税费负担、侵权救济、不质疑条款、无效的处理系五(5)个核心条款。本文择一要点，以不质疑条款为对象，以其法律效力为中心，考察国际法、美国法和中国法关于不质疑条款的立法规制和司法实践，并基于域外和域内经验对被许可人面对不质疑条款的法律安排提供建议。
一、概述
（一）不质疑条款的内涵
不质疑条款(No-Challenge Clause)，即许可人和被许可人在发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同、外观设计专利实施许可合同（以下合称”专利许可合同”）中约定的，被许可人不得就许可专利之有效性提出质疑的条款。
（二）不质疑条款产生的背景
20 世纪70 年代前，基于意思自治的理论基础，不质疑条款在美国等西方国家被普遍接受，并常被安排于各类专利许可合同中。不质疑条款产生的背景主要系许可人维持自身利益之需要，具体而言：
法律上，不质疑条款有利于维护许可专利的权利稳定。审查员对专利申请不可能完美的审查以及公众对无效宣告请求权的行使，使获得授权的许可专利的效力处于相对不稳定的权利状态。而不质疑条款的安排，使得许可专利的有效性免于挑战，从而有利于维护许可专利的权利稳定。
商业上，不质疑条款有利于巩固许可人的市场地位。专利许可合同的履行以许可专利有效为事实基础，不质疑条款的安排和履行，使得许可专利的效力在一定期限内得以维继，从而有利于巩固许可人基于专利许可而产生的市场地位。
二、法律效力
（一）国际法上不质疑条款的法律效力
1983年，联合国曾把不质疑条款作为14 种限制性条款之一列入《国际技术转让行动守则（草案）》予以规制。于1994年4月15日签署于摩洛哥、自1995年1月1日起实施的《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）系第一个对不质疑条款予以规制的国际条约。
TRIPs协定第40条第1款规定，”全体成员一致认为，与知识产权有关的某些妨碍竞争的许可活动或条件，可能对贸易具有消极影响，并可能阻碍技术的转让与扩散。” TRIPs协定第40条第2款规定，”本协议不应阻止成员国在其国内法中明确在特定情况下构成知识产权滥用并对相关市场的竞争产生负面影响的许可活动或条件。一个成员国可以在与本协议的其它规定相一致的前提下，根据成员国相关法律的规定，采取适当措施来阻止或控制这些活动，包括排他性回授条件、阻止对(知识产权)有效性质疑的条件和强制性的打包许可。”
基于TRIPs协定第40条的规定，TRIPs协定主要是授权成员国根据本国的相关法律采取适当措施对此进行阻止或控制。但基于TRIPs协定第40条第2款的规定，不质疑条款等许可条件是在”特定情况下”才可能对竞争产生非法限制的，因而，对于不质疑条款的法律效力，亦需各成员国综合相关情况予以规制。
（二）美国法上不质疑条款的法律效力
1995年4月6日，美国司法部(Department of Justice, DOJ)和联邦贸易委员会(Federal Trade Commission, FTC) 联合发布《知识产权许可协议中的反托拉斯指南》(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, AGLIP)。AGLIP等美国法未对不质疑条款的法律效力作出明确规定，其对不质疑条款的法律规制及法律评价主要体现在相关判例中。本文以Lear, Inc. v. John Adkins案为例，考察美国法上不质疑条款的法律效力。
1、基本事实
1951年，以制造陀螺仪为主营业务的Lear Inc.雇佣了John Adkins，双方并在劳动合同中约定，”本协议适用于在Lear Inc.生产的陀螺仪，所有有关陀螺仪的新思想、新发现以及新发明，都是John Adkins的私有财产，作为互负的忠实义务，John Adkins许可Lear Inc.制造相关的陀螺仪。”
随后，Lear Inc.在加州总公司生产John Adkins设计的陀螺仪model 2156；同时，Lear Inc.密歇根分公司亦启动生产类似的陀螺仪。但John Adkins并未参与Lear Inc.密歇根分公司的研发项目。双方围绕”互负忠实义务”的合同条款开始了长达三(3)年的法律谈判，并于1955年达成一份临时协议。
1957年，Lear Inc.告知John Adkins，Lear Inc.密歇根分公司生产的陀螺仪并未使用John Adkins的任何发明，且经Lear Inc.调查，John Adkins并没有可专利性的技术方案，Lear Inc.决定只对加州总公司生产的陀螺仪支付专利许可使用费，而不再对密歇分公司生产的陀螺仪支付许可使用费。十九(19)个月后，在另一项发明被美国专利商标局(USPTO)宣告无效后，Lear Inc.停止支付专利许可使用费。
1960年，John Adkins对Lear Inc.向加州最高法院提起诉讼，要求支付专利许可使用费。
2、加州最高法院的判决：肯定不质疑条款的法律效力
1967年，加州最高法院对John Adkins v. Lear, Inc.案[1]作出初审判决，认定”我们不能认为，现有技术的披露就意味着任何人使用实质上相同的方法，就能完成实质上相同的结果。我们也不认为，对于现有技术的利用，也会完成同样的结果。”因此，加州最高法院得出结论，Lear Inc.必须履行其在合同中所承诺的给付义务，禁止其质疑专利本身的合法性，即：加州最高法院因循过往生效判例继续维持了禁止反悔原则，肯定了不质疑条款的法律效力。
3、联邦最高法院的判决：否定不质疑条款的法律效力
在加州最高法院作出初审判决后，Lear Inc.向联邦最高法院对John Adkins提起了上诉。1969年6月16日，联邦最高法院对Lear, Inc. v. John Adkins案[2]作出终审判决，认为美国需要完全的和自由的竞争，在专利许可案件中，被许可人是唯一有足够的经济动力去质疑专利有效性的人，如果不允许被许可人质疑专利有效性，则公众很可能需为一些实际已进入公有领域的技术方案付费，不质疑条款违反了美国的公共利益和联邦专利政策，禁止反悔规则已不再有效，被许可人可质疑专利的有效性，即：联邦最高法院废除了禁止反悔原则，否定了不质疑条款的法律效力。
另，2007年1月9日，联邦最高法院对MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案[3]作出终审判决，同样否定了不质疑条款的法律效力。
（三）中国法上不质疑条款的法律效力
鉴于国际法及美国法等域外经验，自1994年始，中国法亦开始关注对不质疑条款的法律评价，域内外关于不质疑条款的法律规制变迁如下图所示：
自1994年7月1日起实施的《对外贸易法》第30条规定，”知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一，并危害对外贸易公平竞争秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。”
自1999年10月1日起实施的《合同法》第320条规定，”非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”
自2005年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定，”下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的’非法垄断技术、妨碍技术进步’：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。”
基于上述法律、司法解释之规定，不质疑条款依法无效。
另，自2008年8月1日起实施的《反垄断法》第55条规定：”经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争行为，适用本法。”该条关于滥用知识产权，排除、限制竞争行为的规定过于原则，并未对不质疑条款予以具体规制。
2014年6月11日，国家工商行政管理总局发布《工商行政管理机关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见；2015年4月7日，国家工商行政管理总局公布经审议通过的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》；自2015年8月1日起，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》将开始实施。
《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第10条规定，”具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，实施下列附加不合理限制条件的行为，排除、限制竞争：（一）要求交易相对人将其改进的技术进行独占性的回授；（二）禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑；（三）限制交易相对人在许可协议期限届满后，在不侵犯知识产权的情况下利用竞争性的商品或者技术；（四）对保护期已经届满或者被认定无效的知识产权继续行使权利；（五）禁止交易相对人与第三方进行交易；（六）对交易相对人附加其他不合理的限制条件。”
《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第12第3款规定，”具有市场支配地位的专利联营管理组织没有正当理由，不得利用专利联营实施下列滥用市场支配地位的行为，排除、限制竞争：（一）限制联营成员在联营之外作为独立许可人许可专利；（二）限制联营成员或者被许可人独立或者与第三方联合研发与联营专利相竞争的技术；（三）强迫被许可人将其改进或者研发的技术独占性地回授给专利联营管理组织或者联营成员；（四）禁止被许可人质疑联营专利的有效性；（五）对条件相同的联营成员或者同一相关市场的被许可人在交易条件上实行差别待遇；（六）国家工商行政管理总局认定的其他滥用市场支配地位行为。”
作为部门规章，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》承继了《对外贸易法》及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律及司法解释对不质疑条款的否定态度，丰富和完善了关于不质疑条款的规制体系。
三、结论与建议
基于前述分析，不质疑条款依法无效。鉴于专利许可中信息不对称的实际情状，本文基于被许可人的视角提出如下建议：
（一）不予安排不质疑条款
虽然不质疑条款依法无效，但在专利许可法律实务中，笔者建议被许可人在法律谈判阶段，尽可能与许可人达成一致，在专利许可合同中不予安排不质疑条款。
（二）继续履行专利许可合同
在国家知识产权局专利复审委员会宣告许可专利无效的《无效宣告请求审查决定书》生效前，若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同但停止使用许可专利，则面临被诉违约的法律风险；若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同且继续使用许可专利，则因停止支付许可使用费和/或擅自解除合同行为面临被诉违约、因继续使用许可专利行为面临被诉侵权的法律风险。为避免被诉违约和/或侵权的法律风险，笔者建议被许可人继续履行专利许可合同。
（三）请求宣告许可专利无效
不论许可人与被许可人是否于专利许可合同中安排不质疑条款，且基于《专利法》第45条之规定，被许可人有权向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效。在因继续履行专利许可合同而无被诉违约和/或侵权的法律风险之前提下，同时向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效系可行的法律安排。
【注释】
[1] John Adkins v. Lear, Inc., 67 Cal. 2d882, 156 U.S.P.Q. 258 (1967)
[2] Lear, Inc. v. John Adkins, 395 U.S. 653 (1969)
[3] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007)