合肥知识产权律师网
作者：汪泽
来源：知产力
拙文《“商标权”和“商标专用权”有啥区别？》刊登于2月10日“知产力”，文中得出“商标权包括使用权和禁止权，使用权是商标权人享有的法定独占使用的权利，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。禁止权是禁止他人侵害其商标的权利，其范围及于相同商标之外的近似商标和相同商品之外的类似商品”的结论。那么区分商标专用权和商标权有何意义呢？本文对此略作探讨，以抛砖引玉。
许可使用权以专用权为限
商标注册人可以自己使用，也可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。但自己使用和许可他人使用都限于专有使用权，即核定注册的商标和核定使用的商品。实践中出现的超范围“许可”，即允许他人在同一种或者类似商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同商标，本质上是对禁止权的放弃，而非行使许可使用权。而且，商标专用权范围内的许可通常不会引发纠纷，但超范围“许可”可能与他人注册商标发生冲突。
法国拉科斯特衬衫股份有限公司（以下称法国鳄鱼）和香港鳄鱼恤有限公司（以下称香港鳄鱼）就双方商标纠纷达成和解协议，香港鳄鱼认可法国鳄鱼的“图形商标”[图1]，法国鳄鱼放弃所有针对香港鳄鱼的诉讼请求，并“独占许可”香港鳄鱼注册和使用新的商标图形[图2、图3]。①香港鳄鱼的新商标与法国鳄鱼经核准注册的商标并不相同，故不在法国鳄鱼在先注册商标的专用权范围之内，但在其禁止权之列。因此，法国鳄鱼“独占许可”香港鳄鱼注册和使用该商标，实际上并非在其专用权范围内的许可，而是对禁止权的放弃。仅就许可注册而言，相当于为香港鳄鱼申请注册该两商标出具了同意书。但两商标能否获准注册，还取决于是否与他人在先注册或者初步审定的商标相冲突，是否因容易引起消费者混淆。
以香港鳄鱼在第25类申请注册的第3800548号商标[图2，指定颜色]为例，该商标经商标评审委员会驳回复审准予初步审定后，新加坡卡帝乐鳄鱼私人有限公司（以下称新加坡鳄鱼）提出异议，商标局认为该商标与新加坡鳄鱼公司的在先商标“东方鳄鱼及图”[图4]构成近似，裁定不予注册。香港鳄鱼提出异议复审，商标评审委员会认为未构成近似，裁定准予注册。②
图1 图2 图3 图4
以商标许可使用费确定赔偿数额的适用
《商标法》第四十三条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标”；第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定”。如果严格理解此处的“商标许可使用费”，当指商标专用权内的许可，即商标注册人许可他人使用其注册商标所应收取的费用。
侵害商标权的行为不限于未经许可使用他人注册商标，更多的是《商标法》第五十七条第（二）项规定的行为，即“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”行为，此类行为侵害的不是注册商标的“专用权”，而是“禁止权”。侵害注册商标禁止权的行为因造成消费者混淆会导致商标注册人受到损失，或者侵害人因借用他人注册商标声誉推销自己产品而获得利益，故应承担损害赔偿责任。而且，此类行为本质上是进入了他人商标权的范围，应征得商标注册人许可并支付费用。因此，对《商标法》第六十三条中的“商标许可使用费”应作宽泛解释，既包括商标专用权的许可使用费，也包括放弃商标禁止权的许可费，两者共同构成商标权许可费。
商标权维持以行使专用权为限
商标的价值和生命在于使用，囤积或者闲置注册商标，是对商标资源的浪费，为清理闲置商标，鼓励商标使用，在商标法上设立注册商标无正当理由未使用可予撤销的制度，乃各国立法通例，未使用年限有三年或者五年。根据我国《商标法》第四十九条第二款的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
商标权包括使用权（专用权）和禁止权，专用权是商标权人享有的法定独占使用的权利，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标权的维持要求商标经过真实、公开、有效的使用，而注册商标使用范围应以其专用权为限，即在核定使用的商品上使用经核准注册的商标图样，故商标权的维持应以注册人实际行使专用权为限。实践中，常出现注册人实际使用的商标图样与核准注册商标图样不一致、实际使用商品与核定使用商品不相同但属于类似商品等情形，可以称之为在禁止权范围内使用了“注册商标”。
1.改变商标图样。根据《商标法》第四十九条第一款的规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标（图样）的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。据此，自行改变注册商标图样是《商标法》禁止的行为，在逻辑上从事商标法所禁止的行为，自不能产生维持商标权的法律后果。但是，鉴于三年不使用撤销制度的立法目的在于清理闲置商标，鼓励商标使用，而不是规范商标使用行为，故对改变商标图样这一不规范的商标使用行为应区别对待，可考虑以是否改变注册商标的显著特征为标准。对未改变商标显著特征的，可以视为使用，予以维持；对改变了显著特征的，予以撤销。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》规定，实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。
2.超出商品范围。商标专用权决定了商标使用商品的范围应以“核定使用的商品”为限，对于使用商品虽然超出核定商品，但与核定商品属于类似商品者，对此是否可以视为注册商标的使用，存在不同意见。一种观点认为，商标权为私权，企业在市场经营活动中使用商标在客观上有多种形式，只要商标所有人有真实的商标使用意图，并且存在实际使用的事实，即使实际使用商品与注册核定商品不完全相同但属于类似商品等情况，都应当认为该商标在市场上未死亡，虽然该种使用存在某种程度上的瑕疵，但该注册商标应当维持注册，不予撤销。③另一种观点认为，此种使用实际上是未注册商标的使用，消费者不会将其使用商品与注册商标相联系，不能发挥商标的功能和作用，不能推定为构成对注册商标的使用。④换言之，仅在与核定使用的商品或者服务相类似的商品或者服务上使用，不能视为注册商标的使用。⑤本文亦认为，超出核定使用商品范围的使用在性质上属于使用未注册商标，使用未注册商标自不能产生维持注册商标效力的法律后果。
“商标权之禁止权的扩张”——驰名商标保护的制度设计
2001年《商标法》第十三条只赋予驰名商标所有人禁止他人使用的权利，⑥而未赋予侵权损害赔偿请求权，确有不足之处。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔２００２〕３２号）第1条对此进行了弥补，根据该条第（二）项规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于商标法第52条第（五）项⑦规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。据此，已经注册的驰名商标所有人可以享有损害赔偿请求权。
依据我国2013年《商标法》第五十六条⑧规定和商标权原理，“驰名的注册商标”的专用权与非驰名的注册商标本无不同，即“以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，上述司法解释所规定的“将他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用”的行为，并不构成对驰名商标专用权的侵害，而是侵害其不确定的禁止权。注册商标禁止权的范围包括专用权以及在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。注册商标构成驰名商标时，禁止权就会适度扩张。
驰名商标的特殊性在于其具有高知名度，在于其附着的良好声誉，在于其对消费者更具吸引力，在不相同或者不相类似的商品上使用与之相同或者近似的商标，仍可能误导公众或者造成其他损害，因此需要给予扩大保护，但在制度设计上是将其纳入侵害商标权的范畴，还是应单设条款，值得研究。本文认为，商标权保护以预先确定商标权的范围为前提，如果将驰名商标的特殊保护纳入商标权的范畴，就要求预先确定驰名商标的权利范围，并经公示方有公信力，使得其他在后商标使用人能够预先避免进入该范围。
注册商标权的禁止权以相同或者近似商标和同一种或者类似商品为限，驰名的注册商标能够预先确定的禁止权范围也无异于非驰名的注册商标。基于商标驰名而扩大的保护范围是其禁止权的扩张，扩张的范围“要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予更宽的跨类保护范围和更强的保护力度”⑨，这要取决于个案判定，具有不确定性，也无法预先确定。因此，不宜将驰名的注册商标禁止权的扩张保护纳入商标权范围。此外，上述《司法解释》只规定了侵害驰名的注册商标的损害赔偿责任，未规定侵害驰名的未注册商标的损害赔偿责任。但是，根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（法释[2007]2号）第二条的规定，具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有的名称、包装、装潢”。据此，驰名的未注册商标可以通过被认定为特有的名称、包装、装潢，从而依据《反不正当竞争法》获得损害赔偿。因此，可依据反不正当竞争法的一般原理进行制度设计，在侵害商标权行为之外，单设条款规定侵害驰名商标持有人（注册人或者使用人）利益的损害赔偿责任。
注释：
①参见陈辉：《法国香港“鳄鱼”和解求共赢》，载《中华商标》2003年第10期。
②商标评审委员会：商评字[2015]第0000024161号关于第3800548号“鳄鱼恤CROCODILE SINCE1952及图”商标异议复审裁定书。
③应苏楚：《商评委召开专家咨询会》，载《中华商标》2006年第12期。
④周云川：《商标授权确权诉讼 规则与判例》，法律出版社2014年版，第455页。
⑤陈锦川主编：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第419页。
⑥ 2013年《商标法》第十三条仍延续了2001年《商标法》的规定，未作修改。
⑦2013年《商标法》第57条第（七）项。
⑧2001年《商标法》第51条。
⑨《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21条。