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文/北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司 李可
一.总论
在进行专利侵权判定时，可以等价地采用新颖性判定方法。具体而言，如要进行侵权判定，可以将被控侵权的标的视为现有技术，进而作为对比文件来判断专利的权利要求是否具有新颖性。如果结果为“是”，则侵权不成立，反之侵权成立。
这一等价关系的基础源自专利法对专利新颖性和专利侵权的规定以及立法原则和本意。因而，新颖性判定的方法可以转移用于侵权判定。仅只是在操作层面，因为专利申请的新颖性判定和专利侵权判定面向问题的角度不同，在操作规程上有一定侧重和变通，显得不完全一致，但这种表面上的不一致不是原则性的，是在法律框架内可调和的。因为在法律层面和立法本意上，两者是一致的。本文将主要以中国专利法规就发明专利的规定为研究对象，剖析这一问题。
中国和其他各国在新颖性判定方面的法规更加明晰更具系统性，而侵权判定方面的规定和案例则更加扑朔迷离。在这种情况下，基于新颖性判定的方法来初步解决侵权判定的问题，将具有很好的可操作性和参考价值。
二.专利新颖性判定
新颖性判定的方法是判定某一技术方案A是否落入权利要求C的保护范围的方法。实际上，这一判定方法的实施还隐含着一个必须的操作步骤作为前提，就是解读权利要求C并明确其保护范围。
中国专利法对新颖性的规定主要是第二十二条第2款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
将其简化成一个原则，则是：发明应具有新颖性是指发明不属于现有技术。也就是说，本发明的保护范围不可以与现有技术的范围存在重合。第二十二条第2款后半部分所涉及的抵触申请暂可视为一种特殊类型的现有技术，不影响题述问题的讨论。实际上，世界各国专利法对新颖性的规定也基本都遵从这一原则。
在新颖性立法本意上，从专利保护和专利侵权的角度来审视，其传达的意思是：发明人仅能就其为现有技术做出贡献的部分获得专利保护，不可以将现有技术纳入发明的保护范围之内而享有独占权；现有技术不应落入发明的保护范围，公众可以自由实施现有技术中的技术方案而不会侵犯任何专利权。这些思想也是世界各国普遍遵从的。
在审查操作层面上，对发明的新颖性判定，就是要确定本发明是否属于现有技术。具体的操作方法如下：
1．找出属于现有技术的一个技术方案A；
2．审查A是否落入权利要求C的保护范围：如果结果为“是”，则申请人需要缩小C的保护范围，直至结果为“否”。
当对于审查员所找到的所有现有技术中的技术方案A，按以上步骤审查最终都得到“否”的结论时，则判定权利要求C具有新颖性，可以通过新颖性审查。
我们可以看到，以上新颖性判定的方法不是直接按专利法立法逻辑进行的，已经为了操作方便进行了等价变换。变换的思路如下：
第一步：将本发明不属于现有技术 等价变换成 现有技术不属于本发明；
第二步：将现有技术不属于本发明 等价变换成 属于现有技术的技术方案不落入本发明的保护范围。
也就是说，“本发明的保护范围不可以与现有技术的范围存在重合”这一问题，变换成了现有技术范围内的具体技术方案A不落入本发明权利要求C的保护范围。这种落地的新颖性判定的操作方式，也是为各国普遍接受和采用的，也是完全符合新颖性的立法原则和本意的。
至此可以得出：新颖性判定的方法是判定某一技术方案A是否落入权利要求C的保护范围的方法。实际上，这一判定方法的实施还隐含着一个必须的前置步骤作为前提，就是解读权利要求C并明确其保护范围。
三.专利侵权判定
判定侵权的方法与在新颖性判定部分讨论过的新颖性判别方法是统一的：即审查被控侵权的技术方案A是否落入权利要求C的保护范围。如果结果为“是”，则侵权成立，否则不侵权。侵权判定方法的实施也同样包含一个必须的前置步骤作为前提：解读权利要求C并明确其保护范围。
中国专利法第六十条规定“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”。除此之外，没有明确的涉及侵权判定方法的法律规定。实际上，如在新颖性判定部分讨论过的，新颖性问题和侵权问题在立法原则和本意上存在着统一。在具体操作中也采用了如上所述的统一方法。这种侵权判定的操作方式也是普遍为各国所接受的操作方式。
四.权利要求保护范围差异问题
从以上的讨论可以得出，在进行专利侵权判定时，可以等价地采用专利新颖性判定方法。唯一需要加以分析的最后一个可能的障碍是：专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的认定是否一致，如果一致，则两个判定是等价的，否则就不等价。答案是：专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的认定是一致的，从而在进行专利侵权判定时，可以等价地采用专利新颖性判定方法。
权利要求保护范围的确定主要是通过运用等同原则、禁反言原则、捐献原则实现的。其中，捐献原则主要在侵权判定时单独加以考虑，而在专利新颖性判定时不必考虑，因而在讨论本文议题时可以将之排除。
专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的认定应当保持一致，是专利立法本意的要求。如果在专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的认定标准不一致，标准的不统一必然对发明人或公众的利益造成不公平的损害，有损国家行政和司法公平正义。例如，如果在专利新颖性判定时对权利要求的范围解读得小，而在侵权判定时对权利要求的范围解读得大，则会出现一些现有技术，在审查中未落入保护范围，从而获得授权且使专利不会被无效掉；而维权时这些现有技术又被纳入保护范围，这将使专利权人不当得利，公众实施现有技术也会侵权，是明显不公平的，这在违背立法精神的同时，也会引起法律规定上的矛盾和混乱。相反的情况也同样是不公平和混乱的。
专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的认定应当保持一致，这也体现在专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求的保护范围进行解读时所采用的禁反言原则上。禁反言原则也是国际普遍接受的原则，通常在侵权判定中会较为明确的提出，在专利新颖性判定中，尽管没有突出强调，但也是明确适用的，尤其在专利驳回复审和无效程序中更为明显。仅以禁反言原则在侵权判定中的使用为例，它指的是不允许专利权人将在专利审查过程中已经从专利保护范围中放弃的技术方案通过重新解释再纳入到保护范围之内去主张权利。由此可见，专利新颖性判定和侵权判定中对权利要求保护范围的解读必须是一致的同一个范围，不应存在区别，否则禁反言原则就没有基础可言了。
五.实务中的问题成因
在实务操作中，不排除在某些个案中专利新颖性判定和侵权判定出现不一致的情况。这种不一致主要是由各种错误和问题造成的，主要有两方面：
1．立法问题：各级法律、法规、规章直至有关操作流程等规范性指导性法规、文件在制定上就存在不合理或不完善而导致问题；
2．执法问题：因为执法人员个体差异水平差异，对法规和指导文件的理解把握出现不同或偏差而导致问题。
另外一个主要成因在于操作层面面对问题时，出于操作可行性的考虑在不突破法规框架、不违背立法本意的情况下而给予有限变通。其影响是非原则性、可控的，通常不会构成实际问题或障碍。因为仅只是在操作层面，因为专利申请的新颖性判定和专利侵权判定面向问题的角度不同，在操作规程上存在不同的侧重和一定的变通，会使得两者显得不完全一致，但这种表面上的不一致不是原则性的，是在法律框架内可调和的。因为在法律层面和立法本意上，两者遵循一致的原则。
六.结论
在进行专利侵权判定时，可以等价地采用新颖性判定方法。这一等价关系的基础源自专利法对专利新颖性和专利侵权的规定以及立法原则和本意。因而，新颖性判定的方法可以转移用于侵权判定。仅只是在操作层面，因为专利申请的新颖性判定和专利侵权判定面向问题的角度不同，在操作规程上有一定侧重和变通，显得不完全一致，但这种表面上的不一致不是原则性的，是在法律框架内可调和的。因为在法律层面和立法本意上，两者是一致的。