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——付某诉上海邮乐贸易有限公司侵害商标权纠纷案
来源：中国标局
作者：倪红霞 袁田
裁判要旨
本案是一起典型的原告“囤积”商标作为索赔工具而引起的商标侵权纠纷。主要的争议焦点在于：原告注册了“Duwop”商标,但注册后多年未进行任何实际使用，被告通过网络销售“Duwop”商品的行为是否侵犯了原告的商标权；如果构成侵权，被告是否应承担赔偿责任。法院经审理查明原告注册了包括涉案商标在内的多个商标但未进行任何实际使用，也不具有真实使用意图。根据商标侵权赔偿的填平原则，为防止将抢注或囤积商标作为营利手段，参照最高法院相关意见的规定，最终判决驳回了原告的赔偿请求。本案对目前较为泛滥的商标囤积、闲置等商标寻租行为起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指导意义。
案 情
原告：付某
被告：上海邮乐贸易有限公司
2008年10月7日，原告付某取得第4666087号“Duwop”商标，核定使用于第3类化妆品、香水、口红、眉笔、成套化妆用具，注册有效期自2008年10月7日至2018年10月6日止。注册之后，原告自己从未使用过该商标。2012年6月19日，原告通过被告经营的www.ule.com.cn网站购买唇彩一瓶，公证书显示在搜索栏中输入“duwop”后，显示有关该品牌介绍及20多件“DuWop”品牌的商品。所购唇彩的 “商品信息”显示产地美国，该唇彩外包装盒及商品上有“DuWop”标志。百度百科显示“Duwop”系美国知名的专注唇部护理彩妆品牌。被告网站上销售的涉案商品的供货商为案外人凡之美公司。被告与凡之美公司协议约定被告为凡之美公司在邮乐网上展示并代销符合协议约定的凡之美产品，协议有效期自2011年5月10日至2012年5月9日，但协议附件一中并未包括涉案品牌。2013年4月，凡之美公司向被告出具《公函》，称其在被告经营的电子商务网站邮乐网上销售的“DuWop”品牌化妆品为美国SKINSTORE网站（美国SALU公司旗下网站）合法销售品牌，根据凡之美公司与美国SALU公司签订的代理销售协议，其在中国合法销售美国DuWop化妆品公司所有的商品。另查明，原告在浙江法院提起诉讼，诉称凡之美公司在其经营的网站上销售侵犯原告“DuWop”商标权的商品，要求凡之美公司停止侵权、赔偿损失8万元。再查明，除涉案商标外，原告还曾申请注册“FRESH”、“神州数码”、“ELLE”、 “宜家”等80个商标。2007年1月16日的《东方早报》有题为《沪上知名餐饮店疑遭群体恶意抢注》的报道，称涉及“黄浦会”、“陆唯轩”、“楼外楼”、“来天华”均被抢注为月饼、粽子等的商标并有偿转让，注册人为原告。被告庭审中称，其员工在审核过程中发现凡之美公司提供的商品材料存在瑕疵，已于2013年3月14日自行下架了凡之美公司所有商品。被告与凡之美公司签订的合同期限为一年，到期后自动顺延。2013年3月被告下架了凡之美公司的产品后双方终止了合同。
原告诉称，其于2008年10月7日向国家商标局注册取得“Duwop”商标，注册类别为第3类化妆品等。原告注册以后从未使用过该商标。2012年7月，原告在被告上海邮乐贸易有限公司网站上购买了一支“DuWop”品牌的唇彩。原告认为被告通过网站销售带有“DuWop”商标标识的产品，侵犯了其商标权。故请求判令被告停止侵权，赔偿原告8万元并消除影响。
被告辩称，其经营的邮乐网是一个提供网上购物及服务的平台网站，原告所称的侵权商品是由与被告合作的第三方向美国供货商采购，来源合法，故不应承担法律责任。同时“DuWop”品牌为美国Duwop公司的知名彩妆品牌，1999年即已在美国申请注册，原告的行为属于恶意抢注商标，且三年未使用，应予撤销。
审 判
上海市浦东新区人民法院经审理后认为，本案的争议焦点是被告的销售行为是否侵犯了原告商标权以及被告应承担何种责任。
第一，被告的销售行为侵犯了原告商标权。被告在其经营的邮乐网上销售的商品上有“DuWop”标识，该标识与原告的注册商标“Duwop”读音相同，字形相同，字母及排列顺序上也均相同，仅存在“w”的大小写区别，故二者构成近似。被告销售的涉案商品上使用与原告注册商标近似的商标，且该商品属于原告注册商标核定使用的范围，易使相关公众误以为是原告的产品，故构成对原告注册商标专用权的侵害。对于被告关于“DuWop”品牌早在1995年就已在美国成立，且涉案产品系由凡之美公司向美国供应商采购后向其提供的抗辩意见。法院认为，首先，根据注册商标保护的地域性原则，在国外享有的商标权并不当然延伸到我国，因此境外商标在我国的使用不得侵犯我国的注册商标权。其次，被告提供的凡之美公司与美国供应商之间的协议未经公证，不予采纳，即使该证据真实有效，也不能证明该产品是美国“DuWop”商标权人生产或授权生产的产品，同时被告也未能提供凡之美公司办理了海关报关手续后从境外合法地进口了该商品。再次，被告自2011年7月就应当知道凡之美公司在被告网站上销售涉案品牌商品，而该品牌并不在双方协议所包含的品牌中，被告有义务要求凡之美公司提供品牌资质及货物的合法来源等证明文件，也有义务对凡之美公司的化妆品进口手续是否取得了检验检疫合格证明等予以审核，但却未尽到应尽的义务，行为存在过错。最后，用户在被告网站上下单购买后的发货单上名次为被告，网站的页面显示及送货包装均突出使用“邮乐”字样，被告收取货款并扣除一定费用按货款结算给凡之美公司，被告以自己的名义开具发票给用户，并处理退换货等售后服务。因此被告并非只是提供网络销售平台，其直接与用户发生了购销关系，被告应对其所销售的产品来源的合法性负责。
第二，关于被告应承担的民事责任。由于原告确认被告网站上已经停止销售涉案商品，被告的侵权行为已经停止，故不再判决被告承担停止侵权的民事责任。关于原告要求被告赔偿经济损失及合理费用8万元的诉请。法院认为，商标权人如果不使用其注册商标，就不会产生经济上的收益，就不存在实际的经济损失。依据填平原则，只有存在损失才能获得相应的赔偿，并以侵权行为造成的实际损失为限。原告作为商标权利人应当举证证明其使用涉案商标并获得收益的事实，以此证明因被告的侵权行为造成其市场利益受损。现原告虽称许可他人使用涉案商标但未提供相应的证据证明，因此本院不能确认原告在2008年注册后实际使用了注册商标，也难以认定原告因被告侵权而遭受经济损失。同时，商标只有使用才能发挥其实际效用，才能建立商标与商品之间的联系，否则就浪费了商标资源，亦可能损害他人的利益。原告注册“Duwop”商标至今已近五年时间却一直未使用，其还曾先后注册了80个他人在使用的商业标识，其中不乏一些知名品牌。原告的上述行为表明其大量注册商标的目的并不真正是为了正常的使用，而是另有意图，这种不当的行为应当受到规制，故原告注册商标后长期不使用，其为了获得经济赔偿而提起诉讼所发生的费用应由其自行承担。综上，对原告主张被告赔偿经济损失及合理费用8万元的诉讼请求，法院不予支持。关于原告要求被告登报消除影响的诉讼请求。由于商业信誉是权利人在长期使用注册商标后积累而成，而原告并没有使用涉案商标，所以被告的行为并不会导致原告商标所包含的商业信誉的降低，故对原告上述诉请不予支持。综上，依照《商标法》第52条第（2）项、第56条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条、第10条之规定，判决驳回原告付某的全部诉讼请求。
一审判决后，原、被告均未提起上诉。
评 析
本案是一起典型的原告“囤积”商标作为索赔工具而引起的商标侵权纠纷。主要的争议焦点在于：原告注册了“Duwop”商标,但未进行任何实际使用，被告的销售行为是否侵犯了原告的商标权，被告是否应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
一、关于被告销售行为是否侵权的认定
商标侵权行为指未经商标权人许可，实施商标法所禁止的使用商标的行为。判定侵害商标权应满足如下条件：第一，商标权属合法有效；第二，被控侵权人使用行为违法。
本案中，被告的销售行为是否侵犯原告商标权的认定，有以下几点需要进行考虑：1、原告对涉案商标的注册是否系恶意抢注。2、原告注册涉案商标之后未使用对侵权认定的影响。3、被告在被控侵权行为中的“角色”是仅作为网络销售平台提供者还是与用户发生了直接的购销关系。现对如上问题逐一分析之：首先，原告对涉案商标的注册是否如被告所称构成恶意抢注。恶意抢注是指行为人明知或应知是受他人在先民事权益保护的对象，仍将之作为商标提出注册申请的行为。恶意抢注违反了基本的商业道德，导致他人特定民事权益的损害，属于违反诚实信用的行为。狭义的恶意抢注中的在先民事权益限定为商业标识类权益，如驰名商标、未注册商标、知名商品特有名称或特有包装装潢、企业名称或其字号等；广义的还包括肖像权、姓名权等。本案中，即使如被告所述“Duwop”已经在美国注册，依据商标保护的地域性原则，在国外享有的商标权并不当然延伸到我国，因此原告注册该商标时他人的在先商标权并不存在。《商标法》第十三条规定，“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”本案中，被告并未提供足够的证据证明美国“Duwop”商标的知名度。即使被告提供了证据，由于上述规定是商标局在商标注册时的审查范围，国外商标权人可以据此通过行政程序向商标局申请撤销该商标，国内法院能否根据上述规定直接否定注册商标的效力尚需探讨。其次，原告注册涉案商标之后未使用对侵权认定的影响。本案原告注册商标后五年未进行使用，原告称许可他人使用但无证据证明。有观点认为，若注册商标并未进行任何商业性使用，则被控侵权人使用该标识不会造成相关公众的混淆误认，不构成商标侵权。也有观点认为，连续三年未使用的申请撤销应由行政程序解决，民事诉讼中只要商标注册了就应对商标权利予以确认。因此司法实践中对这种情况会产生不同的判决结果。我们认为，注册商标权利人对注册商标享有独占使用权和对他人的禁用权，也就是说商标一经注册，他人就不得在相同或类似商品上使用该注册商标。如果因为商标实际不使用而否定商标权，将影响到商标权人以后对商标权的行使。若他人认为该商标注册不当的，可以依据商标法的规定请求商标评审委员会撤销该注册商标。最高人民法院在2009年4月21日出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（以下简称“意见”）第7条中明确指出：“请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式”。上述规定说明注册商标未实际使用亦应受到保护。再次，被告虽然为他人销售产品提供了一个网络平台，但其以自己的名义向网络用户发货，开具发票并收款，其与用户产生了直接的购销关系，因此被告应对其所销售产品的合法性负责，承担相应的民事责任。
二、关于赔偿经济损失诉请的处理
我国民法上的侵权赔偿坚持“填平原则”，即仅对被侵权人所遭受的损失进行弥补，使之恢复到未受侵害前的状态。未实际使用注册商标没有投入商业运作，也没有创造任何商业价值，如何确定其因侵权遭受损失是难点问题。有观点认为，未实际使用的商标权人损失除了为制止侵权行为所支付的合理开支，还可能有潜在利益的损失，即商标权人与注册商标之间的联系因他人的商标侵权行为被削弱，今后商标权人实际使用反而可能会造成消费者的“反向混淆”。我们认为，商标侵权赔偿遵循的是填平原则。根据商标法的规定，即原告的损失或被告的获利。潜在利益是不确定的，将来可能发生，也可能不会发生。因此，在原告目前不存在任何损失的情况下，其潜在利益的损失无法得到填补。特别是对于恶意抢注他人商标又不使用的，在确定赔偿额时还应考虑商标权人的真实使用意图。如果并不具有真实使用意图，不宜进行赔偿，否则反而会助长囤积、闲置等商标寻租行为。《意见》规定：“请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿……”就本案来说，法院在审理中发现，原告除了注册涉案商标至今已近五年时间却一直未使用外，其还曾先后注册了80个他人在使用的商业标识，其中不乏一些知名品牌。原告的上述行为表明其大量注册商标的目的并不真正是为了正常的使用，而是意图通过抢先注册有一定知名度的商标，以期日后获取高额回报，这种行为应该受到规制，不但不能得到经济赔偿，其为了获得经济赔偿而支出的费用包括相应的诉讼费用也应由其自行负担。因此法院依据《意见》的规定，判决驳回原告全部诉讼请求。本案对企图通过商标囤积、闲置等商标寻租获得经济利益的行为起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指导意义。
案例索引
一审：上海市浦东新区人民法院（2013）浦民三(知)初字第249号民事判决书
一审判决时间：2013年9月17日