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作者：黄璞琳
来源：知产力
案情
2013年10月31日，南昌市某涂料经营部派人持商标注册证等材料，向江西省抚州市工商局派出的抚州高新技术产业园区工商局投诉，称抚州市某货运部存放的“恒泰丽墙面漆”属侵犯其注册商标专用权的商品，要求工商机关依法予以查扣。
经立案调查核实，南昌市某涂料经营部系个体工商户，登记的经营者为赵某某，其于2012年4月25日申请、2013年7月21日获准注册第10828558号“恒泰丽”文字商标，核定使用商品为第2类的油漆、油漆稀释剂、漆等。自2013年9月始，抚州市个体工商户邓某经销江门某化工有限公司生产的标注“ZHDBO 恒泰丽SUPER CORRECT EMULSION”字样的墙面漆。“ZHDBO”是江门某化工有限公司在“漆”等商品上的注册商标，但该公司在其产品上使用“恒泰丽”字样未获南昌市某涂料经营部授权或许可。邓某经销的该墙面漆，外包装桶上部以较大字体标注“ZHDBO ”字样，外包装桶中部标注的“恒泰丽SUPER CORRECT EMULSIO高级墙面漆”字样字体相对较小，均由厂家通过物流托运至抚州市。邓某第一批购进30桶在其店内销出，第二批购进的50桶“ZHDBO 恒泰丽SUPER CORRECT EMULSION”墙面漆刚运至货运部便被工商机关依法查扣。
江门某化工有限公司称投诉人属恶意抢注“恒泰丽”商标，自己是善意在先使用。该公司提交了一份外观设计专利证书，该外观设计名称为“包装罐（恒泰丽外墙漆）”，专利申请日期为2011年5月31日，专利授权日期为2011年11月16日。该公司早在2007年8月就与赵某某（投诉人南昌市某涂料经营部登记的经营者）签订了为期六年的经销合同，授权赵某某在江西省销售其ZHDBO漆产品。该公司还提供载有“恒泰丽墙面漆”、“恒泰丽豪华外墙漆”字样的发货单、增值税普通发票，证明其2009年7月、9月向赵某某销售了恒泰丽墙面漆，2011年5月向案外人孔某某销售了恒泰丽漆产品，2011年11月向曲靖某公司销售了恒泰丽豪华外墙漆。
在本案调查期间，投诉人未能提供证明自己在商业活动中使用了“恒泰丽”注册商标的证据，未能证明其“恒泰丽”注册商标已具有相应市场影响力。
处理
抚州市工商局认为：在投诉人提出第10828558号“恒泰丽”商标注册申请之前，江门某化工有限公司早就开始在墙面漆等商品上使用“恒泰丽”字样，且一直在使用，已有一定市场影响。投诉人申请第10828558号“恒泰丽”商标注册时，其所登记的经营者赵某某是江门某化工有限公司的经销商，且投诉人未能证明自己在商业活动中实际使用其“恒泰丽”商标，更未能证明自己在先使用，至案发时其“恒泰丽”商标获准注册不满4个月。在此情形下，涉案墙面漆商品外包装桶上同时标注“ZHDBO ”和“恒泰丽SUPER CORRECT EMULSION”字样，且“ZHDBO ”字体相对更大，不会与投诉人尚未商业使用的 “恒泰丽”注册商标产生市场混淆。因此，应当认定江门某化工有限公司在墙面漆产品上使用“ZHDBO 恒泰丽SUPER CORRECT EMULSION”字样，主观上不存在利用投诉人“恒泰丽”注册商标知名度的意图，属于善意在先使用，未侵犯投诉人的“恒泰丽”注册商标专用权。相应地，涉案墙面漆不属侵犯投诉人“恒泰丽”注册商标专用权的商品，经销商邓某也未侵犯投诉人的“恒泰丽”注册商标专用权。
据此，抚州市工商局认定本案投诉的违法事实不成立，根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第四十五条第（二）项和第五十四条、《行政处罚法》第三十八条第一款第（三）项，以及《行政强制法》第二十八条第一款第（一）项之规定，于2013年11月作出销案并解除查扣强制措施的决定。该局将此处理决定及理由，依法告知投诉人。投诉人在法定期限内，未申请行政复议也未提起行政诉讼。
评析
（一）本案实务处理的法理分析
本案特殊性在于，被控侵权商品的生产商确实是在先善意使用“恒泰丽”商标，符合2013年8月30日修正后的新《商标法》第五十九条第三款有关在先商标继续使用抗辩情形。不过，工商机关2013年10月31日收到投诉时，新《商标法》虽已公布但尚未施行，且距新《商标法》生效日2014年5月1日仍然很远，工商机关不可能等到新《商标法》生效后才结案。因此，工商机关在2013年11月处理本案时，不能适用尚未生效的新《商标法》第五十九条第三款。那么，工商机关如何处理才能确保公正合理，并得到法院支持，最终实现案结事了？
《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）曾指出：“商标权的保护，必须有利于鼓励正当竞争，有利于划清商业标识之间的边界，有利于遏制恶意抢注他人知名商业标识……要根据商标的知名度、显著程度等，恰当运用商标近似、商品类似、在先使用并且有一定影响的商标、以欺骗或者其他不正当手段取得商标注册等裁量性法律标准，妥善把握商标注册申请人或者注册人是否有真实使用意图，以及结合商标使用过程中的‘傍名牌’行为认定主观恶意等，用足用好商标法有关规定，加大遏制恶意抢注、‘傍名牌’等不正当行为的力度，充分体现商标权保护的法律导向……妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益……注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。”
最高人民法院对银川彪马商贸有限公司与达州市凯达商务酒店侵害注册商标专用权纠纷再审审查一案，于2013年1月6日作出的（2012）民申字第1543号民事裁定书认为①：关于凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样的行为是否侵害了彪马公司“凯达”注册商标专用权的问题。作为服务商标，最常见的使用方式即标注于服务用品上，故经营者在服务用品上单独或突出使用企业字号的行为，属于商标意义上的使用行为。本案凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样，相当于对未注册商标的使用，该使用方式超出了法律规定的企业名称权的权利行使范围。但因凯达公司对“凯达”字号的使用，早于彪马公司注册商标的申请日，且彪马公司不能证明凯达公司具有主观恶意，鉴此，一审、二审法院认定凯达酒店在部分服务用品上使用“凯达”字样的行为属于善意在先使用，因而不构成对“凯达”注册商标专用权的侵害，亦无不当。
为此，抚州市工商局参考最高人民法院前述司法政策，以及最高人民法院（2012）民申字第1543号民事裁定书所支持的实务处理方式，针对本案当事人对“恒泰丽”商标的注册使用情况，从“是否善意在先使用”、“是否会产生市场混淆”入手进行分析说理，最终认定本案墙面漆不属侵犯投诉人“恒泰丽”注册商标专用权的商品，依法作出销案决定，做到了案结事了。
（二）新《商标法》生效后，对新法生效前发生的在先善意使用案件，工商机关可如何处理？
工商总局《关于执行修改后的〈中华人民共和国商标法〉有关问题的通知》（工商标字〔2014〕81号）规定：“商标违法行为发生在2014年5月1日以前的，适用修改前的商标法处理；商标违法行为发生在2014年5月1日以前且持续到2014年5月1日以后的，适用修改后的商标法处理。”据此，对于发生在新《商标法》生效前（即2014年5月1日以前），但持续到新法生效后的在先善意使用行为，工商机关应当适用新《商标法》第五十九条第三款，认定未侵犯在后注册商标专用权。
不过，对于发生并终止在新法生效前的在先善意使用行为，工商机关在新法生效后的行政执法中，也可直接适用新《商标法》第五十九条第三款认定为未侵犯注册商标专用权，而不能适用修改前的《商标法》（2001版）第五十二条认定为侵犯注册商标专用权行为。理由是：
1、参照最高人民法院法发〔2011〕18号司法政策，在新《商标法》生效前，对被诉侵权的在先商标使用人提出的在先善意使用抗辩就应予以支持。
2、在行政处罚中，应当与刑罚一样遵循“从旧兼从轻”或“从旧兼有利”的法律适用规则。最高人民法院印发的《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》（法〔2004〕96号）就指出：“根据行政审判中的普遍认识和做法，行政相对人的行为发生在新法施行以前，具体行政行为作出在新法施行以后，人民法院审查具体行政行为的合法性时，实体问题适用旧法规定，程序问题适用新法规定，但下列情形除外：……(二)适用新法对保护行政相对人的合法权益更为有利的；……”
3、新《商标法》第五十九条第三款有关在先商标继续使用抗辩的规定，是为了维护公平竞争的市场秩序、促进商标使用、保护合法经营者的信誉投资而新增的内容，对保护商标行政执法相对人的合法权益更为有利。
（三）新《商标法》生效后，对新法生效前发生的在先善意使用案件，法院在民事审判中可如何处理？
《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释〔2014〕4号）第九条规定：“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定;涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”据此，新《商标法》生效后，对发生在新法生效前，但持续到新法生效后的被诉在先善意使用行为，法院在民事审判中应直接适用新《商标法》第五十九条第三款。
新《商标法》生效后，对发生并终止在新法生效前的被诉在先善意使用行为，以及被告在先善意使用行为虽然持续到新法生效后，但原告仅起诉被告在新法生效前实施的商标使用行为的案件，法院在民事审判中，除了贯彻最高人民法院法发〔2011〕18号司法政策外，能否直接适用新《商标法》第五十九条第三款？法释〔2014〕4号司法解释第九条有关“涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定”，应否再予限缩适用范围？
《立法法》中规定的“有利法律溯及既往”原则表示，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。那么，新《商标法》第五十九条第三款，是否属于“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定”？如果属于，法院在民事审判中，对新法生效前实施的被诉在先善意使用行为，就可直接适用新《商标法》第五十九条第三款。
有关立法法释义认为，《立法法》有关“有利法律溯及既往”原则中的“公民、法人和其他组织”，是指法律、法规、规章等规范性文件所直接指向的公民、法人和其他组织，是法律、法规、规章等特定的调整对象，不是泛指，不是为了保护多数人的利益而使法律、法规、规章等具有溯及力②。
同时，对于“有利法律溯及既往”原则的适用前提，也有不同的理解③：有人认为，有利法律溯及既往必须以法律明确规定为前提，如《中华人民共和国刑法》第十二条有关“从旧兼从轻”原则的规定。也有人认为，只要新法是一个对公民、法人和其他组织更为有利的特别规定就可以溯及适用。
从最高人民法院若干司法解释及司法政策来看，其有关“有利法律溯及既往”原则的适用前提，并未要求新法明确规定溯及既往，而是结合新法立法目的等因素确定是否属于“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定”。如，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》（法释〔1999〕19号）第三条就规定，“人民法院确认合同效力时，对合同法实施以前成立的合同，适用当时的法律合同无效而适用合同法合同有效的，则适用合同法。”最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》有关“适用新法对保护行政相对人的合法权益更为有利的”，也未要求新法明确规定溯及既往。
如前所述，新《商标法》第五十九条第三款有关在先商标继续使用抗辩的规定，是为了维护公平竞争的市场秩序、促进商标使用、保护合法经营者的信誉投资而新增的内容，与最高人民法院法发〔2011〕18号司法政策在实质上基本相符，因此，宜将该条款理解为《立法法》有关“有利法律溯及既往”原则中的“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定”。法释〔2014〕4号司法解释第九条有关“涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定”，有必要再予限缩适用范围：对新法生效前发生、新法生效后审理的被诉在先善意使用行为，有必要允许在商标民事案件中直接适用新《商标法》第五十九条第三款。
注释：
①（2012）民申字第1543号民事裁定书见：
http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/zscq/201308/t20130819_155688.htm
②中国人大网刊载的立法法释义见：
http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/xianfa/2001-08/01/content_140410.htm
③胡建淼 杨登峰《有利法律溯及原则及其适用中的若干问题》，
http://www.legaldaily.com.cn/fxy/content/2007-06/27/content_648032.htm?node=6068