企业在与知识产权服务机构合作过程中要注意的问题

  出处:IPRdaily

  赵艳红:本次讲座虽然题目为知识产权服务业若干问题探讨,但其实主要是我个人多年工作的一些体会和感受,这些感受不仅有知识产权服务机构要注意的若干问题的分享,还有企业在知识产权管理以及与服务机构合作过程中,需要注意的一些问题的分享。

  组织者:张楚教授

  主讲人:赵艳红老师(静然开放)

  参与者:知识产权产业链微信群 500群友

  时间:2015年3月8日星期日 15:30-17:00

  记录人:张文越(中国行为法学会研究员)

  下面我们从企业的角度,分享企业在专利管理工作过程中,尤其是在与知识产权服务机构业务合作过程中要注意的一些问题。

  1. 首先要自己对自己负责任,要注意重重要环节的把握与确认

  企业交给代理机构的一些文件,包括专利稳定性分析报告等,企业必须要知道,哪些点必须掌控。

  比如专利侵权风险分析报告,企业往往给客户的是一个大的技术方案,怎么把这个大的方案去分解和检索,是影响检索结果及侵权分析报告结论最重要的前提。在这个环节上企业一定要跟服务机构沟通好。

  比如专利稳定性分析报告,无论是创造性还是其他一些法条,都存在一些判断尺度和争议的问题。如果企业让服务机构去得出这样一个报告,不妨让服务机构既告诉你专利稳定性如何,还告诉你里面涉及的一些法条的问题可能会有的争议点在哪,这对我们的风险判断与应对策略的作出是非常有帮助的。

  企业有时需要进行技术专题服务报告,一切专利信息分析的前提,是数据的准确性。企业在委托这样一个服务时,一定要跟服务机构讲清楚技术分支如何确定,他们的筛选规则是什么。

  2. 适合自己的就是最好的,不要老移情别恋,要有自己相对固定的服务团队(更重要的是具体执行人的相对固定)。

         这个相对固定的服务团队,并不是说,这个代理公司一定要固定,而是说,为你服务的执行人的固定。

  3. 要学会表达自己的问题,自己的需要

  比如,在委托代理机构撰写一些专利申请时,既要考虑给出怎样有利于服务机构帮你做好专利布局的所需信息,还要考虑,怎样的一个技术交底书,有利于代理人了解你的技术,能撰写出更大的保护范围。我经常看到,企业给代理机构的是一个非常笼统的技术方案。我们应该以专利申请的布局要求,将来专利维权的要求等,进行技术交底书的呈现。

  我听过这样一个抱怨,企业有一个很好的工艺技术,被代理机构写成了一个机械设备的发明主题,结果该专利最终被无效,导致损失非常大。代理机构固然可能有一定的责任,但我们的企业是不是可能也没有跟踪到位,没有把发明点交代清楚?

  所以,企业一定要说清楚,技术的发明点在哪儿,哪些特征可以改,哪些特征不能改?目前这个技术研发到什么阶段,后来将进行哪些研发?这个专利对企业的意义在哪里?将来产品是否需要出口和有必要进行国外储备性专利布局等等。

  4. 要重视技术交底书的撰写(让技术人员写的+给代理公司写的)

  从专利审查的要求,从专利布局的要求完善专利技术交底书的撰写。

  5. 要重视非知识产权管理人员的知识产权知识培训

  6. 各种专利预警分析工作要常态化,并且要尽量前移

  曾经,我们有一个客户,他的模具已经开发出来了,让我们去判断是不是有侵权的风险。我们的结论是,有非常高的侵权风险。问题来了,如果企业放弃这些产品的生产,他前期的研究经费就打水漂了。而如果他不放弃,其继续开发,又有非常大的风险尤其是名誉上的风险是企业无法承受的。最后这个企业还是放弃了这个产品的生产。

  ——提醒我们的企业,把专利预警分析工作要常态化,要让知识产权人员尽早介入,不但可以及早规避风险,还可以创造出更大价值的专利及专利组合。

  7. 要重视企业内部专利信息平台的开发与建设

  1)每一个行业,都有他的技术特点和专利信息的检索特点,如果我们有一个自己的平台,非常方便我们的技术人员和知识产权人员去使用,会极大的提高我们的工作成效。而公众平台有非常大的噪音,会影响我们的检索和工作效率,最终可能会影响我们的工作质量。

  2)系统的专利管理有利于进行专利价值评估,专利组合及专利运营。

  8. 注意平时各种分析报告的信息整理与加工利用,莫让其碎片化存在

  如果一个企业每年需要作出很多专利分析报告,专利稳定性报告,这些报告如果让它碎片性存在,无疑是非常浪费的。如果将其整理起来,进行二次利用和分析,会让这些报告发挥出更大的价值。

  小结:

  首先要自己对自己负责任,要注意重重要环节的把握与确认

  适合自己的就是最好的,不要老移情别恋

  要学会表达自己的问题,自己的需要

  要重视技术交底书的撰写(让技术人员写的+给代理公司写的)

  各注意平时各种分析报告的信息整理与加工利用,莫让其碎片化存在

  专利预警分析工作要常态化,并且要尽量前移,尽早让知识产权人员介入

  要重视企业内部专利技术创新平台和专利管理平台的开发与建设