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作者：凌宗亮
出处：赢在IP
案号：（2013）沪二中民五(知)初字第148号
【裁判要旨】
在判断服务商标是否侵犯商品商标时，应当区分服务商标的使用行为是构成在商品提供过程中的使用，还是属于在服务提供过程中的使用。如果是前者，则按照消费者是否混淆误认的标准判断是否构成侵权；如果属于后者则还要考虑被控侵权人的主观状态，如果不存在搭便车的故意，即使存在消费者的混淆，也应通过要求被控侵权人规范使用的方式消除消费者的混淆状态。
【案情介绍】
2010年，原告田子坊公司取得在第32类奶茶（非奶为主）等商品上的 “田子坊”文字商标（下称涉案商标）。2012年，被告泛亚集团公司受让取得第43类流动饮食供应等服务上的“田子坊”中英文组合商标（下称田子坊服务商标）。原告田子坊公司诉称，泛亚集团公司、泛亚科技公司未经原告同意，共同实施了如下侵权行为：1在《新民晚报（社区版）养生专刊》上发布的奶茶、植物饮料、果汁等饮品的招商广告中，使用“田子坊”字样；在实际经营及授权经营的奶茶店的店招、店内装潢及饮料单上使用“田子坊”字样；在提供外卖服务的饮料包装上使用“田子坊”字样。上述行为给原告造成经济损失及负面影响，请求法院判令两被告停止侵权、共同赔偿原告经济损失50万元。
被告泛亚集团公司、泛亚科技公司共同辩称，被告泛亚集团公司在第43类服务享有田子坊服务商标商标权，泛亚科技公司在广告宣传、店铺店招、装潢、招商加盟中使用田子坊字样，属于对其享有服务商标的合理使用范围，故请求法院驳回原告的诉讼请求。
上海市第二中级人民法院经审理认为，两被告在店铺招牌、装潢、招商广告中使用的田子坊文字等，与被告享有的注册商标并不相同，人民法院有权进行审理。作为上海乃至国内具有规模和影响力的创意产业发展基地，田子坊已经具有较高的知名度，相关公众已经将“田子坊”与位于泰康路的创意产业基地之间建立了稳定的联系。因此，无论是原告对涉案商标的使用，还是两被告实施的被控商标使用行为，抑或是两被告对其享有的服务商标及商品商标的使用，都会使相关公众将上述对“田子坊”的使用与田子坊文化创意产业基地联系起来，相关公众不会对被告所提供服务产生来源于原告的误认，也不会认为其来源与原告注册商标核定使用的商品具有特定的联系。法院认为，原告关于两被告的行为构成商标侵权的主张不成立，判决驳回原告的诉讼请求。一审判决后，原被告均未上诉，一审判决生效。
【法官评析】
商标按照识别对象的不同可以分为商品商标与服务商标，二者的权利边界看似泾渭分明，但当服务商标使用的载体或者提供服务的结果表现为商品时，服务商标与商品商标便可能产生权利冲突。在此种情形下，商品商标与服务商标各自的权利范围如何确定，侵权判断的标准又应当如何把握，实践中并没有明确统一的标准。
一、 商品商标与服务商标权利冲突的表现
根据国家工商行政管理局《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条的规定，在服务场所、服务招牌、服务工具、带有服务商标的名片等服务用品、广告及其他宣传用品，以及为提供服务所使用的其他物品上使用服务商标，视为服务商标的使用。从商品商标与服务商标所识别的对象以及各自的使用范围看，商品商标与服务商标的权利冲突主要表现为以下几种情形：
第一种，商品与服务本身构成类似。当商品和服务之间在功能、用途、销售渠道、服务对象等方面存在特定联系，容易使相关公众混淆的，可以认定商品和服务构成类似。此时，如果服务商标权利人在店招、装潢等使用自己的服务商标便可能会导致相关公众认为其与商品商标的权利人之间存在某种关联关系，进而可能构成在类似商品上使用与其注册商标相同或近似商标的侵权行为。
第二种，商品与服务提供行为所产生的产品构成相同或类似。服务的本质是经营者智力、体力的输出，大部分服务表现为单纯的劳务提供行为或过程，并不会产生相应的产品或物品，但也有些服务除了表现为劳务提供行为，还会产生相应的产品，例如餐饮服务提供者提供的服务不仅表现为餐饮制作的过程，更重要的是要产生供人消费的食品或饮品。此时，服务提供行为的结果就有可能与商品商标核定使用的商品构成相同或类似商品。
第三种，商品与服务用具、容器等构成相同或类似。经营者在提供服务过程中必然会涉及服务的用具、容器等物品，如果他人恰好在这些物品上注册了相同或类似的商标，此时经营者在服务用具上使用自己的服务商标便可能与他人在相同或类似商品上注册的商品商标产生冲突。
二、商品商标与服务商标权利范围的界分
在商品商标与服务商标中的商标标识构成相同或近似的情况下，二者的权利范围的界限主要在于商标所识别商品与服务的区分，即如何区分商品提供行为与服务提供行为。
首先，从经营模式看，商品提供行为主要表现为批量化、规模化的生产和销售，一般是先有商品的生产，然后再是消费者的购买。而服务提供行为主要表现为个体化的现做现卖，一般是先有消费者的购买要约，然后才有服务的提供。
其次，从行为发生的场域看，商品提供行为主要表现为跨时空的市场流通，生产、销售，以及消费往往是分离的，商品从生产到最终到达消费者，往往要经过诸多的流通环节。事实上，商标之所以产生正是源于商品经济不断发展而产生的商品跨时空流通。而服务提供行为则具有地域性，主要发生在经营者的服务场所内，同时服务提供的过程也是消费者消费的过程。
当然，生活中商品和服务的类型和种类数不胜数，我们只能最大限度地将商品和服务进行类型化，但有些对象究竟是属于商品还是服务往往并非一目了然，既可以归类于商品提供行为，也可以归类于服务提供行为。此外，随着经营者提供的服务内容和服务方式的不断丰富，特别是随着外卖服务的不断盛行，服务提供行为和商品提供行为之间的界限也变得日益模糊。因此，结合商品商标与服务商标权利冲突的分析，商品商标和服务商标的权利范围总体上可以进行区分，但存在相互交叉的模糊地带。
三、商品商标与服务商标的侵权判断
对于商品商标与服务商标的侵权纠纷，应当首先判断侵权人是否存在超范围或不规范使用其注册商标的情况，否则不属于人民法院处理的范围。在确定人民法院有权审理的前提下，判断被控服务商标是否侵犯商品商标的商标权，除了应当遵循处理知识产权权利冲突的保护在先权利、诚实信用及公平竞争等基本原则，还应当结合服务商标的不同使用情形进行具体判断和把握。
首先，结合上文分析的经营模式、行为发生的场域等因素，判断被控侵权行为属于服务提供行为还是商品提供行为。如果被控侵权行为进入了商品商标控制的范围，即属于在商品生产销售过程中使用了自己的服务商标，此时可以按照一般商标侵权行为的判断标准分析被控侵权行为是否构成商标侵权。该案中如果被告除了提供外卖服务，还批量化生产奶茶产品，通过超市、商场等对外销售，那么被告在奶茶产品上使用“田子坊”字样的行为即可能构成对原告商品商标的侵犯，此时无需考虑谁的商标注册在先。即使服务商标注册在先，由于商品商标的存在，服务商标的权利范围应受到商品商标的限制。
其次，如果被控侵权行为属于服务提供行为，此时虽然服务商标权人对其注册商标的使用不规范，但仍属于核准的服务范围内，在侵权判断时应以消费者混淆可能性为基本判断原则，结合被控侵权人的主观状态进行综合判断，不应仅以消费者可能产生混淆误认而判令侵权成立。第一，服务商标注册在先，但知名度远低于注册在后的商品商标。此时虽然服务商标的不规范使用可能会导致消费者的混淆误认，但只要其不存在搭商品商标便车的恶意，法院不应判令服务商标的不规范使用构成侵权，服务商标权人应当通过附加区别性标识等方式规范使用自己的商标，以消除消费者的混淆状态。第二，服务商标注册在后，但有注册和使用的正当理由，并不是抢注他人商品商标时，即使服务商标的不规范使用可能产生消费者混淆误认，此时也应通过规范使用的方式消除消费者的混淆状态，不应认定侵权成立。
再次，如果被控侵权行为属于商品商标与服务商标权利范围的交叉地带，此时应结合具体案情判断被控商标使用行为是更接近在服务中使用，还是在商品中使用。该案中，由于杯子是提供饮料服务过程中必不可少的用具，而且被告是现做现卖，故在杯子上使用“田子坊”字样更接近在服务中的使用。如果被告的经营模式是事先把奶茶制作好，通过商品展示的方式向消费者销售，这可能就更接近在商品中的使用。