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来源：中国知识产权杂志
关键词:字号,商标权,品牌名称
在现实商业运作中，商标的使用往往与品牌名称、企业名称、字号等使用行为交织在一起，导致商标专用权、企业名称权、字号权等因交互使用产生权利冲突的问题。司法实践要正确处理权利冲突问题，必须尊重权利的现状，鼓励权利的实际使用，尊重多元性，为品牌发展留足空间，鼓励正当竞争，兼顾公平与秩序，全面、审慎地考虑影响侵权认定的所有事实因素，切忌机械片面理解商标侵权构成要件，不当扩大侵权认定的范围。
【裁判要旨】
一般情况下，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标、足以造成市场混淆的，构成商标侵权；但特定情况下，被告虽在相同商品上使用与原告注册商标相同的商标，但鉴于该商标系被告在先善意使用的品牌名称和字号，且被告在类似商品有与原告注册商标相同的在先的注册商标，结合被告字号以及品牌名称持续长期使用所累积的知名度和商誉高于原告的商标，根据权利并存的原理，不宜对被告的使用行为认定为商标侵权。
案号：一审：(2012)浙杭知初字第362号；
二审：(2013)浙知终字第222号
【案情】
上诉人(原审被告)：深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称歌力思服饰公司）。
被上诉人(原审原告)：王碎永。
原审被告：杭州银泰世纪百货有限公司（以下简称银泰百货公司）。
2012年3月7日，王碎永以歌力思服饰公司在女包上使用与王碎永第7925873号、第4157840号注册商标相同的商标，及银泰百货公司销售上述商品的行为侵害其注册商标专用权为由诉至原审法院，请求判令：1、两被告停止侵权；2、两被告消除影响，并在《中国企业报》和歌力思服饰公司网站首页上连续15日刊登声明，内容为：使用在手提包等商品上的“歌力思”商标属于王碎永所有，歌力思服饰公司在手提包上使用“歌力思”商标属侵权行为；3、歌力思服饰公司赔偿王碎永600万元；4、歌力思服饰公司承担王碎永维权的合理费用11万元；5、本案诉讼费由歌力思服饰公司与银泰百货公司承担。
法院经审理查明：一、相关主体信息。2007年4月17日，王碎永作为个体工商户的经营者，成立广州市白云区三元里休歌皮具商行，该企业的经营范围：批发、零售皮革制品。该企业因经营不善于2011年6月17日注销。
深圳市歌力思服饰设计有限公司成立于1996年11月18日，2011年5月9日更名为深圳市歌力思投资管理有限公司。深圳歌力思服装实业有限公司成立于1999年6月8日，深圳市歌力思服饰设计有限公司、歌力思国际发展有限公司为其四个股东(发起人)中的两个，2011年11月4日，该公司更名为歌力思服饰公司。广东省服装服饰行业协会出具给国家工商行政管理总局商标评审委员会的证明载明：歌力思服饰公司是中国服装协会副会长单位，是一家集设计、生产、营销为一体的大型企业。其品牌“ELLASSAY(歌力思)”在行业中具有较高知名度和影响力。2008年入选中国500最具价值品牌排行榜，品牌价值达8.9亿元；2010年，在《福布斯》中国潜力企业榜中首度上榜列22位，成为唯一入选榜单的女装品牌。歌力思服饰公司与银泰百货公司自2008年11月起即存在联营专柜合同关系，歌力思服饰公司在银泰百货公司设专柜经营其生产的注册商标为“歌力思”与“ELLASSAY’’的女装。歌力思服饰公司向银泰百货公司提供了其经营产品的相关商标证明，并在双方签订的合同中承诺确保其专柜销售商品的质量、计量、物价及标识等符合我国产品质量法、商标法等国家有关法律、法规及各类标准的要求。2012年4月，歌力思服饰公司向银泰百货(集团)有限公司出函承诺：如本案导致银泰百货公司承担赔偿责任或遭致任何其他损失均由其承担。
二、相关权利：1、原告的注册商标：第7925873号“歌力思”商标的注册人为王碎永，注册有效期自2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品(第18类)：手提包等。第4157840号商标的注册人亦为王碎永，注册有效期自2008年6月28日至2018年6月27日，核定使用商品(第18类)：手提袋等。2012年8月16日，国家工商行政管理总局商标评审委员会就申请人深圳市歌力思服饰设计有限公司对该商标的异议复审发出商标评审申请受理通知书。2、被告的注册商标：第1348583号“歌力思”商标的注册人为深圳市歌力思服饰设计有限公司，该商标核定使用商品(第25类)：服装等。注册有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日。2008年12月18日，深圳歌力思服装实业有限公司受让取得第1348583号“歌力思”商标。2009年11月19日，该商标经核准续展注册有效期自2009年12月28日至2019年12月27日。2012年3月1日，该商标经核准变更后注册人为歌力思服饰公司。第4225104号“ELLASSAY’’商标注册人为深圳歌力思服装实业有限公司，该商标核定使用商品(第18类)：手提包等。注册有效期限自2008年4月14日至2018年4月13日。
三、侵权行为：根据浙江省杭州市钱塘公证处出具的(2011)浙杭钱证民字第7318号、第7317号、第7316号公证书，应王碎永申请，该公证处公证员李冰与工作人员王宇航会同王碎永的委托代理人应振芳于2011年9月26日上午，进行了如下证据保全事项：在杭州市银泰百货庆春店三楼标有“ELLASSAY’’字样的专柜，应振芳以2682元的价格购包一个，取得货物名称为歌力思包、盖有“杭州银泰世纪百货有限公司发票专用章”的机打发票一张；在杭州市银泰百货武林店三楼标有“ELLASSAY’’字样的专柜，应振芳以1881元的价格购包一个，并取得货物名称为ELLASSAY包、盖有“浙江银泰百货有限公司发票专用章”的机打发票一张；在杭州市银泰百货西湖店A区四楼标有“ELLASSAY’’字样的专柜，应振芳以3116元的价格购包一个，并取得货物名称为箱包、盖有“杭州银泰百货有限公司发票专用章”的机打发票一张。上述所购之包均为女式手提包，吊牌上均显示：品牌中文名：歌力思，品牌英文名：ELLASSAY。被告在全国各地专卖店均有前述销售行为，原告亦对被告在南京、上海福州等地的销售行为进行了公证取证。
【审判】
浙江省杭州市中级人民法院审理后认为，本案争议焦点在于：歌力思服饰公司与银泰百货公司是否侵犯王碎永的商标专用权。王碎永系本案所涉第7925873号、第4157840号注册商标注册人，现该两商标尚在注册有效期限内，根据《中华人民共和国商标法》第三条第一款关于“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护”之规定，王碎永享有的商标专用权应受法律保护。《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，据此，歌力思服饰公司在其手提包产品的吊牌上标注“品牌中文名：歌力思”标识的行为应认定为将该标识作为商标在商品上的使用，歌力思服饰公司关于其被诉侵权商品吊牌上的“歌力思”标识是作为字号使用而不是作为商标使用的抗辩主张不能成立。
本案中，经庭审比对被诉侵权商品使用的“歌力思”商标与王碎永第7925873号“歌力思”注册商标，可见二者的中文文字完全一致，故为相同商标；比对被诉侵权商品所使用的“歌力思”商标与王碎永第4157840号圈注册商标各要素可见，虽然第4157840号商标的“歌力思”文字部分在图文商标所占比例小于该商标图形部分，但因中文文字部分能够给相关公众更为直观、醒目和清晰的印象，故认定二者为近似的商标。《中华人民共和国商标法》第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，第五十二条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的；据此，因本案所涉被诉侵权的女式手提包与王碎永第7925873号、第4157840号注册商标核定使用的手提包、手提袋属相同种类商品；本案所涉被诉侵权商标与王碎永的第7925873号注册商标相同、与王碎永第4157840号注册商标相近似，使得被诉侵权商品极易造成相关公众混淆；并且，歌力思服饰公司与银泰百货公司无法证明在生产、销售的被诉侵权商品上使用“歌力思”商标已经获得商标注册人王碎永的许可或授权；该院认定歌力思服饰公司未经商标注册人王碎永许可、在其商品上擅自使用与王碎永第7925873号注册商标相同、与第4157840号注册商标相近似商标的行为侵犯了王碎永上述注册商标专用权，银泰百货公司销售侵犯王碎永注册商标专用权商品的行为亦构成对王碎永上述注册商标专用权的侵犯。王碎永要求歌力思服饰公司与银泰百货公司停止侵犯王碎永商标专用权的行为，要求歌力思服饰公司赔偿经济损失并在《中国企业报》上刊登声明消除影响(声明内容如下：歌力思服饰公司在手提包上使用的“歌力思”商标属于王碎永所有)的诉讼请求具有事实依据并符合法律规定，该院予以支持。歌力思服饰公司关于王碎永恶意注册和使用涉案商标的抗辩主张依据不足，不能成立。据此判决：一、歌力思服饰公司、银泰百货公司立即停止侵害王碎永享有第7925873号、第4157840号商标专用权的行为，即歌力思服饰公司立即停止使用侵害王碎永商标专用权的商标标识。银泰百货公司立即停止销售侵害王碎永商标专用权商品的行为；二、歌力思服饰公司于判决生效之日起十日内赔偿王碎永经济损失及维权合理费用共计10万元；三、歌力思服饰公司于判决生效之日起三十日内在《中国企业报》刊登声明消除影响(声明内容须经该院审核确定)，费用由歌力思服饰公司负担；四、驳回王碎永的其他诉讼请求。
浙江省高级人民法院基于同样的事实和理由对一审判决予以维持，该案现已生效。
【评析】
一、被告歌力思服饰公司的使用行为是否属于商标性使用。
对标识的使用一般分为两种，描述性使用和商标性使用，前者系对商品或服务本身进行描述；后者指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用以指示商品或服务的特定来源。本案相关的注册商标有四个，原告王碎永的第7925873号注册商标“歌力思”、第4157840号注册商标，核准商品种类均为第18类，手提包等；被告的第1348583号商标“歌力思”，核准商品种类为第25类，服装等；第4225104号商标“ELLASSAY’’，核准商品种类为第18类，手提包等。本案被诉侵权商品为女装手袋，涉及到的商品种类为第18类。从字面意义上比对，被告在手袋吊牌上使用“品牌中文名：歌力思，品牌英文名ELLASSAY’”，吊牌上使用的“歌力思”字样与原告的第7925873号商标“歌力思”完全相同，与原告第4157840号注册商标中的中文部分相同。该行为是否属于商标性使用，关键看“歌力思”是否能够指示商品的来源。被告在商品吊牌上标注“歌力思”前注明的“中文品牌名”，即已表示其以“歌力思”标识区别于其他商品之商标功能的明确意思；其次，吊牌作为附着在商品上有着该商品名称、标识、产地等信息的小卡片，除了作为商品的合格证，标明产品名称、成分、等级、检验号等情况外，在吊牌上印刷的企业名称、Logo、地址、电话等，可以起到识别某一销售者的产品或服务的作用，故在商品内壁、外壁、拉链头等处标注商标标识属商标使用，在商品吊牌上标注商标标识亦属商标的使用行为。
二、被告是否侵害原告的商标权。
在商标侵权认定中，道德与法律相交织的一个重要领域是对于恶意使用他人商标、攀附他人商标美誉和知名度的“搭便车”行为的遏制。通常而言，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，本身就足以推定其具有“恶意”。但是否任何案件都能这么一刀切的机械理解呢？1999年国家工商行政管理局在《关于商标行政执法中若干问题的意见》中指出，善意地使用自己的名称或者地址，不属于商标侵权行为。该意见虽已失效，但针对本案，仍具有一定参考价值。梳理本案的事实脉络，被告于1996年开始持续使用“歌力思”的字号，并于1999年将“歌力思”注册为第25类服饰的商标，逐渐形成自己的“歌力思”服饰品牌。原告于2004年申请、于2009年申请“歌力思”在第18类皮具上注册。前者于2008年核准，后者于2011年核准。被告在自己生产的手袋上使用“歌力思”字样，指示了商品的来源来自被告，属于商标性使用；鉴于被告的字号“歌力思”已经持续使用较长时间，其“歌力思”品牌已形成良好的商誉，取得较高的知名度，被告该商标使用行为同时糅合其字号及品牌名称，属于持续一贯的善意使用。且被告的字号、品牌名称与原告商标的知名度相差甚远，被告没有必要攀附原告的商誉；因两者知名度相差过于悬殊，亦不会导致消费者对被告的商品产生来源于原告的混淆。故被告的行为不构成侵害原告的商标专用权。
三、原告将被告使用在先的字号和品牌名称“歌力思”申请为注册商标的行为是否构成侵权。
本案中，原告的注册商标与被告的在先注册商标、字号均相同，被告如何救济自己的相关权利呢？因法律规定，已经核准注册的商标之间的权利冲突法院不予受理，告知其通过商标异议撤销等行政程序解决。以他人注册商标使用的文字、图形侵犯其企业名称权等在先权利为由提起诉讼，人民法院应当受理。故原告将被告使用在先的字号和品牌名称“歌力思”申请为注册商标的行为可能构成恶意抢注的不正当竞争行为。在处理权利冲突问题时，既要尊重使用现状，也要避免泛道德化、情绪化，不适当的扩展恶意抢注的范围。恶意本身是一个道德判断，只有当恶意达到一定程度时，法律才加以禁止。关于原告是否构成恶意，可以从以下几个方面综合判断：首先，歌力思三个字为被告法定代表人创建品牌时自主设计的臆造词汇，先天就具有很高的显著性，他人通过自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三个字组合成一个新的词语的几率较低；其二，被告歌力思服饰公司成立于1996年，歌力思商标注册于1999年，在原告2004年申请注册、于2009年申请“歌力思”注册时，已经持续使用字号、品牌名称，将“歌力思”三个字累积了相当的知名度，原告一直在广州开皮具厂，被告为深圳公司，二者地域相近，皮具与服装均为服饰，二者在业务范围上有很大关联性，原告很容易知悉“歌力思”的知名度。最后，也是一个比较重要的参考因素，原告有将“张曼玉”等知名艺人名字申请注册被驳回的先例。综上，原告将“歌力思”三字申请为注册商标的行为侵害了被告在先的品牌名称、企业字号等相关权利。
在现实商业运作中，商标的使用往往与品牌名称、企业名称、字号等使用行为交织在一起，导致商标专用权、企业名称权、字号权等因交互使用产生权利冲突的问题。司法实践要正确处理权利冲突问题，必须尊重权利的现状，鼓励权利的实际使用，尊重多元性，为品牌发展留足空间，鼓励正当竞争，兼顾公平与秩序，全面、审慎地考虑影响侵权认定的所有事实因素，切忌机械片面理解商标侵权构成要件，不当扩大侵权认定的范围。
作者： 黄瑜瑜