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作者｜ 马云鹏 北京知识产权法院
本案要旨
作为修改后的《商标法》加以明确的一项规定，在先使用权抗辩设置的主要目的是为了在以保护注册商标为原则的前提下，对那些善意在先使用与注册商标相同或相近似标识的人，给予其以一定条件的豁免，以保证注册商标持有人与社会公众之间的利益平衡。当然，该项抗辩权有着严格的适用条件，需根据《商标法》第五十九条第三款中所列出的标准来针对具体情况进行注意判断。
案情
1993年10月15日，中央乐团作为甲方与作为乙方的北京赛洛艺术品有限公司签订《承包经营合同书》，约定由乙方承包经营北京音乐厅并派员担任后者的法定代表人。后乙方依据上述合同约定，派钱程出任北京音乐厅总经理，并担任法定代表人。钱程在1994年-2002年担任北京音乐厅总经理期间，以该音乐厅名义先后组织策划了包括“打开音乐之门”在内的一系列音乐演出活动，并取得了一定影响。
2006年11月23日，钱程向国家工商行政管理总局商标局申请在第16类、第41类注册“打开音乐之门”文字商标。2009年12月28日，钱程就该商标取得注册号为第5742497号的商标注册证，核定使用商品为第16类，杂志（期刊），注册有效期限自2009年12月28日至2019年12月27日止。2011年10月7日，钱程就该商标取得注册号为第5742496号的商标注册证，核定服务项目为第41类，包括：培训；组织竞赛（教育或娱乐）；图书出版（广告宣传册除外）；演出；健身俱乐部；电视文娱节目；节目制作；为艺术家提供模特；娱乐；提供在线电子出版物（非下载的）。
1998年8月1日-8月31日，“打开音乐之门”暑期系列音乐会在北京音乐厅举办；1999年，“打开音乐之门”周末普及音乐会在北京音乐厅举办；2000年7月15日-8月31日，“打开音乐之门”暑期系列音乐会在北京音乐厅、中山公园音乐堂举办；2001年，“打开音乐之门”周末普及音乐会在北京音乐厅、中山公园音乐堂举办。
钱程认为，北京音乐厅未经其许可，将“打开音乐之门”标识用于相关经营活动中，侵犯了其注册商标专用权，故将北京音乐厅诉至法院，要求其停止侵权行为，赔礼道歉，并赔偿经济损失及合理支出共计4万元。
判决
北京市西城区人民法院经审理认为，北京音乐厅在钱程申请商标注册之前，已在同一种商品上先于商标注册人使用与注册商标近似并有一定影响的商标，钱程作为注册商标专用权人，无权禁止北京音乐厅在原使用范围内继续使用涉案商标，钱程的诉讼请求没有事实和法律依据，不应予以支持。综上，北京市西城区人民法院依据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三十一条、第五十二条第（一）项；《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第三十二条、第五十七条第（二）项、第五十九条第三款之规定判决：驳回钱程的诉讼请求。钱程不服原审判决并上诉至北京知识产权法院，北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
评析
修改前的《商标法》第三十一条仅从申请注册的角度，笼统的提及了在先权利的概念，含蓄的突破了以商标注册为要件的保护体系，修改后的《商标法》第五十九条第三款则更为明确的提出了在先使用权抗辩的概念，即商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求附加适当区别标识。结合本案，该权利的适用需满足以下几个条件：
首先，有在先商标性使用的情形。所谓在先使用，不应是一般性的使用，而应构成商标法意义上的使用，即用来指示商品或服务的来源，在客观上成为未注册商标。
根据本案查明的事实及双方当事人的陈述，自1998年起至2001年间，“打开音乐之门”便被作为标识性的用语用于在北京音乐厅举办的一系列演出及宣传活动中，上述活动与涉案注册商标核准注册的服务属同一类别，时间亦早于涉案注册商标注册申请的2006年。该标识客观上已指向了北京音乐厅这一提供服务的来源，相关公众亦借助该标识建立了与北京音乐厅较为固定的联系，以“打开音乐之门”为标识的一系列演出及宣传活动所赢得的商誉不可否认的积累于北京音乐厅这一主体之上。因此可以认定，北京音乐厅在涉案注册商标申请注册前已在类似服务上对“打开音乐之门”进行了商标性的使用；
第二，具有一定的影响力。设置这一要件的初衷在于，只有当在先使用的未注册商标有一定的影响力，即在先使用者已经投入了相当的智力活动，若不给予特殊照顾会伤及其积极性时，才有必要对在后注册商标的保护加以一定的限制。
至于如何判断“有一定影响”，则需结合具体案情进行分析，对于其程度的把握，笔者认为，不应要求其达到未注册驰名商标的程度，只要现有证据能证明在先使用者有一定的持续性使用行为、进行了一定程度的宣传推广、具有相当的经营规模等，就可推定其提供的商品或服务在相关公众中已经具有了一定的市场份额，具备了一定的知名度。本案中，对于“打开音乐之门”这一标识知名度的问题，鉴于双方当事人在二审期间均认可在涉案商标申请注册之前该标识已具有了一定的知名度，且从北京音乐厅连年以此为名举办系列演出和宣传活动的事实来看，上述活动已成为北京音乐厅固定的特色活动之一，故可认定该标识在相关公众中具有了一定的影响力。
第三，使用者为善意。这一条件主要考虑在先使用者的主观意态，即只有那些善意的在先使用者才可能免于承担侵害注册商标专用权的法律责任。该条件的设置主要是为了限制在线使用抗辩权的适用范围，防止在先使用者滥用该项抗辩权，过多的挤占本属于注册商标专用权人的权利空间。具体而言，使用人只能在原有的经营范围内使用其在先标识，这样即可以合理延续其合法拥有的在先权利，也不至于过多影响权利人的利益。此外，出于商标法防止混淆的基本目的，也可以要求使用者附着适当的区别性标识，以区别商品或服务的来源。
本案中，北京音乐厅自始至终都仅在与音乐演出相关的经营活动中使用“打开音乐之门”的标识，没有将该标识扩展至其他业务上，从其行为来看并无侵害他人注册商标专用权的恶意，故可认定北京音乐厅在“打开音乐之门”标识的在先使用中并无恶意。