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文/王梨华
【案情与裁判】
一审：（2013）浙金知民初字第68号：侵权
二审：（2013）浙知终字第321号：维持一审
无效：专利复审委第19244号无效宣告决定：维持专利权有效
再审：（2014）民申字第438号：维持一二审
原告（我方代理）于2005年8月3日向国家知识产权局提出“食品包装罐（1）”的外观设计，2006年6月21日授权，专利号为ZL200530114119.3，系无图案无色彩的单独形状的外观设计。原告发现被告侵权后诉至金华中院，要求停止侵权和赔偿损失，被诉侵权产品为形状加图案加色彩的食品包装罐。同时被告将被诉侵权产品于2006年12月5日（申请日晚于原告专利）也申请了外观设计专利（称被告在后专利，系形状加图案加色彩相结合的设计）。
原告以原告在先外观专利无效被告在后外观专利，专利复审委认为被告在后专利形状与原告在先专利相同，但被告在后专利在形状基础上附加有大面积图案加色彩，有无图案与色彩的差异足以对二者整体视觉效果产生显著影响，故被告在后专利与原告在先专利不近似，维持被告在后专利权有效。
侵权诉讼中，被告以专利复审委认为两者不近似作为不侵权抗辩理由，一二审法院在外观设计专利侵权判断中，其比对的范围仅限于专利权保护的范围，原告外观设计专利为单纯形状，故侵权比对应限于上述形状范围，不包括图案和色彩，由于被诉侵权产品形状与原告专利形状相同，两者即近似，被诉侵权产品落入专利权保护范围，侵权成立。被告申诉至最高法院，最高法院维持一二审观点。
【争议问题】
专利复审委认为形状加图案加色彩的外观设计与单独形状外观设计不近似，维持形状加图案加色彩的外观设计有效，而法院侵权判定时认为形状加图案加色彩的外观设计包括了单独形状的外观设计的所有设计要素，两者近似，构成侵权，专利无效宣告与法院侵权判定对近似判断的标准与角度是否一致？
我们认为，两个机关在近似的判断标准应该是统一的，区别在于考量重点与判断角度不同。在无效宣告程序中考量重点在于鼓励创新，而法院侵权程序中考量重点在于强调保护。
无效宣告程序考量重点在于鼓励创新，判断角度在于在后专利是否具有创新要素，如果在后专利具有一些创新要素，则从鼓励创新角度，认为在先后专利与在先专利不近似，维持在后专利有效。本案情况恰恰如此，在后外观专利是在在先外观专利单独形状基础上增加了大面积图案和色彩两个要素，增加的图案和色彩属于较大创新要素，因此在后专利与在先专利不近似，维持在后专利有效。若因为添加了图案和色彩仍然与单纯形状的外观设计近似，那么在后专利将无法申请，这无疑有悖于鼓励创新的立法本意。
当然如果在先专利是形状加图案加色彩的组合，在后专利是单独形状的外观设计，那么专利复审委将认为两者近似，理由在于，在后专利没有任何创新要素，没有任何理由授予专利权。
法院侵权程序中考量重点在于加强保护，判断角度在于在后产品（专利）是否落入在先专利权保护范围。正确界定外观设计专利权的保护范围，是进行专利侵权判断的基础，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，近似的比对范围限于专利权的保护范围，若在后产品（专利）包括了在先外观设计的设计要素（保护范围），则两者近似，落入专利权保护范围构成侵权。本案情况恰恰如此，原告在先外观设计专利仅为单独形状，而被诉产品（专利）的形状与原告在先外观设计专利的形状相同，被诉侵权产品（专利）在采用与在先外观设计相同的形状之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。由于原告不可能也不现实将所有图案和色彩都进行申请专利保护，若他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式轻易规避专利侵权，这无疑有悖于加强保护的立法本意。
同时，最高院关于中山市君豪家具有限公司因与被申请人中山市南区佳艺工艺家具厂侵犯外观设计专利权纠纷案（最高人民法院民事裁定书（2011）民申字第1406号）也指出在被控侵权设计采用了外观设计专利设计要点前提下，装饰图案的简单替换不会影响对两者整体视觉效果近似的判断。
本案中专利复审委认为两者不近似，而法院认为两者近似，出现这样“矛盾”的“尴尬”局面是由于做出无效判断和侵权判断的前提都绕不开“判断是否近似”这样一个坎。本案进行外观设计侵权比对时，有点类似适用了发明和实用新型侵权判断中的全面覆盖原则，在后专利相当于在先专利的从属专利，而从属专利势必对在基础专利的侵权。为了避免类似“矛盾”和“尴尬”，外观设计的侵权判定标准是否可以抛弃相同或近似理论，是否可以采用包括或基本包括专利的设计要素则构成侵权的理论，有待立法讨论与修改。
作者单位：浙江永鼎律师事务所