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文∕傅钢
【案例要旨】
要避免商标许可使用纠纷，最核心的一点是在签订商标使用许可合同时十分谨慎，要尽可能完备的撰写合同，将许可使用过程中可能涉及的问题尽可能清晰的在合同中进行界定。本案中由于原被告双方签订的授权许可合同本身对许可使用的具体形式约定不明确，再加上双方在实际合作过程中通过行为对合作的具体内容进行了修改，使得授权行为十分模糊。最终法院结合《合作协议》及《确认函》等文件，终审认定被告在实物黄金等商品上使用“金至尊”系列注册商标的行为是依授权的合法使用行为。而对于被告方在授权期限之后仍在进行的销售行为，法院认为根据交易惯例，商品销售从合同订立到最终实际履行通常需要一定的时间，因此该销售配送行为系履行之前的合同约定的行为，而非基于合同之外而新发生的商品销售行为，故该销售行为不侵权。
【基本案情】
金至尊国际有限公司（以下简称“金至尊公司”）是一系列含有“金至尊”文字的注册商标权利人。金至尊（中国控股）有限公司与金至尊公司为同属于香港资源控股有限公司旗下的关联公司。
2009年10月22日，金至尊（中国控股）有限公司代表金至尊公司，与北京金港至尊公司签署了《合作协议》，约定：授权北京金港至尊公司在黄金金条及礼品黄金等商品上使用含有“金至尊”文字的系列商标，即金至尊品牌，但未具体指明是哪一个注册商标。
同日，北京金港至尊公司与中国农业银行签订《实物黄金买卖委托协议》，约定：北京金港至尊公司委托农业银行代理协议指定黄金产品的买卖业务。北京金港至尊公司负责实物黄金的生产和运营，并向客户提供销售发票。
同日，金至尊公司向农业银行发出《确认函》，内容为：“我司确认于二○○九年十月二十二日，我司与北京金港至尊商贸有限公司签署代理合同，确认授予北京金港至尊商贸有限公司‘金至尊’品牌在中国内地的知识产权及其使用权。于授权期间，北京金港至尊商贸有限公司有权于其加工生产的实物黄金产品上刻上代表‘金至尊’品牌的字样或标志。”
2012年1月，北京金港至尊公司与浙江皇城工坊公司签订《销售合同书》，其中约定：北京金港至尊公司、浙江皇城工坊公司合作销售系列产品。浙江皇城工坊公司在与北京金港至尊公司签订合同后，共向农业银行配送了15个品种的“金至尊”黄金制品，从2012年2月1日至2012年8月31日，销售总金额为人民币124102024.85元。
2012年7月24日，金至尊公司致函北京金港至尊公司终止北京金港至尊公司在黄金金条等商品上使用“金至尊”商标，北京金港至尊公司于2012年7月27日收到该该终止授权函。
金至尊公司认为，对于金至尊公司向农业银行出具的《确认函》，系为保证在农业银行的销售渠道畅通而向农业银行出具的，并不是向北京金港至尊公司出具的，不具有商标授权性质，该公司只有权委托农业银行代理销售由金至尊公司加工的黄金制品，所以北京金港至尊公司对相关商标的使用行为构成商标侵权。
【法院观点】
终审法院（北京市高级人民法院）认为：
《确认函》中金至尊公司对北京金港至尊公司有关“金至尊”商标的授权许可系基于《合作协议》的约定而作出的，属于金至尊公司的追认行为。因此，应当认定上述《合作协议》系金至尊公司与北京金港至尊公司双方之间缔结的合同，该合同的内容对金至尊公司与北京金港至尊公司具有约束力。根据《合作协议》及《确认函》，金至尊公司对北京金港至尊公司的商标授权许可使用行为是金至尊公司的真实意思表示，亦是金至尊公司履行《合作协议》的履约行为，北京金港至尊公司因此而获得了金至尊公司在实物黄金商品上的“金至尊”系列商标的授权许可。结合相关事实，在2009年10月22日至2012年7月27日期间内，北京金港至尊公司获得了金至尊公司使用其“金至尊”系列注册商标的授权许可，北京金港至尊公司在此期间内在实物黄金等商品上使用“金至尊”系列注册商标的行为，不属于《商标法》第五十二条第（一）项所称的侵犯注册商标专用权的行为。
根据在案证据，浙江皇城工坊公司在与北京金港至尊公司签订合同后，共向农业银行配送了15个品种使用的“金至尊3D-GOLD”商标的黄金制品，相关销售行为均发生在2012年2月1日至2012年8月31日的这一期间内。虽然这一时间较之于2009年10月22日至2012年7月27日北京金港至尊公司从金至尊公司处所获得的“金至尊”系列商标使用授权许可的时间略有延后，但根据日常生活经验和交易惯例，商品销售从合同订立到最终实际履行通常需要一定的时间。自2012年7月27日至2012年8月31日期间内，相关商品的销售配送行为系履行之前的合同约定的行为，而非基于合同之外而新发生的商品销售行为。因此，其行为性质亦应当按照2012年7月27日之前的商品销售行为性质加以认定。而如上所述，2009年10月22日至2012年7月27日期间内，北京金港至尊公司实施的使用“金至尊”系列商标的实物黄金销售行为，是获得金至尊公司授权许可而实施的行为，不属于侵犯金至尊公司注册商标专用权的行为。
【案例点评】
商标使用许可是现代商品社会中一种常见的模式，通过商标使用许可可以最大限度盘活品牌资产，活跃商品交易。但是如果对商标许可过程中的风险不予重视与防范，双方发生纠纷的概率非常大。要避免商标许可使用纠纷，最核心的一点是在签订商标使用许可合同时十分谨慎，要尽可能完备的撰写合同，将许可使用过程中可能涉及的问题尽可能清晰的在合同中进行界定。我们在实务中看到国内很多商标许可合同约定的非常粗略，仅有几页纸，而且其中还有相当一部分内容是不具有实质意义的格式条款，为实施过程中可能产生的纠纷埋下了伏笔。
“金至尊”诉合作方商标侵权案便是这样一起商标授权许可过程中发生纠纷而引发侵权诉讼的典型案例。2009年10月22日至2012年7月27日期间内，北京金港至尊公司获得了金至尊公司使用其“金至尊”系列注册商标的授权许可，由于授权许可合同本身对许可使用的具体形式约定不明确，再加上双方在实际合作过程中通过行为对合作的具体内容进行了修改，致使授权许可过程中出现了很多不可控因素，最终法院终审认定北京金港至尊公司在此期间内在实物黄金等商品上使用“金至尊”系列注册商标的行为，是依授权的合法使用行为，不属于商标侵权行为。对于被告方在授权期限之后仍在进行的销售行为，法院认为根据日常生活经验和交易惯例，商品销售从合同订立到最终实际履行通常需要一定的时间，在授权期满一个月期间内相关商品的销售配送行为系履行之前的合同约定的行为，而非基于合同之外而新发生的商品销售行为，因此，其性质也是履约行为，故驳回了原告的诉讼请求。这也再次从侧面反映了原授权合同并没有对被许可方的剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等也应予以明确约定，从而只能按交易常识处理。
而在处理涉外的商标许可业务时，我们发现很多国外的商标权人所提供的商标许可版本约定的非常详尽，其除了许可的标的、授权方式、范围、时间、地域、费用、违约等常规条款外，还总结了在商标许可使用过程中可能涉及到的种种问题，在合同中清晰的予以界定和约束，并通过一些概括性描述进行兜底，动辄几十页上百页之多，最大限度的保障了权利人对整个许可过程的控制。在笔者代理的国际医疗器械巨头雅培糖尿病护理公司与其中国代理商的商标权权属纠纷案中，由于代理商私下抢注了商标，雅培本处于非常不利的地位，但由于双方签订的《国际分销协议》中对知识产权的授权及归属进行了非常详细的约定，尤其其中一条约定“分销商将使用由甲方提供的推广信息和/或数据对产品进行推广和分销。若分销商自行创造任何推广信息，必须得到甲方的事先书面认可才可使用。所有在经销区域内准备，复制，翻译及分发推广信息的费用和花费均由分销商承担。尽管有上述规定，甲方将拥有推广信息之中或由推广信息所产生的所有版权或其他知识产权的所有权利，所有权及利益。”，使得法院最终依据合同判决系争的商标归属于雅培所有，最大限度的化解了商标权人的授权风险，这些都是非常值得借鉴的宝贵经验。