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来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网
【裁判要旨】
被控侵权产品的图片上传时间为2012年12月，在涉案专利申请日前已经公开。被告提供的公证书中显示的产品图片属于现有设计，被告有证据证明其实施的设计与一个现有设计相同或者无实质性差异，不构成侵犯专利权。
【案情简介】
原告林某诉称，其于2013年7月提交了名称为“椅子（WB018）”的外观设计专利申请并获得授权，后发现被告天津市天龙金属制品有限公司在市场上生产、销售与原告专利相同和相似的椅子，并借助网络进行许诺销售，故诉请：判令被告停止侵权，并赔偿其损失10万元。被告辩称，其实施的外观设计与原告的外观设计专利既不相同也不相近，未侵犯原告的外观设计专利权。另外，被告实施的外观设计属于现有设计，被告在原告专利申请日之前就已经制造被控侵权产品，应该保护其在先权利。
法院经审理查明，被告椅子的外观设计与原告涉案专利设计整体形状相同，但是公证书可以证明被控侵权产品的图片上传时间为2012年12月，在涉案专利申请日前已经公开。法院认为，被控侵权产品与原告专利设计的整体形状构成近似，被控侵权产品的设计落入了原告涉案专利权的保护范围；被告提供的公证书中显示的产品图片属于原告涉案专利的现有设计；被告提交的证据单独无法证明被告在涉案专利申请日以前已经制造被控侵权产品，其提出的先用权抗辩不成立。综上，现有设计抗辩成立，法院驳回了原告的全部诉讼请求。原被告均未上诉，该案判决已生效。
【法官评析】
现有设计抗辩是指被控侵权人举证，抗辩称其被控侵权产品系利用现有设计制造，不侵犯涉案外观设计专利权的一种制度。现有设计抗辩所援引的外观设计可以是已经处于公有领域的设计，社会公众具有利用该设计的相对自由。德国法学理论上将这种类型的技术称为“自由公知技术”，如果被控侵权人能够证明其使用的设计属于自由公知领域，其实施行为不侵犯涉案专利权人的外观设计专利权。
一、用于抗辩的现有设计范围
进行现有设计抗辩，通常会涉及外观设计专利权、被控侵权设计、现有设计三者之间的关系。其中，外观设计专利权与现有设计的比对用于确定外观设计专利权是否具备新颖性和创造性；外观设计专利权与被控侵权设计进行比对以确定被控侵权设计是否侵犯了涉案专利权；被控侵权技术与现有设计比对以确定是否构成现有设计抗辩。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定了判断外观设计侵权的一般性原则，即在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，则构成侵权。这表明如果不符合上述两个标准，则可以判定被控侵权产品不构成侵权。
但是关于现有设计的判断是否同样需要在相同或者相近种类产品上，采用与被控侵权设计相同或者近似的外观设计，笔者认为，答案是肯定的。首先，我国外观设计的保护是以产品为载体的，所以只有相同或相近种类的产品，才有可能引发一般消费者的混淆，进而侵犯外观设计专利权人的权利。涉案专利与被控侵权专利肯定是相同或者相近种类产品，所以现有设计应当也是使用在相同或者相近种类产品上的外观设计。至于如何判断产品种类相同或者相近，该解释认为应当依据外观设计产品的用途来确定。而确定产品用途，要参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素予以综合认定。
如果现有设计与被控侵权设计属于相同产品或者相近产品，两者的设计又完全相同，则构成现有设计抗辩。如果二者仅是相似，是否构成外观设计抗辩有不同的认识。笔者认为，如果现有设计和被控侵权设计相似，也可能构成现有设计抗辩。因为完全相同的设计是不存在的，任何外观设计都是在现有设计的基础上改进而来，但是如果二者仅是相似，应当通过现有设计、被控侵权设计以及涉案外观设计专利三者综合比对，以判断二者是否构成现有设计抗辩。关于判断外观设计相同或者近似的主体，仍需以一般消费者的知识水平和认知能力进行判断。所以用于抗辩的现有设计范围应当是在相同或者相近种类产品上，采用与被控侵权设计相同或者近似的外观设计。
本案中，原告享有外观设计专利权的产品、被控侵权产品、现有设计都是椅子，经比对三者的整体形状以及要部构成相似，该现有设计可以作为现有设计抗辩提出。
二、现有设计抗辩的判断
外观设计专利侵权判定采用的是整体观察、要部对比、综合判断的方法，在判断现有设计抗辩是否成立时，也应当适用上述方法。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款的规定，如果被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。根据上述规定，判断是否构成现有设计抗辩，应当以被诉侵权设计与现有设计相同或者无实质性差异为标准。在现有设计与被控侵权设计完全相同时，则可以判决现有设计抗辩成立。如果现有设计与被控侵权设计相似，是单独比对被控侵权设计与现有设计，还是需要在被控侵权设计、现有设计以及涉案外观设计专利三者之间进行比对争议较大。按照司法解释，只需要在现有设计与被控侵权设计之间进行比对即可，但是实践中出现较多问题，所以有学者认为应当在现有设计、被控侵权设计和涉案外观设计专利三者之间进行比对。笔者认为，该建议更符合司法实践的需要，更为合理可取。
由于外观设计并非技术上的创新，而是增强产品的美感，进而吸引消费者，但是同种类产品由于物理特性的约束整体外形是固定的。比如手机外观设计无论怎么变化，其四边形的构造少有突破。由于现有设计、被控侵权设计以及涉案外观设计专利种类上的一致或相近性，其外观设计特征多相同或者具有相似性。如果现有设计和被诉侵权设计在整体视觉效果相近，在具体设计特征上表现为A、B两个特征的相似；而涉案外观设计专利与被控侵权设计在C、D两个特征上相似，也表现出整体视觉效果的一致性，但涉案专利技术恰恰因为对现有设计的C、D特征进行改进而获得的专利，单纯比对现有设计和被控侵权设计而得出不侵权的判决会有失公允。所以如果现有设计与被控侵权设计近似，应当分别对比现有设计、被控侵权设计与涉案外观设计。
至于如何在三者之间进行比对，业界总结出如下方法：比对外观设计专利与现有设计，找出外观设计专利与现有设计的区别设计特征，看被诉侵权设计是否利用了这些区别设计特征；如果被诉侵权设计利用了全部区别设计特征，则现有设计抗辩不可能成立；如果被诉侵权设计没有利用任何区别设计特征，同时被诉侵权设计与现有设计相同或无实质性差异，则现有设计抗辩成立；如果被诉侵权设计利用了部分设计特征，则需要综合该部分设计特征对整体视觉特征的影响程度作出判断。
笔者认为，上述判断方法兼顾现有设计、被控侵权设计与涉案外观设计，应当作为司法裁判中判断是否侵权的标准。本案中，由于现有设计、被控侵权设计以及涉案外观设计专利产品都是办公桌，涉案外观设计专利与现有设计相似；被控侵权产品与现有设计完全相同；现有设计与涉案外观设计专利产品整体相似，相互之间的区别特征并不明显，所以该案现有设计构成现有设计抗辩，被告并不侵犯原告的外观设计专利权。（白俊勇 作者单位：天津市第一中级人民法院）