合肥知识产权律师网
作者 | 陈军 安徽天禾律师事务所
2019年4月，《反不正当竞争法》重点针对商业秘密保护条款进行增补；2020年1月，中美双方签订第一轮《经济贸易协议》，双方在首章中就商业秘密保护事项作出了详细约定；2020年11月，习总书记主持中央政治局第二十五次集体学习时强调“要提高知识产权保护工作法治化水平”“要加强商业秘密等领域立法”；2021年9月，中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》提出“制定修改强化商业秘密保护方面的法律法规”。以上立法修改及政策频出，无不彰显当前我国加强商业秘密保护的立场与决心。
司法层面，2021年之后，最高院陆续宣判有赔偿金额过亿元的“香兰素”“密胺”技术秘密案。2022年3月，最高检发布的《最高人民检察院关于全面加强新时代知识产权检察工作的意见》指出全国检察机关2021年共起诉侵犯商业秘密犯罪57件121人，占知识产权刑事案件起诉人数的0.86%，总量虽不算很大，但增幅较大，起诉人数同比增加1.42倍[1]。
以上凡此种种，一方面肯定了技术秘密权利人的技术创新价值；另一方面也提振了万千技术秘密权利人的维权信息。
笔者近年来一直关注并实际从事商业秘密研究与诉讼代理工作，对当前商业秘密侵权诉讼实务现况整体感触是，商业秘密保护政策虽然一片向好，但在落到具体的诉讼代理工作中，仍有诸多疑点与难点，在此整理成文，以便与大家共同交流与探讨。
一、非公知性鉴定过于依赖第三方商业秘密检索报告
技术秘密侵权诉讼中，虽然《反不正当竞争法》第三十二条立法本意为减轻权利人的举证责任。但实务中，法院极少会支持原告关于非公知性的推定请求，这就意味着原告只能向法院申请就涉案技术信息做出非公知性司法鉴定。
无论是原告单方委托，亦或是法院委托，知识产权鉴定机构通常会委托第三方进行文献检索，这里的第三方常为中国专利检索中心，第三方最终会向鉴定机构出具一份商业秘密检索报告，后者会以该检索报告基础，分析给出涉案技术信息是否构成非公知信息的结论。由此可见商业秘密检索报告的准确性一定程度上决定了非公知性的结论，而司法实务中，对于商业秘密检索报告的准确性，除非诉讼各方提交充分反证，否则法院不会支持其请求。
二、知识产权鉴定机构收费极大增加了权利人的维权成本
技术秘密侵权诉讼中，除前述非公知性鉴定外，还会涉及技术秘密同一性鉴定，仅就单个秘点先后两次鉴定费用就约为十万元左右，且根据技术秘密技术领域不同，此项费用或有较大幅度变化。除该项费用外，鉴定机构关于前述委托第三方商业秘密检索报告费用、鉴定现场勘验费用、鉴定人员出庭费用等支出还会另行收取。
关于鉴定机构收费标准，目前尚未见政府主管部门及行业协会制定的依据，费用多少，如果是原告单方委托，原告与鉴定机构尚有协商余地。若遇有法院指定委托类型，原告只能依据鉴定机构发送给法院的缴费通知足额付款。
众所周知，知识产权维权成本高，近些年技术秘密侵权类诉讼代理经历，让笔者不得不慨叹技术秘密类维权成本尤其高。对于一些初创型企业，遇有员工离职引发技术秘密诉讼，企业起初意难平，立誓要追究到底，但一经盘算法院诉讼费用、鉴定机构费用、律师费等费用后，不少企业也不得不慎思再三。尤记得，笔者参与代理的一起技术秘密侵权案件，原被告双方所支付给鉴定机构的费用就近达三百万元，金额之高，于很多技术秘密权利人而言，可谓不可承受之重。
三、秘点与载体的同一性[2]认定由谁完成并无定论
2023年2月，中国知识产权研究会发布《商业秘密鉴定规范》，其中3.8规定：
鉴定人做出鉴定意见所依据的材料，可以包括但不限于：权利人提供的与秘密点相关的秘密点说明或载体等支撑材料，包括图纸、代码、操作手册、实验记录、设备、合同、发票、提货单、报关单、电子数据等。
5.2.4规定：
非公知性鉴定的实施a）如果委托人提供了秘密点的载体材料，则首先核实秘密点与载体材料的一致性，……。
由此可以看出，鉴定机构在做非公知性鉴定过程中，秘点所对应的载体并非原告当然必须提交的鉴定材料，也即载体并非公知性鉴定的基础材料，鉴定机构可直接分析秘点并给出是否构成非公性的结论。
但在技术秘密侵权诉讼实务中，在委托鉴定机构对涉案秘点做非公知性鉴定前，原告通常会应法院要求，将整理好的一个或多个秘点，以及秘点所对应的载体提交鉴定机构。而根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条的规定，人民法院应当组织当事人对鉴定材料进行质证。未经质证的材料，不得作为鉴定的根据。
问题由此产生，在法院组织双方对载体证据进行质证时，若被告认为载体无法体现秘点全部内容时，法官能否依据技术调查官给出的结论，直接确定秘点及载体证据的范围，这是实务中面临的现实问题。如果法院认为秘点与载体同一性问题仍应交由鉴定机构完成，在委托鉴定事项中能否包括秘点与载体同一性鉴定。但《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十九条第一款第三项规定，人民法院仅可以对当事人主张的商业秘密与所属领域已为公众所知悉的信息的异同、被诉侵权的信息与商业秘密的异同进行鉴定。也即，秘点与载体是否具有同一性并非法定委托鉴定范围。且据笔者实务观察，迄今为止尚未见非公知性鉴定报告中有类似“秘点与载体具有同一性”的论述。这将意味着，在法院收到非公知性鉴定报告后，关于秘点与载体是否具有同一性问题仍交由法院解决，而当前法官的文科专业背景及法院已有的技术力量能否解决该问题值得商榷。
四、涉密产品公开销售能否导致秘点丧失非公知性
《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《商业秘密规定》）第四条第一款第（二）项规定，具有下列情形之一的，人民法院可以认定有关信息为公众所知悉：该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的。该条款中“通过观察上市产品即可直接获得的”的描述过于模糊，在司法实务中极易引起争议。争议具体体现在，第一，该规定中的观察手段是否包括对产品进行拆解；第二，相关尺寸等技术信息能否借助第三方设备进行测量。第三，“可直接获得”是一种应然状态，还是实然状态，被告若以此条款抗辩是否应提交被诉侵权行为发生时，其已完成对原告上市产品有关涉案秘点的研究与破解，当然，该行为又涉及到被告反向工程抗辩能否成立问题。
对于上述争议，在最高院审理的北京零极中盛科技有限公司与北京鼎源力诺科技有限公司侵害技术秘密纠纷案中[3]给出部分答案，该案法院认为“原审判决认定，涉案技术信息通过去除覆胶、拆解后，使用常规仪器测量可以获得的技术信息，构成所属领域的相关人员容易获得并无不当，本院予以确认。”也即，观察手段包括可拆解，涉密信息除肉眼直接观察外，亦可通过测量等方式获取。但对于前述第三个争议尚未给出答案。
同时，实务中在适用该条款时，还会引发另外一个悖论。鉴定机构在做非公知性分析过程中，通常会基于原告关于其涉密产品在被诉侵权行为发生前未上市销售的陈述，而直接得出原告技术信息未因销售公开而丧失非公知性的结论。而后，鉴定机构在做同一性鉴定过程中，对被诉侵权产品进行拆解、观察，最终给出被诉侵权产品具有涉案全部秘点的同一性鉴定结论。基于该同一性鉴定意见，并结合前述最高院判决思路，可以得出含有涉案秘点的原告产品若在被诉侵权行为发生前已上市销售，将导致秘点非公知性丧失的结论。实际情况是，部分技术秘密案件，在鉴定机构做非公知性鉴定过程中，原告关于其涉密产品在被诉侵权行为发生前未上市销售的陈述非真，若在鉴定机构已做出前述具有同一性的鉴定意见后，被告提交出涉密产品在被诉侵权行为发生前已上市销售的证据，法院能否直接适用《商业秘密规定》第四条第一款第（二）项规定，径直认定涉案秘点不具有非公知性，该问题值得探讨。
五、离职员工违反保密义务带离商业秘密是否构成盗窃
2023年2月14，北京知识产权法院副院长宋鱼水在接受记者专访时表示，自北京知识产权法院建院至2022年年底，该院审理的商业秘密案件中，因员工跳槽引发的案件占比较高，达到93%[4]。
据笔者观察，此类型案件中，涉密员工通常违反用人单位保密要求，离职前通过拷贝、拍照、私发个人邮箱等方式将商业秘密带离原单位，致使涉密信息脱离原单位控制。对待所取得的商业秘密，员工通常会以两种情形持有，情形一：仅将商业秘密保存在自己电脑或其他载体中，单纯持有，不作他用；情形二：不仅带离商业秘密，而且还将商业秘密披露、使用或者允许他人使用。对于这两类情形行为性质究竟属于《反不正当竞争法》第九条第一款第（一）项的“盗窃”型侵权，还是属于该条第（三）项“违约”型侵权，当前司法判决与最高院相关意见相左。
在最高院审理的大连倍通数据平台管理中心与崔恒吉侵害技术秘密纠纷案中[5]，法院认为“如果行为人未经技术秘密权利人许可，以复印、照相、发送邮件等方式窃取权利人的技术秘密，使得该技术秘密脱离权利人的原始控制，则行为人构成以盗窃手段获取他人商业秘密。行为人在实施窃取权利人技术秘密行为之前是否合法知悉该技术秘密，对该盗窃行为的定性不产生影响。”
2022年4月，天津知识产权法庭发布了一起侵犯商业秘密罪案件[6]，报导称该案是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释》）施行后，全国首例以合理许可费确定损失数额的案件。案件相关事实为被告人赵某原系艾曲西公司销售部员工，其在该公司工作期间，私自将涉密信息存储于配发的移动硬盘内，并在离职后带离公司。后被告人赵某被判刑并处罚金。
通过以上两份判例可见，当前司法审判实务中将离职员工违反保密义务，带离商业秘密的行为定性为“盗窃”。
但最高院法官在关于《解释》理解与适用一文中[7]，却给出相左的意见“认定‘以不正当手段获取商业秘密’的前提是，行为人此前并不掌握、知悉或者持有该项商业秘密，以区别于刑法第二百一十九条第一款第（三）项规定[8]的违约侵犯商业秘密的行为。行为人合法正当获取商业秘密后违反保密义务侵犯商业秘密，属于刑法第二百一十九条第一款第（三）项规定的行为，而不属于该条款第（一）项[9]规定的情形。例如，商业秘密权利人的员工参与了商业秘密研发或者因日常工作使用而知悉该项商业秘密，获取行为是合法正当的，其违反保密协议擅自复制商业秘密的行为，不属于刑法第二百一十九条第一款第（一）项规定的‘不正当手段’的情形。”
对待上述现状，笔者认为亟待最高院通过司法解释或指导案例等方式澄清。因为，不加分析员工带离商业秘密的主观状态，将单纯带离行为理解为“盗窃”，个案中将直接决定员工是否承担民事及刑事责任。尤其是前述情形一的员工带离行为，若定性为违反保密义务，则无论是适用《反不正当竞争法》第九条第一款第（三）项，还是适用《刑法》第二百一十九条第一款第（三）项，因员工无后续披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的行为，此时员工无须承担法律责任。反之，若定性为“盗窃”，则适用《反不正当竞争法》第九条第一款第（一）项或《刑法》第二百一十九条第一款第（三）项，此时员工需要承担民事侵权责任，情节严重的可能入刑。
对待该问题，笔者曾撰文《员工带离商业秘密行为性质研究》[10]（点击标题阅读原文）给出自己的观点，有兴趣的读者可以查阅交流。法律是一门利益平衡的艺术，商业秘密强保护的背景下，裁判者也应关注离职员工的诉求，尤其是个案中对待该问题的准确把握，将直接影响员工择业自由，更甚员工的人身自由。因此，带离能否等价为“盗窃”，司法实务层面对于该问题绝对有探讨与统一适用的必要性。
六、跋文
美国联邦第五巡回上诉法院大法官曾言：在法律中，商业秘密是最难理解和最难以下定义的法律概念之一。笔者通过近些年所接触到的商业秘密案件，对此深以为然。商业秘密侵权案件可谓重重关卡，重重难，难在商业秘密认定，难在不正当侵权行为举证，难在侵权损失认定。除了文章前述疑难点外，当前商业秘密侵权诉讼实务中，仍有很多问题界仍莫衷一是，诸如《反不正当竞争法》第32条法律适用问题；法院为防止二次泄密[11]质证方式选择问题；有效反向工程与客户信赖抗辩问题；等等。哈特维克勋爵在十八世纪断言：“确定性是和谐之母，因而法律的目的就在于确定性”[12]。确定性是法律本质特征之一，反观商业秘密侵权诉讼中的诸多疑难点问题，其带来的更多是法律适用不确定性，该不确定性必将影响商业秘密权利人维权信心，也会导致离职员工技术创新无所适从，当然最终受损的将是司法的权威性。
注释
[1]最高检官网：《最高检召开新闻发布会：加强新时代知识产权检察服务保障创新驱动发展》，https://www.spp.gov.cn/zdgz/202203/t20220301_546305.shtml#:~:text=2021%E5%B9，访问时间：2023年10月1日。
[2]该处“同一性”所指为秘点信息是否能够得到载体支持。
[3]（2021）最高法知民终1440号
[4]北京知识产权法院官网：《中国日报头版头条：北京知识产权法院多措并举提升商业秘密案件审判质效促进营造公开透明的法治环境》，https://bjzcfy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2023/02/id/7144405.shtml，访问时间：2023年10月8日。
[5]（2021）最高法知民终1687号。
[6]中国长安网：《中国首例以合理许可费确定损失数额案件宣判》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729081034192986737&wfr=spider&for=pc，访问时间：2022年11月10日。
[7]林广海许常海：《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》的理解与适用，《人民法院报》，2020年10月29日。
[8]与《反不正当竞争法》第九条第一款第（三）项规定相同。
[9]与《反不正当竞争法》第九条第一款第（一）项规定相同。
[10]知产力：《员工带离商业秘密行为性质研究》，https://www.zhichanli.com/p/251232504。
[11]有兴趣的读者可以查阅笔者在知产力平台发表的《商业秘密侵权纠纷中诉讼泄密问题研究》一文，https://www.sohu.com/a/479276737_221481。
[12]转引自[美]博登海默著：《法理学—法律哲学和方法》，上海人民出版社1992年版，第293页。