新发展格局下驰名商标的司法认定和保护

文 | 广州知识产权法院课题组

来源 | 《中国审判》2022年第21期

驰名商标是为相关公众所熟知的商标。作为最具有价值的商标，驰名商标在推动高质量发展、推动形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局中具有重要的地位和作用。当前，驰名商标保护面临新的形势与需求，我国驰名商标制度需进行适当调整。本文立足于新发展格局，揭示驰名商标司法认定和保护的现存问题及产业界对驰名商标司法保护的需求，提出完善驰名商标认定和保护的司法建议与立法建议。

一、我国驰名商标司法认定和保护的实证考察

为摸清驰名商标司法认定与保护的实际状况及产业需求，本文以2016-2020年广东省高级人民法院、广州知识产权法院等法院审理的驰名商标民事侵权案件为相关样本展开实证研究，并通过座谈会、调查问卷等方式对企业知识产权管理人员、律师群体进行调研。实证考察基本情况如下：

第一，关于驰名商标因需认定的司法尺度。从整体数据来看，在涉及注册驰名商标认定的146件案件中，认为有必要进行驰名商标认定的占比36.99%；认为没有必要进行驰名商标认定的占比63.01%。法院认为有必要进行驰名商标认定的理由，主要包括涉案商品或服务不类似、需赋予驰名商标所有人更高的保护水平等；认为没有必要认定驰名商标的理由，包括涉案商品或服务类似、属于“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的”等。

第二，关于驰名商标认定标准的调查。从问卷调查结果来看，关于目前司法实践对驰名商标认定标准的高低，在律师群体的调查中，60.27%认为“过高”和“比较高”；在企业知识产权管理人员的调查中，61.66%认为“过高”和“比较高”。可见，大多认为目前司法实践对驰名商标认定标准的要求较高。就驰名商标认定标准和条件的具体问题而言，企业反映较多的问题是，当前互联网经济、电商行业等新业态快速发展，不宜在商标使用时间等条件上设置限制，而应结合具体行业调整驰名商标的认定条件。

第三，关于驰名商标的保护范围。关于已注册驰名商标的同类保护问题，即《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十三条第三款是否可适用于相同或类似商品范围，尽管法律并未规定，实践中法院大多基于“举重以明轻”的解释方法认为应当可以适用。关于已注册驰名商标的跨类保护问题，相关企业反映，应加大对“傍名牌”“蹭流量”行为的打击力度，扩大驰名商标跨类保护的范围。

第四，关于驰名商标侵权损害赔偿的分析。从整体数据来看，驰名商标侵权案件的诉请额、判赔额明显高于整体的商标侵权损害赔偿水平。同时，惩罚性赔偿在驰名商标侵权案件中已有适用，体现了对驰名商标侵权行为司法惩处力度的加大。不过，从调查情况来看，被调研企业大多反映目前存在赔偿低、威慑力不足等问题。

另外，关于我国驰名商标司法认定与保护工作的总体评价。从问卷调查结果来看，在对律师群体的调查中，52.74%打分“70-85”，17.12%打分“85-100”；在对企业知识产权管理人员的调查中，43.25%打分“85-100”，34.66%打分“70-85”。可见，相关群体对目前我国驰名商标司法认定与保护工作的总体评价较为良好。

二、我国驰名商标司法认定和保护存在的主要问题

基于案例统计、实践调查的结果，可总结出目前我国驰名商标认定和保护存在如下主要问题：

一是驰名商标因需认定原则的把握过于严格。驰名商标因需认定原则的把握尺度体现着驰名商标认定的宽严程度，即对驰名商标的认定究竟是收紧、适中还是放宽的态度。长期以来，司法实践中严格遵循驰名商标因需认定原则，对驰名商标制度被滥用等乱象起到了显著的规范效果，但也出现了一些认知偏差，导致驰名商标权利人正当权益得不到充分保护。实践中，驰名商标因需认定原则的严格适用引发了拥有多个商标的权利人能否选择驰名商标跨类保护的分歧、驰名商标保护要件适用顺序的分歧等问题。

二是认定标准不够科学合理，驰名商标认定的公众范围标准与保护范围不协调，严格的国内使用标准不符合现代商业实际。在公众范围标准上，《商标法》对注册驰名商标采用相关公众的范围标准，并赋予其跨类保护效力，即注册驰名商标可凭借相关公众范围内的知名度而将其保护效力扩张至相关公众的范围之外，导致认定标准与保护范围不相协调。在地域标准上，我国驰名商标采用“国内使用+国内知名”的双重地域限定，坚持严格的国内使用标准将导致国内外的商标权分属两家，不利于完善营商环境。

三是保护范围不确定，驰名商标反淡化保护能否适用于相同或类似商品不明确，跨类保护范围难以界定。《商标法》第十三条第三款在表述上采用的是“不相同或者不相类似商品”，对其是否可适用于相同或类似商品范围存在分歧。注册驰名商标可以享受扩大至不相类似商品范围的跨类保护效力，但如何把握跨类的尺度并不明确，实践中驰名商标跨类保护范围的界定存在较大的不确定性、模糊性。

四是驰名商标行为保全、惩罚性赔偿等规则仍需完善，侵权惩治力度仍需加大。严格知识产权保护政策要求加大驰名商标保护力度，而调研中企业反映驰名商标行为保全的审查标准过于严格、侵权损害赔偿低、威慑力不足，无法有效遏制侵权行为。

三、新发展格局下驰名商标司法保护的完善

立足于国家知识产权形势政策及其对驰名商标司法保护的要求，针对现存问题及产业界需求，下文在阐释新发展格局下驰名商标保护指导思想与政策取向应如何调整的基础上，进一步就如何完善驰名商标认定和保护提出司法建议与立法建议。

（一）新发展格局下驰名商标保护指导思想与政策取向的调整

鉴于国家形势政策对于驰名商标制度的具体选择的直接影响，有必要分析我国知识产权保护政策的演变与发展趋势及新发展格局下驰名商标保护指导思想与政策取向的调整，以便为我国驰名商标制度的司法实践和立法完善提供政策基础。在经济新常态和新发展格局的严格知识产权政策之下，我国相关知识产权制度正逐渐提高其保护力度，近年来惩罚性赔偿制度在各个知识产权法律中的逐步全面引入和法定赔偿限额的逐步提高即是知识产权法律中实施严格知识产权政策的典型体现。可以说，强化知识产权保护是近年来我国知识产权法律修改的重要特征。严格知识产权政策的实施应该是系统工程，保护对象及其构成条件、权利的内容和效力、侵权救济等应互相配合，以实现严格知识产权政策的最终目标，而不仅仅是某一方面的局部制度趋于严格。

近年来，尽管严格知识产权保护制度下驰名商标的司法认定与保护工作有所加强，驰名商标受到越来越有力的保护，但仍难以完全适应严格知识产权保护制度的需要。要使我国驰名商标制度和相关司法实践适应严格知识产权保护制度的根本需要，首先需要确立适应新发展格局的严格保护驰名商标的指导思想和政策取向。

其一，摒弃以往过于保守的驰名商标认定。我国驰名商标司法认定经历了一个从宽松到严格的发展过程，驰名商标认定逐步规范，但实践中存在过于保守的现象，如能不认定就不认定。《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》（法发［2009］第16号）第10条规定：“正确把握驰名商标司法认定和保护的法律定位，坚持事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则，依法慎重认定驰名商标，合理适度确定驰名商标跨类保护范围，强化有关案件的审判监督和业务指导。”在严格保护驰名商标的指导思想和政策取向下，依然要坚持驰名商标认定的事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则，但驰名商标因需认定的把握尺度需重新考虑，防止过于保守。

其二，加强对驰名商标的保护。严格知识产权保护的司法理念体现为：一是保护范围上更加注重创新导向，根据创新高度、知名程度、独创性高度、技术贡献度相应确定知识产权保护范围与强度；二是利益衡量上更加注重权利导向，坚持有利于权利保护的原则，减轻权利人维权负担，强化救济力度，充分体现有利于保护权利人合法权益的价值导向；三是保护手段上更加注重惩罚导向，综合运用行为保全、惩罚性赔偿、强制措施、失信人名单等保护手段与措施，有效遏制侵权行为再发生。驰名商标保护同样应体现以上司法理念。例如，目前，在许多涉驰名商标案件中，人民法院充分运用证据妨碍规则和惩罚性赔偿制度，全额支持驰名商标所有人的损害赔偿请求。

其三，探索严格保护驰名商标的指导思想和政策取向下驰名商标制度的立法完善。比如，具有跨类影响力的未注册驰名商标已具备了驰名商标反淡化保护的实质条件，仅仅因为未注册而不对其提供跨类反淡化保护不仅是不公平的，而且也不适应严格知识产权保护制度的要求。

（二）新发展格局下驰名商标认定和保护的司法建议

针对驰名商标司法保护存在的问题及产业界对驰名商标司法保护的需求，驰名商标司法认定与保护规则需进行相应的调整，包括因需认定原则的把握、驰名商标的认定标准、跨类范围的判断、救济的完善等，以满足严格知识产权保护的要求，发挥驰名商标在推动高质量发展、构建新发展格局中的地位和作用。具体建议如下：

第一，适度把握驰名商标因需认定原则。当前驰名商标异化现象已逐渐纠偏，驰名商标保护制度得以回归法律本意，有必要重新审视因需认定原则。应以保护为导向，适度把握因需认定原则，防止过于保守。适度把握因需认定原则的具体规则包括：一是客观判断商品是否类似，应当纠偏当前一些为避免认定驰名商标而扩大商品类似范围的做法，在商品类似判断时应作客观判断，避免将不必要的额外因素附加于商品类似判断之上；二是拥有多个商标的权利人有权选择驰名商标跨类保护。否则，商标权人的合法利益难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷背道而驰。

第二，合理把握驰名商标认定标准。针对驰名商标认定标准与认定条件存在的问题，应从驰名商标认定的公众范围标准、地域标准、考虑因素与举证责任规则等方面予以完善。具体包括：一是调整公众范围标准。注册驰名商标寻求跨类保护时，应要求其在寻求保护商品类别的相关公众所知晓，而不仅仅是在其注册或使用的商品类别上被相关公众所知晓。二是地域标准上采用国内驰名标准。在贸易和知识产权全球化时代，坚持严格的国内使用标准会导致国内外的商标权分属两家。三是合理把握驰名商标认定的考虑因素，避免机械化认定。四是完善驰名商标认定的举证责任规则。调研中，产业界反映，对于已多次认定构成驰名商标的，仍需提交大量的证明证据，给权利人带来了不必要的负担。对此，应合理完善相应举证规则，减轻权利人不必要的举证负担。

第三，合理判断驰名商标跨类保护范围。我国驰名商标的跨类保护是有限制的相对保护，并非无条件地延及不类似的商品类别。总体上，驰名商标跨类保护范围的大小受驰名商标的显著程度、知晓程度、商品之间的关联程度等因素影响。同时，以上因素并非相互独立的，应综合考虑各因素之间的消长关系。

第四，完善驰名商标行为保全、惩罚性赔偿等救济规则。在行为保全的适用上，应考虑驰名商标侵权行为的特点，如驰名商标侵权行为将使驰名商标权利人合法权益受到难以弥补的损害，在综合考量相关因素的基础上，依法及时适用行为保全，以体现严格保护及遏制侵权行为的导向。在损害赔偿上，最高人民法院在《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》中给出了从高确定法定赔偿额、依法支持惩罚性赔偿的指引，驰名商标侵权损害赔偿额的确定可遵照以上指引，加大对侵权行为的惩治力度。

（三）新发展格局下驰名商标认定和保护的立法建议

《商标法》中驰名商标制度未能完全满足严格知识产权保护的要求，诸如未注册驰名商标保护、驰名商标的认定标准、侵权抗辩等问题亟待立法完善。具体立法建议如下：

一是赋予未注册驰名商标跨类保护效力。现行未注册驰名商标制度诞生于知识产权适度保护时代，已不能适应严格知识产权保护制度的要求。除了在注册形式上的不同之外，未注册驰名商标与注册驰名商标在影响力上并无根本差别，未注册驰名商标应享有与注册驰名商标一样的跨类保护效力。

二是明确驰名商标反淡化保护适用于相同或类似商品。《商标法》自2001年修正时便开始对驰名商标拆分保护，即区分未注册驰名商标与注册驰名商标分别在“相同或类似商品”和“不相同或者不相类似商品”的保护。《商标法》第十三条第三款在表述上采用“不相同或者不相类似商品”，实践中一些法院通过当然解释、“举重以明轻”的解释方法，认为可适用于相同或类似商品。建议立法对此予以回应，即明确驰名商标反淡化保护可适用于相同或类似商品。

三是区分驰名商标认定的公众范围标准。驰名商标认定的公众范围标准有“相关公众”和“普通公众”两种标准，采取何种标准应根据其保护程度而决定，同类保护与跨类保护对驰名商标的公众范围标准有不同的要求。对于同类保护即未注册驰名商标的注册豁免，可采取相关公众的公众范围标准认定未注册驰名商标。对于跨类保护，驰名商标不仅要在其相关公众领域达到驰名的程度，而且在寻求跨类保护的商品或服务领域的消费者中也必须有一定的知名度，即采取普通公众的公众范围标准。

四是规定驰名商标反淡化保护的特殊侵权抗辩事由。由于驰名商标跨类反淡化保护具有扩张至不类似商品范围的强大保护效力，其保护范围亦具有较大的模糊性。建议《商标法》明确驰名商标反淡化保护的侵权抗辩事由。一方面，明确《商标法》第五十九条规定的商标侵权抗辩事由同样适用于驰名商标反淡化保护；另一方面，明确建立非商业使用、比较广告、新闻报道或者评论使用及正当使用的例外制度。